在现实生活中，知识产权权利人发现市场上存在侵权行为时，以律师函或发布广告的形式，向侵权者或其客户发出侵权警告的现象越来越常见。这种侵权警告函往往能取得非常好的市场效果。例如第94届广交会主办方根据DVD6C联盟的侵权警告函，将福建日科等5家DVD参展厂商赶出了展厅。[1]我国台湾威盛公司早于英特尔推出P4X266芯片组并可能成为市场主流产品时，英特尔公司向威盛公司及其客户发出专利权侵权警告函，并对威盛公司提起专利侵权诉讼。威盛公司因此损失了大量客户，纯利润下降近百分之七十。[2]被称为首例“请求确认不侵犯商标权”的彼得兔系列图书商标侵权争议案中，中国社会科学出版社出版已进入公有领域的彼得兔系列图书，沃恩公司以侵犯其商标权为由向中国工商机关投诉并向经销商发出侵权警告函，经销商因此停止销售该图书。[3]
相对人收到知识产权侵权警告函后，往往诉请法院确认自己没有侵犯对方权利，本文将这种诉讼称为“知识产权不侵权确认之诉”。目前我国法律对这种新型诉讼并无明确规定，理论界也鲜有论述，司法实践中存在不同观点，以至于出现判决不一的局面，如不能科学合理地解决相关问题，将影响司法审判的一致性和权威性。本文试就知识产权不侵权确认之诉中的几个基本问题进行探讨，并以此就教于各位同仁。
一、知识产权不侵权确认之诉是防止权利人滥用知识产权的重要手段
相对人收到知识产权侵权警告函后，能否提起不侵权确认之诉，目前我国理论界尚无深入研究，司法实践中存在三种不同观点：
第一种观点认为，不侵权确认之诉不符合起诉条件，应驳回起诉。其理由是，诉权以实体权利为基础，原告无受到侵害的实体权利，不符合起诉条件;而且知识产权是绝对权，除权利人外的其他人都是义务人，如果任由义务人提起不侵权确认之诉，权利人将陷于无休止的诉累中。例如，北京市第二中级人民法院2003年9月审结的海洋出版社诉周小璞等31人确认不侵犯著作权纠纷案中，周小璞等31位成员成立的《中国图书馆分类法》编辑委员会，曾指控原告出版的《最新图书资料计算机辅助系统》侵犯著作权，因编辑委员会不具有诉讼主体资格被法院驳回起诉，此后原告提起不侵权确认之诉。法院以被告未对原告提起过诉讼，原告没有与被告发生直接利害关系为由，驳回起诉。[4]
第二种观点认为，非法发布侵权警告函的行为侵害了原告的商誉，构成不正当竞争行为，应以不正当竞争为由提起诉讼。我国台湾地区“公平会”制定的《行政院公平交易委员会审理侵害著作权、商标权或专利权警告函案件处理原则》第8点指出，“函中内容系以损害竞争者为目的，陈述足以损害竞争者之营业信誉之不实情事者”，为损害商誉。上海市第二中级人民法院在上海绣巢实业有限公司诉上海福沁卧室用品制造有限公司不正当竞争纠纷案[5]中，认为“如果该信息(报刊登载的律师函)内容不真实，或内容虽真实但表述不全面，将导致商品经销商及消费者对上述商品产生误解，经营者据此而获得竞争优势或给他人造成损害的行为，违反了诚实信用原则，是不正当竞争行为”。有学者指出，以威胁诉讼之方式达到损害商业信誉的目的，无论是否真有侵权或仿冒行为，都违反了反不正当竞争法的规定。[6][page]
第三种观点认为，不侵权确认之诉符合《民事诉讼法》第108条规定的起诉条件，应予以受理。被告苏州朗力福保健品有限公司向原告苏州龙宝生物工程实业公司的经销商发送侵权警告函，导致经销商停止销售原告的产品，造成原告极大的经济损失，原告诉请法院确认自己不构成侵权。最高人民法院对该案专门作了批复((2001)民三他字第4号)，明确指出该案应予受理。该批复开创了法院通过司法审查确认不侵犯专利权之先河。
我们赞同第三种观点。如果知识产权权利人在侵权警告函中捏造、散布虚伪事实，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉，当然构成不正当竞争。但不正当竞争需以主观上故意、行为上捏造和散布虚伪事实、结果上损害竞争对手商业信誉为条件，现实生活中大多数侵权警告函都不符合该条件。在知识产权权利人只向原告发送侵权警告函这种最常见的情形中，就因未造成商誉损失不适用《反不正当竞争法》。而且即使是恶意滥发侵权警告函的行为，也不应当限制原告只能提起不正当竞争之诉。为了消除原告是否侵权的不安状态，最佳选择是提起不侵权确认之诉。第一种观点是传统司法实务中常见的错误，它以民事实体权的有无作为判断原告是否适格的依据，将实体法上的权利义务主体与诉讼程序上的义务主体不加区别，将实体法上的权利主体等同于原告，义务主体等同于被告，并得出义务主体不能作为原告的结论。该观点仍停留在19世纪萨维尼的“诉权私权说” [7]时代，该理论早已被各国理论和实务抛弃。学界通说认为，确认之诉的诉讼标的是当事人要求法院确认的实体法律关系之诉讼请求。[8] 民事诉讼的目的就在于当事人对私法及其效果的认识难以达成一致时，由法院或仲裁机关解决该纠纷，消除此矛盾，以实现秩序的和谐发展。知识产权权利人与不特定的义务人之间原本存在的正常法律关系，因知识产权权利人的侵权警告函而处于不明确状态。在高度化、复杂化的现代社会中，法律关系的不明确将导致经济上、社会上的重大损害，为了尽早消除这种弊端就应当灵活运用确认诉讼的预防性机能。
实际上，知识产权不侵权确认之诉是国际上应用非常普遍的游戏规则，[9]它已成为知识产权侵权警告函收受方进行主动反击的有利武器。例如，某公司计划使用某种制作方法生产产品，并正投资建厂时，收到其他公司提出“该公司的制作方法侵害了其专利权”的警告，如果不允许原告提起没有侵害专利权的确认之诉，那么它在作出决定公司命运的“是停止还是继续实施工厂建设”之决策上就处于进退两难的境地，对该公司而言不免过于残酷。[10]知识产权不侵权确认之诉具有“强制起诉之机能”，或者说具有先发攻击(先发防御)的性质，因此它已成为防止知识产权权利滥用的有利武器。正如美国联邦巡回法院在一份判决中所指出的，“在《1934年联邦确认之诉法》颁布之前，专利权人可以肆意挥舞专利侵权诉讼大棒，威胁竞争对手，使对方处于不确定和不安全的气氛中，从而迫使对方屈从于自己的利益。该法颁布后，竞争者不再坐以待毙，他可提起确认之诉，确认其行为或者即将作出的行为是否构成侵权，从而清除这种不确定的风险。”[11]因此，该法的目的是为了让一位因未决争议而处于合理的法律风险中的人，能够不等待对方启动法律诉讼程序而获得该争议的司法裁决。[12]知识产权不侵权确认之诉在防止权利人滥用权利方面具有如此之功效，在知识产权权利人(尤其是外国公司)大肆挥舞知识产权大棒侵占我国市场的当今时代[13]，我国极有必要承认和完善不侵权确认之诉。[page]
二、知识产权不侵权确认之诉受案标准是是否存在真实的纠纷
对于知识产权不侵权确认之诉的受案标准，目前司法实践中存在四种不同意见。第一种观点是“意识说”，即只要原告意识到其行为可能侵犯他人知识产权即可起诉。第二种观点是“接触说”，即原告意识到其行为可能侵犯他人知识产权，并积极地与权利人协商而没有结果，且权利人迟迟不向法院起诉其侵权行为，致使其蒙受或可能蒙受重大损失，原告有权提出确认不侵权之诉。第三种观点为“威胁说”，即权利人意识到原告可能存在侵权行为后，积极与原告接触协商未果而迟迟不起诉的，且权利人的该行为已经或可能严重威胁到原告的经济活动，原告可提起不侵权确认之诉。第四种观点是“接触+威胁”说，即原告应证明：(1)原告实施了某行为;(2)该行为被知识产权权利人认为侵权;(3)原告认为自己未侵权;(4)双方为解决此纠纷曾有过接触。[14]
我们认为，这些学说是对知识产权不侵权确认之诉受案标准的有益探索，但都不可取。民事诉讼必须以存在纠纷为前提，纠纷是指“一种分歧，这种分歧并非模糊不清的，而是固定且确切的，法院能够判断它是哪种法律问题，其判决对双方当事人将产生哪种结果，对他们进行裁决时要达到哪些有益的目的。” [15]纠纷的成熟性是决定特定案件是否可以受理的标准，而纠纷成熟的标志就是原告具有诉的利益。《德国民事诉讼法》第256条和《奥地利民事诉讼法》第228条规定，“只有对通过裁判来即时确定之事项存有法律上的利益时，方可提起确认之诉”。我国民事诉讼法无类似规定，但理论上都认为，原告必须具有诉的利益，否则将驳回起诉。诉的利益之内容在于纠纷解决的必要性和实效性(实际上的效果)，对确认之诉而言，只有当原告的权利或法律上地位现实地处于不安之状态，而且作出确认判决是消除这种不安的有效且合适之方法时，才具有确认的利益。“意识说”以原告意识到自己可能侵权就可提起诉讼，受案标准过于宽松，将使权利人陷于无休止的诉累中。“接触说”以双方协商未果作为起诉的前提条件，“威胁说”要求被告迟迟不起诉作为受案条件，这些限制条件都没有必要，只要纠纷已经成熟，即有必要作出确认判决以消除对原告造成的不安，就可以提起诉讼，而不需要以对方怠于起诉或诉前磋商为起诉条件。“接触+威胁”说同时存在“接触说”和“威胁说”的缺陷。
虽然知识产权不侵权确认之诉仍然以是否存在真实的纠纷作为法院是否应当受理案件的标准，但纠纷与抽象问题之间并非泾渭分明，因为与一般的诉讼不同，原告在确认之诉中没有遭受任何实际损害，因此很难抽象出一条能准确界定是否存在可接受司法审查的标准。[16]法院在判断原告提请法院确认的是真实纠纷还是抽象问题时，需综合各种事实和因素进行个案判断。[17]为了确定原告提请确认的是否为真实存在的纠纷，美国联邦法院总结出了两步判断法：首先，要有诉讼的合理顾虑，即被告的行为必须使原告产生这种合理解释：如果原告继续从事被告所谓的侵权行为，被告将可能对其提起诉讼;其次，要有侵权行为或侵权的准备行为，即原告必须已经实施了被告所声称的侵权行为，或已经做好了实施该行为的准备。[page]
(一)诉讼的合理顾虑
诉讼的合理顾虑是指假定的侵权者被权利人提起诉讼的合理顾虑。法院在审查时，假定一位合理智识的人处于原告的地位，综合各种情况，看被告的行为是否让他产生将被提起侵权之诉的合理担忧。该要求的根本目的是为了给安静的权利人必要的活动空间，并不能因为权利人拥有一项权利就要面临诉讼，他也不需要为了避免诉讼而放弃实体权利。专利权人可以进行正常的经营活动，除非有明示或暗示的诉讼威胁，许可或者拒绝许可给对方专利使用权的行为并不会导致诉讼的合理顾虑。正如美国联邦法院所说的：“《联邦确认之诉法》的立法目的在于保护受威胁的一方，而不是要将没有进行威胁的专利权人卷入法庭。我们不会因为一个没有进行诉讼威胁的一方在与潜在的侵权者进行许可谈判时坚持其最佳利益，就要想方设法发现诉讼的威胁以鼓励提起诉讼”。[18]
法院在审查被告的行为是否产生诉讼的顾虑时，首先考虑是否明确地表达过侵权指控，如果没有则考虑是否有默示的诉讼威胁。诉讼威胁既可用语言表示也可用行为表示，既可直接对原告作出也可向第三人作出，但被告的行为或语言必须使假定的侵权者认为诉讼极有可能发生。例如，在宣称将对第三人提起侵权诉讼时，声称确认之诉的原告是共同侵权人，那么不管权利人是否对该第三人提起了侵权诉讼，其行为对原告来说都足以产生诉讼的合理顾虑。但被告起诉与原告处于类似情形的第三方，并不足以产生合理的诉讼顾虑。[19]如果专利权人在许可谈判过程中仅仅指出对方产品落入了专利保护范围或者覆盖了一项专利，这并不构成明确的侵权指控，也不会产生诉讼的合理顾虑。[20]
在知识产权许可谈判过程中，权利人的行为是否构成诉讼的合理顾虑，是比较难判断的。一方面，权利人为了迫使对方接受其条件，往往以侵权诉讼相威胁，这是权利人自然的反应;另一方面，被许可方又有诱使对方作出明示诉讼威胁的动机，这样他就可向法院提起确认之诉。但如果专利权人以诉讼相威胁，不管他们的动机如何，也不管威胁作出的方式如何，只要是迫使对方接受他提出的条件，就可以认为产生了诉讼的合理顾虑。[21]
(二)原告实施了侵权行为或侵权准备行为
该部分内容关注的是假定侵权者的行为，它要求原告已经作出了侵权行为或者正在为侵权行为做准备，而不是仅仅停留在实施侵权行为的计划或者愿望阶段，因为并不会因原告想得到实施特定行为是否将承担侵权责任的咨询建议，就能获得法院的确认判决。当然，原告没有必要为了获得确认判决而承认侵权，也没有必要必须制造出明显属于专利技术要求的产品，为侵权行为做好了一些具体准备可作为提起确认之诉的理由，但这种准备是否足够具体，需要法院根据个案进行认定。[22]如果侵权准备中涉及到具体行动、费用和风险，就满足了两步判断法中的第二个要求。例如，第十巡回法院1996年审结的一例版权侵权确认案中，原告已完成了所有准备生产侵权性垒球卡片的模仿工作，收到了被告通知其停止该活动的信件，而被告已经起诉过类似的第三人，法院认为符合了提起确认之诉的条件。[23]一种例外情况是，如果被告的“专利淹没”行为[24]已经产生了一种清楚明显的、即将发生的法律诉讼风险，那么连具体准备行为也不是确认之诉的必要条件。在计算机电子光学公司诉雅马哈摩托有限公司案中，原告申请了一项有关印制集成电路的直线排列系统方面的专利，被告对该技术进行细小的改进，并在美国、欧洲和日本等申请了24项专利，还对原告的顾客进行诉讼威胁。在这种情形下，法院认为，虽然原告没有打算生产产品以侵犯被告24项改进专利中的一项或者多项，但原告提起的确认之诉仍然成立。[page]
三、知识产权不侵权确认之诉地域管辖与合并审理应适用传统理论
对于知识产权不侵权确认之诉的管辖问题，有学者提出为了保护知识产权，防止滥诉和避免地方保护主义，应强调以被告所在地确定管辖为主，以侵权行为地法院管辖为辅，或者再加以条件限制，如将警告函发出地、请求确认不侵权产品的销售地等作为侵权行为地，而不能以警告函收发地，报刊销售地作为侵权行为地，尤其不能以原告所在地确定管辖。[25]我们认为，知识产权不侵权确认之诉是请求法院确认原告的行为是否构成侵权，属于侵权之诉，适用《民事诉讼法》第29条的规定，即由侵权行为地或者被告所在地法院管辖。但这里所谓的侵权行为，是指原告实施的可能侵害被告知识产权的行为，而不是被告发出侵权警告函之行为，因此在确定侵权行为地时，不能以侵权警告函为参考因素，只能以原告的行为为依据。因为原告实施的侵权行为多在原告所在地，当然就会出现绝大多数知识产权不侵权确认之诉在原告所在地法院管辖的局面。但这种局面并无不合理之处，不能因为害怕地方保护主义就强行规定只能在被告所在地法院管辖，只要没有违反民事诉讼管辖的规定，原告有权选择对自己最有利的管辖法院。而避免滥诉的根本出路不在于限定管辖地域，而是严格把握受案标准和秉公执法。
在司法实践中，经常出现双方当事人先后在不同法院提起不侵权确认之诉和侵权之诉，对这两个诉讼是否应当合并审理、如何合并审理等问题存在不同的观点。我们认为，知识产权侵权之诉与不侵权确认之诉，因涉及同一事实而具有牵连关系，且诉讼请求完全相对，构成反诉关系。为了避免法院对两个有牵连的案件在认定事实方面和作出判决方面产生矛盾，同时为了简化诉讼程序，提高诉讼效率，应当将知识产权不侵权确认之诉和侵权之诉合并审理。有观点认为，如果被告在答辩期内到另一法院提起专利权侵权诉讼，两案应合并审理，但应以立案侵权诉讼的法院审理为宜，否则法院的判决主文不易表述，且会对专利权人造成不公。[26]这种观点值得商榷。根据《关于在经济审判工作中严格执行<民事诉讼法>的若干规定》第2条，“当事人基于同一法律关系或者同一法律事实而发生纠纷，以不同诉讼请求分别向有管辖权的不同法院起诉的，后立案的法院在得知有关法院先立案的情况后，应当在七日内裁定将案件移送先立案的法院合并审理”，移送管辖不是以案件类型而是以立案时间先后为标准，因此不管后立案的是不侵权确认之诉还是侵权诉讼，都应将后立案的诉讼移送到先立案的法院。在合并审理方面，知识产权案件没有什么特别之处。因此，对于知识产权不侵权确认之诉和侵权诉讼的合并审理，应当是后立案的移送到先立案的法院审理。[page]
