专利代理人在审查员发出的第一次审查意见通知书中涉及发明不具备创造性的问题时，代理人应如何进行答复才对申请的前景更为有利？为了回答这个问题，我们首先对创造性的评判标准进行分析，然后再通过在审查工作中遇到的几个案例谈谈自己在这方面的体会。
一、创造性评判的关键点
从理论上讲，创造性的判断应当是一个客观的结果，而事实上，对于涉及创造性的问题，由于其需要判断的是若干现有技术的结合使发明或者实用新型的技术方案对于所属领域的技术人员来说是否是显而易见的，因此它比新颖性判断更困难、也更容易受到主观因素的影响。
现有技术取决于检索水平，通过检索可能得到影响本发明新颖性、创造性的对比文件，随后是将检索到的对比文件公开的技术方案与本发明的技术方案进行对比，由 于检索到的对比文件是客观存在的，因此比较本发明的技术方案与现有技术之间的差异也是一个比较客观的过程，受主观因素影响较小。判断的难点则在于显而易 见，即在于，本领域技术人员是否具有充足的、令人信服的理由将这些对比文件的内容结合在一起[1]， 即能否在上述已得到的客观事实的基础上，对该发明技术方案的显而易见性作出判断，这种判断的依据有时会有些抽象，而尽管审查员已做到了尽自己所能地将主观 因素降至最小、以便客观公正地评价申请人对社会做出的贡献。但由于审查员只是努力站在一名理想化的“本领域普通技术人员”角度来进行审查的、其本身并非一 真正的理想化的“本领域普通技术人员”，终究不可能完全脱离现实生活、而是会受到真实存在的每位审查员自身知识背景的影响，因而使得这种判断不可避免地会 掺杂有一些主观的因素。对于这些主观因素的影响便需要申请人与审查员通过审查过程中的不断沟通来消弭、从而达到专利法所要求的理想化状态 —— 完全客观地对申请人的发明的创造性进行评价。
实践中我们发现，影响审查员对发明技术方案的显而易见性判断的因素除了包括审查员对发明申请的理解程度、申请文件的撰写质量等外，申请人与审查员之间切实 有效的沟通也是非常重要的。而这除了需要审查员将所检索到现有技术与所审查的申请之间是否存在创造性进行具体分析之外，尤为关键的一点是需要申请人就审查 员所提出的意见进行有针对性的答辩。这是因为申请人亲身参与了该申请的研发，对发明的技术方案本身和现有技术必然有更深刻的了解，当然也更能够找到与本发 明和审查员所引用的对比文件之间的差别，从而通过对这种差异所实际解决的技术问题和所带来的技术效果的分析和阐述来充分说明该技术方案相对于审查员所引用 的对比文件的非显而易见性。这样，通过申请人对审查员的“审查意见通知书”的意见陈述，便使得审查员可更透彻地理解发明、使得审查员对创造性的判断更接近 于客观真实。
二、案例分析
【案例1】该案例涉及一种X射线CT装置，由于X射线CT装置中X射线管温度的升高导致X射线的入射位置发生变化，使得X射线检测单元的灵敏度发生变化，图像会产生赝象，因此在X射线检测元件中设置两个预定X线检测元件，用于得到输出信息以提供X射线入射位置信息（参见图1）。两个预定X线检测元件被分为两组，并沿体轴将X射线入射平面分为两部分，第一X射线屏蔽罩设置在第一组的第一部分，第二屏蔽罩设置在第二组的第二部分，即将检测元件按十字划分为四个矩形区域，在其中两个对角的矩形区域上提供屏蔽罩（如图1中3d所示），检测两个上部区域和两个下部区域检测信号的差值，根据该差值判断X射线管的焦点偏移情况。
图1
审查员检索到一篇对比文件，该对比文件也涉及一种X射线CT装置（参见图2），其包括用于获取焦点偏移信息的检测元件阵列，其检测元件也分为两组，一组检测器上设置有三角形的屏蔽罩，它接受的X线量随焦点在Z方向的高度的变化而变化。另一组未设置屏蔽罩，它接受的X线量不随焦点在Z方向的高度的变化而变化。当 X线源焦点向上偏移、照射到三角形偏向顶点的区域时，被屏蔽罩覆盖的区域减小，检测元件的X线接收量增大。反之，当X线源焦点向下偏移，照射到三角形偏向底边的区域时，被屏蔽区域增大，检测元件的X线接收量减小，从而通过覆盖屏蔽层的检测元件接收到的信息与未覆盖屏蔽层的参考检测元件接收到的信息的差异反映X线入射位置信息。[page]
图2
对比文件与本申请涉及相同技术领域，解决的技术问题相同，并且都采用了两组屏蔽罩，区别在于屏蔽罩的形状不同。审查员在第一次审查意见通知书中指出，权利要求1与对比文件之间的区别仅在于权利要求1用两块对置的长方形屏蔽罩替换了对比文件中的三角形屏蔽罩，这种替换属于本领域常用技术手段。
申请人针对第一次审查意见通知书进行了如下意见陈述：在本发明中，使用了两种屏蔽罩来覆盖沿体轴被分为两相邻组X射线检测元件的X射线入射平面的前面和后面部分，虽然在说明书中未描述过，但该特征相对于现有技术的X射线检测元件有非常明显的优势。虽然，申请人也承认，如果只是形状上的差别，本发明的矩形屏蔽罩的确没有创造性，但是本发明的突破之处在于申请文件中包含了对这种结构进行改进的技术特征：
（1） 本发明的X射线屏蔽罩结构简单，不需要像对比文件1中那样被制成三角形，并且检测结果通过上下两部分的差值直接得出，不需要进行复杂的积分运算。
（2） 本发明提供了方便定位X射线屏蔽罩的优点，对X射线屏蔽罩的定位要求精度较低，而对比文件采用了三角形屏蔽罩，为了得到检测结果，需要高精确地设置三角形X射线屏蔽罩的位置。
（3） 在本发明中，可通过增加被X射线屏蔽罩屏蔽的X射线检测元件的数量精确地获得X射线的入射位置，因此可以通过简单的增加所使用的X射线检测元件的数目来提高检测精度，而对比文件中检测器在数量上的增加会使三角形屏蔽罩的顶角增大，这无法提高检测精度。
申请人从技术方案、技术效果方面详细说明了本发明所记载的内容和对比文件1之 间的差别，说理清楚、使审查员清楚地看到本申请与对比文件之间的差别，从而意识到本发明与对比文件的技术方案从表面上看虽然只是形状上的差别，但实质上两 种检测方法所基于的数学方法不同，本发明结构简单，通过求上下两组检测元件信息的差值能够直接得到检测结果，而对比文件则需要进行复杂的积分运算。并且， 本发明具有定位方便、易于提高检测精度的特点，因此不能简单地认为这属于简单替换，这种替换中蕴含着对技术方案的改进，带来了更好的技术效果，这种改进对 本领域技术人员而言并不是显而易见的。
【案例2】 一种生物反馈平衡检测仪，用于获得人体姿势控制机能的动态参数，进行人体平衡检测和训练，其独立权利要求的技术方案包括：压力传感器、动态平台和计算机分 析处理系统，所述动态平台包括固定底座和平台上板，所述压力传感器位于所述固定底座与所述平台上板之间，所述平台上连接有电力驱动机构。其中从属权利要求2的附加技术特征为：所述平台上板上设置有柔性脚垫。
审查员检索到一篇对比文件，该对比文件公开了一种生物反馈平衡检测仪，它公开了独立权利要求1的技术方案，对于从属权利要求2，对比文件1的平台上板下面还设置有柔性管，审查员指出，虽然本申请的柔性脚垫设置在平台上板上，对比文件1中的柔性管设置在平台上板和固定底座之间，但它们所起的作用相同，都是为了使受试者站在上面产生不稳定的感觉，而柔性脚垫也是平衡训练仪器中经常使用的一种使人产生不稳定感的柔性部件，因此该权利要求不具备创造性。
申请人针对第一次审查意见通知书进行了如下陈述：对于权利要求1，申请人完全同意审查员的观点，对于权利要求2，申请人有不同意见：对比文件1中 的柔性管是设置在平台上板下部，由于平台上板是刚性的，人站在平台上部会产生翘翘板效应，本发明的柔性脚垫设置在平台上板上部，因此人直接站在柔性脚垫 上，就会产生不稳定的感觉，即人体的本体感觉发生了变化，但不会发生翘翘板效应，这时候检测到的人体重心轨迹以及由此得出的人体姿势控制机能的生理参数与 翘翘板式的动态平台上的结果不同，该检测结果不但能够与刚性动态平台所得结果相比较，而且具有独立的临床价值。
申请人很敏锐地指出了本发明和对比文件之间的差别在于与人体接触的平台平面是刚性还是柔性，刚性平台会产生跷跷板效应，而柔性平台不会产生跷跷板效应，因而更易于检测本体感觉。通过申请人的意见陈述，审查员发现用对比文件1作为影响从属权利要求2创造性的对比文件是不恰当的。
【案例3】该申请涉及一种超声图象定位装置，审查员引用了两篇对比文件评价权利要求1－2的创造性，申请人修改后将从属权利要求2加入权利要求1中，其他未作改动，在意见陈述书中仅陈述了“本发明的图象检测原理与对比文件2中的不同”，但并未进一步说明有何不同。申请人对该申请的这种答复存在如下两方面问题，最终导致了该申请被依法驳回：
（1） 申请人将权利要求1、2合并成了一个权利要求，从最终形成的技术方案来看，其实际上就是将原来的从属权利要求2上升为独立权利要求1，而原权利要求2的技术方案即修改后的独立权利要求1的技术方案在原第一次审查意见通知书中已经评述过，因此，如果审查员认为经申请人意见陈述后，该权利要求仍然不具备创造性，则可以按照实施细则第53条驳回该申请。[page]
（2） 在意见陈述书中只是陈述了“本申请与对比文件2是不同的”，而没有具体说明本发明的图像检测原理与对比文件2中检测原理究竟有何不同，只有论点，而缺乏论据支持，使得这样的陈述缺乏说服力。
通过上面的案例可以看到，在前两个案例中，代理人在意见陈述书中对其发明与对比文件的区别分别从技术方案、技术效果等方面充分论述了本发明与对比文件的差 别，论述了其发明具有非显而易见性的充分理由，这就促使了审查员对其所审查的发明和发出的“审查意见通知书”的内容进行了重新审视，审查员在经过补充检 索、进一步审查之后认为申请人对创造性的陈述是具有一定说服力的，并因而改变了最初对所审查的申请的创造性的认定。因此这样的意见陈述将可能使得所审查的 申请朝着有利于授权的方向发展。
而后一个案例则没有论述其发明具备创造性的任何实质性内容，因此这种意见陈述对申请的前景是不利的。实际审查中我们发现这样的情况在国内申请人提交的申请中显得尤为突出。
三、总结
通过与代理人和发明人/申 请人的各种交流我们了解到，他们在接到其提交的申请经审查认为没有创造性的审查意见时、即使其发明中实际上存在有相对于现有技术的有益改进或解决了一定的 技术问题，也常常会因他们并不知道究竟应该对创造性问题如何进行答辩或是以为已无申诉的余地，而采取了顾左右而言他的方式，即不对审查员所提出的意见进行 有针对性的答复或是只表述一下其观点而不进行充分的说理和具有创造性的修改、从而导致了申请直接被驳回，又或者是采取消极态度、对审查员所提出的意见不予 理睬即不进行答复、从而导致申请被视为撤回，使得本来有可能被授权的申请最终因答复不力或不为而被淘汰。
需要说明的是：
（1）创造性是一种社会意义上的概念，而不是一种简单的对与错的逻辑概念[1]。 同时，创造性的评判也是一个动态的过程，审查员可能随着案情的深入发现最初的结论与客观情况有出入，也可能通过申请人的意见陈述发现还需要进行进一步的检 索，以找到更有力的对比文件，因此创造性的评判不是一成不变的，审查实践中申请人有说服力的意见陈述也是促使审查员客观公正地作出评判的一个至关重要的环 节。
（2） 申请人在进行意见陈述时（或改成在意见陈述书中）应当注意，在对审查员的观点提出反驳时应当具有说服力。应通过证据（论据）进行充分的阐释以说明其发明相 对于现有技术的非显而易见性。没有论据支持而只是一味简单地强调“其发明是具有创造性的”的方式对审查结论的作出并没有任何实质性的帮助。
（3） 还需要提醒的是，代理人可以对申请的一些形式缺陷、撰写格式等进行修改，但对于涉及创造性的问题则需要发明人的参与。因为创造性的问题属于技术层面的问 题，针对创造性的答辩应围绕技术问题展开，这需要透彻地了解其发明的技术领域、背景技术、技术方案。发明人是实际从事科研工作的人员，他们最了解发明技术 方案、技术背景，最能够准确地挖掘出其发明与对比文件之间的区别，并能根据其对所属技术领域的了解阐释这种区别导致的技术方案、技术效果的差异，而这些内 容正是在意见陈述书中最有说服力的论据。
参考文献：
1.国家知识产权局条法司,《新专利法详解》,知识产权出版社，第148-150页，2001年8月
