「案情」
原告：陶XX，男，55岁，中国建筑地下工程公司总经理，住北京市海淀区学院南路。
被告：北京市XXXX工程公司。地址：北京市海淀区北环西路甲X号。
法定代表人：卢XX经理。
1983年1月，陶XX从中国人民解放军基建工程兵六支队副总工程师调任中国人民解放军基建工程兵北京指挥部预制构件厂厂长。1983年7月1日，中国人民解放军基建工程兵集体转业，陶XX所在单位改为北京市城市建设总公司构件厂(简称构件厂)，陶XX仍任厂长。1984年2月13日，北京市海淀区工商行政管理局核准构件厂的生产经营范围为建筑构件。在此前后，构件厂由于经营不景气，在主要生产建筑构件的同时，运用从国外引进的“小桩技术”，从事一些地基施工方面的经营活动。1984年4月2日，北京市城建总公司将“小桩技术的试验及应用”编入总公司科研、技术革新计划，下达给下属设计院和构件厂，并拨给科研补助费5000元。1984年4月16日，陶XX根据自己在中国人民解放军基建工程兵六支队工作时多年从事地基工程施工积累的经验，完成了“在流砂、地下水、坍孔等地质条件下成孔成桩工艺的方案”(即后来申请专利的“钻孔压浆成桩法”)，并将该技术方案完整地记载在自己几十年来专门记录技术资料的笔记本上。此后，陶XX曾多次向构件厂的其他几位领导讲解和演示该技术方案。1984年6月，经上级批准，在构件厂内部成立了北京长城地基公司，陶XX兼任经理。1984年9月，北京科技活动中心大楼地基工程施工遇到困难，委托单位请陶XX帮助解决。陶XX在用小桩技术打了5根桩均告失败的情况下，将“钻孔压浆成桩法”技术方案向委托单位进行了讲解，委托单位同意使用此方案。1985年1月5日，构件厂将从河南省郑州勘察机械厂购买的Z400型长螺旋钻孔机运至北京科技活动中心大楼施工工地。根据国家《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程》中关于“施工前必须试成孔，数量不得少于两个”的规定，1985年3月16日和17日，构件厂施工队按照陶XX的技术方案打了两根桩，经过检验完全合格，陶XX的技术方案首次应用成功。之后，该技术方案在保密的情况下多次被应用。1986年1月25日，经构件厂的几位主要领导多次催促，陶XX将其发明定名为“钻孔压浆成桩法”，向中国专利局申请了非职务发明专利。1986年7月，构件厂扩大了经营范围，增加了“地基处理工程”项目。1986年10月3日，北京长城地基公司与构件厂脱离，改编为与构件厂同级的北京XXXX工程公司(简称地基公司)，陶XX任地基公司经理。1988年2月11日，陶XX获得非职务发明专利权，专利号为86100705.1988年6月，陶XX辞职离开地基公司。1988年12月25日，地基公司请求北京市专利管理局将“钻孔压浆成桩法”发明专利确认为职务发明。1989年8月1日，北京市专利管理局作出处理决定，确认“钻孔压浆成桩法”发明专利为职务发明，专利权由地基公司持有。
陶XX对北京市专利管理局的处理决定不服，于1989年11月1日向北京市中级人民法院起诉。陶XX诉称，“钻孔压浆成桩法”发明专利技术方案的完成，既不是执行本单位的任务，也不是履行本岗位职责，更没有利用本单位的物质条件，请求将该发明专利权归其个人所有。地基公司辩称，“钻孔压浆成桩法”发明专利是陶XX在履行本职工作中完成的，是执行上级和本单位交付的科研和生产任务的结果，并且利用了本单位的资金、设备和技术资料，因此，属于职务发明，专利权应由地基公司享有。
「审判」
北京市中级人民法院经审理认为，陶XX提供的“钻孔压浆成桩法”技术方案完成的时间是1984年4月16日，地基公司对此不能提出任何充足的证据加以否定，因而这一发明时间是可信的。陶XX本人因长期从事地基施工方面的工作，这对完成该技术方案起了决定性的作用;在此项技术试验过程中，使用了该单位专门为此购买的设备。据此，该院依照《中华人民共和国专利法实施细则》第十条之规定，于1991年12月23日做出判决：“钻孔压浆成桩法”发明专利权归陶XX和地基公司共有。
判决后，陶XX不服，以判决结果与认定事实相矛盾、适用法律错误为理由，提出上诉。
北京市高级人民法院经审理认为，陶XX提供的“在硫砂、地下水、坍孔等地质条件下成孔成桩工艺的方案”，与其后来申请专利的“钻孔压浆成桩法”的技术方案相同。该技术方案的完成时间为1984年4月16日。对该发明专利权的归属，应当以该技术方案完成时间为界限，依据专利法和专利法实施细则的有关规定来确认：第一，陶XX作为构件厂厂长，其职责范围应当是领导、组织和管理建筑构件的生产与经营。地基施工方面的技术开发不应认为是构件厂厂长的本职工作。第二，1984年4月2日，城建总公司下达给设计院和构件厂的任务是“小桩技术的试验与应用”，它是将国际上已有的小桩技术在国内推广应用，而不是在小桩技术的基础上研究成桩方法方面的新技术。因此，陶XX在其多年从事地基工程经验积累的基础上研究出来的“钻孔压浆成桩法”技术方案，不属于单位交付的任务。第三，主要是利用单位的物质条件完成的发明创造才属于职务发明创造。陶XX“钻孔压浆成桩法”技术方案完成时间是1984年4月16日，在此之前，陶XX并没有利用本单位的物质条件研究该技术方案。1985年3月16日和17日在北京科技活动中心工地打的两根试桩，是对“钻孔压浆成桩法”技术方案的实施，而不是技术方案完成前对技术方案的试验。施工所用Z400型长螺旋钻机，是陶XX在其技术方案完成之后，为了实施该技术，为企业创利而批准购买的，与技术方案的完成无关。综上所述，“钻孔压浆成桩法”发明专利，既不是陶XX执行本单位的任务所完成的发明创造，也不是利用本单位的物质条件所完成的发明创造，所以，不属于专利法规定的职务发明创造。陶XX的上诉理由合理，应予支持。一审法院判决“钻孔压浆成桩法”发明专利权归陶XX和地基公司共有，缺乏事实和法律依据，应予改判。1992年5月8日，该院依照《中华人民共和国专利法》第六条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十二条第一款第(二)项之规定，作出判决：一、撤销一审法院判决;二、“钻孔压浆成桩法”发明专利权归陶XX所有。[page]
「评析」
专利法第六条规定：执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造，申请专利的权利属于该单位;非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或设计人。专利法实施细则第十条规定：专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造是指：(一)在本职工作中作出的发明创造;(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;(三)退职、退休或者调动工作后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称的本单位的物质条件是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不向外公开的技术资料等。
专利法及其实施细则的上述规定，是判断职务发明与非职务发明的法定界限。北京市高级人民法院在审理本案中，根据上述规定，抓住了以下六个关键问题，正确处理了本案。
第一，“钻孔压浆成桩法”技术方案的完成时间。对专利申请的审查，应当按照先申请原则，以申请日为准。而判断一项发明创造的权利归属，则应考虑技术方案完成的时间。技术方案完成日必定早于申请日，当无法证明技术方案完成日时，可将申请日视为技术方案完成日。因此，确定技术方案完成日，是判断一项发明创造权利归属的前提。
1984年4月16日，陶XX在自己多年专门记载技术资料的笔记本上记录下了“在流沙、地下水、坍孔等地质条件下成孔成桩工艺的方案”(即后来申请专利的“钻孔压浆成桩法”)。他记在笔记本上的技术方案，与其后来1986年1月25日申请专利的技术方案相对照，虽然两者在有些数据上有所不同，但无本质区别。根据这一事实，可以认定该技术方案完成日是1984年4月16日，陶XX是“钻孔压浆成桩法”技术方案的发明人。而不能因为这项技术方案是1986年申请专利，就用该申请日期作为判断该技术方案的完成日期。
第二，“钻孔压浆成桩法”不是陶XX在履行本职工作中作出的。根据专利法实施细则的有关规定，在本职工作中作出的发明创造，应为职务发明创造。陶XX作为厂长，根据国务院颁布的厂长条例的规定，其本职工作应当是在企业的经营范围内领导和管理工厂的生产经营活动，即组织建筑构件的生产和经营，而地基施工方面的研究和发明，当然不是他的本职工作。
第三，“钻孔压浆成桩法”不是陶XX履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的。1984年4月2日，市城建总公司曾下达给设计院和构件厂关于“小桩技术的试验与应用”的科研任务，并拨款5000元。该任务要求是将国际上已有的小桩技术在国内推广和应用，而不是在小桩技术的基础上研究新的成桩技术。经专家论证，小桩技术与“钻孔压浆成桩法”有本质区别。而且，专利局对“钻孔压浆成桩法”经过实质审查，授予其发明专利权，也说明它与已有技术相比具备专利性。因此，“钻孔压浆成桩法”技术方案，不是陶XX在履行本单位交付的任务中作出的。
第四，“钻孔压浆成桩法”是陶XX调离原单位一年后完成的。陶XX从1957年到1983年，几十年一直在铁道部队、基建工程部队从事地基方面的工作，积累了丰富的经验。1983年1月，他从副总工程师的岗位调到构件厂当厂长，至1984年4月16日“钻孔压浆成桩法”技术方案完成，已超过一年时间。根据专利法实施细则的有关规定，调动工作一年内作出的、与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造，属于职务发明创造。反之，如果时间超过一年，即使其发明创造与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关，也应视为非职务发明创造。
任何技术都有继承性，不能凭空而来，否则技术就无法发展。不能否认陶XX的发明与他长期从事地基工作有关，但其发明完成时，他离开技术岗位、离开原单位已超过一年，依法不能认定它为职务发明。
第五，“钻孔压浆成桩法”发明的完成未利用本单位的物质条件。根据专利法的有关规定，主要是利用本单位的物质条件所完成的发明创造，属于职务发明创造。就本案而言，与陶XX利用物质条件有关的事实有三个：其一，在基建工程兵集体转业时，作为六支队的一些用于地基施工的设备，调拨给构件厂;其二，为了实施“钻孔压浆成桩法”，构件厂于1984年6月15日向郑州勘察机械厂订购了一台Z400型长螺旋钻孔机，1985年1月运回厂，并用于北京科技活动中心工地;其三，1985年3月16日和17日，在北京科技活动中心大楼工地地基工程中，用“钻孔压浆成桩法”打了两根试桩。前两项设备的购买与利用，均为进行地基施工和“钻孔压浆成桩法”的施工，它们与“钻孔压浆成桩法”技术方案的产生无关系。第三项，是陶XX根据国家有关地基施工规范的要求，在施工前必须试成孔，数量不得少于两个的要求进行的。因此，这均不属于为了搞发明创造而利用了本单位的物质条件。
第六，专利权共有必须符合事实和法律规定。专利法第八条规定，两个以上单位接受其他单位委托所完成的发明创造，被批准授予专利权后，依据双方的协议或者因双方的共同完成，而取得对专利权的共有。根据以上规定，两个以上单位协作、两个以上公民协作、单位与公民协作或者他们因委托而完成的发明创造，依据双方的协议或者双方共同完成的事实，可以取得对专利权的共有。本案陶XX和地基公司之间既无协作协议，也无共同完成的事实。因此，一审法院确认专利权归陶XX和地基公司共有，依据不足。
