商标部分驳回审查实例

有一自然人委托某商标事物所有限公司于2002年2月8日在国际分类第25类“服装、裤子、大衣、鞋、帽、帽子”六项商品上申请注册“银泉”商标。经审查，发现该商标与他人在"服装、鞋"等商品上已注册的"银泉及图"商标的文字部分相同，两商标应判定为近似商标。鉴于申请商标的指定商品中只有前四项商品与引证商标的指定商品构成相同或类似商品，根据《商标法》第二十七条、第二十八条及《商标法实施条例》第二十一条第一款的规定，商标局做出决定：“一、初步审定在'帽、帽子'上使用该商标的注册申请，予以公告；二、驳回在‘服装、裤子、大衣、鞋’上使用该商标的注册申请。”并于2003年5月22日发给申请人《商标部分驳回通知书》，将上述决定通知申请人，并告知申请人：“根据《商标法》第三十二条的规定，商标注册申请人如果对本驳回决定不服，可以自收到本通知之日起十五日内向国家工商行政管理总局商标评审委员会申请复审。在复审及诉讼期间，对予以初步审定部分，暂不予以公告。”申请人对商标局的部分驳回决定没有在规定期限内向商标评审委员会申请复审，因此该申请中准予初步审定的内容可以公告，已编排在于2003年9月7日出版发行的第894期《商标公告》中。

本案商标的实质审查是根据2001年12月1日起施行的新《商标法》和2002年9月15日生效施行的《商标法实施条例》的有关规定进行的。新《商标法》第二十七条规定：“申请注册的商标，凡符合本法有关规定的，由商标局初步审定，予以公告。”第二十八条规定：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”《商标法实施条例》第二十一条第一款则规定：“商标局对受理的商标注册申请，依照商标法及本条例的有关规定进行审查，对符合规定的或者在部分指定商品上使用商标的注册申请符合规定的，予以初步审定，并予以公告；对不符合规定或者在部分指定商品上使用商标的注册申请不符合规定的，予以驳回或者驳回在部分指定商品上使用商标的注册申请，书面通知申请人并说明理由。”前款规定设立了一项不同于原《商标法实施细则》第十六条设立的"商标审查意见书"程序的新的实质审查程序，即“部分驳回”程序。依据“部分驳回”程序做出的审查结论，体现在商标局发给申请人的《商标部分驳回通知书》中，既包括应予驳回不予公告的内容，又包括可以初步审定予以公告的内容。所以，在适用法律条款时，除了通常引用的《商标法》第二十八条和《实施条例》第二十一条第一款外，还要引用《商标法》第二十七条。

虽然《商标法实施条例》早于去年9月15日即生效实施，但由于审查程序设计及其它技术方面的原因，部分驳回的审查程序迟至今年5月下旬才开始试运行，6月份才正式展开。从短短几个月的审查实务来看，关于商标实质审查的部分驳回程序，不少申请人和商标代理人都不甚了解，以至于收到《商标部分驳回通知书》后无所适从，有的向商标局回函表示同意商标局的部分驳回决定，请商标局对初步审定的部分予以公告，有些申请人还把《商标部分驳回通知书》原件一并寄回。这样做除了增加申请人自己的费用支出外毫无意义，因为《商标部分驳回通知书》是商标局对商标注册申请经实质审查作出决定后发给当事人的法律文书，除非当事人不服商标局的部分驳回决定并在规定期限内向商标评审委员会申请复审，否则根本不必采取任何行动商标局也会对准予初步审定的部分及时予以公告。"不必回复"正是"部分驳回"程序不同于"审查意见书"程序的显著特点。也许有人会问：申请人如果不回复商标局表示同意，商标局怎会知道申请人会否申请复审?这个问题在2001年底之前是很难回答的，但自我国商标注册与管理自动化系统二期工程正式运行之后，这个问题已迎刃而解。(但目前该系统仅限于商标局和商标评审委员会使用，不服商标评审委员会的决定或裁定向人民法院起诉的商标流程信息在该系统中还无法看到。这一点恐怕要寄希望于商标注册与管理自动化系统的三期工程来解决了。)所以，明确地说，申请人收到《商标部分驳回通知书》后，如果同意商标局的部分驳回决定，则不必回复表示同意，商标局的商标注册与管理自动化系统会在设定的商标复审期限届满之后自动对准予初步审定的部分编排公告；申请人如果不服商标局的部分驳回决定，则应在收到通知之日起十五日内直接向商标评审委员会申请复审，不应将有关函件寄交商标局。

另外，有些申请人在《商标注册申请书》的商标设计说明中声明："申请商标由中文及图形组成，如任何一部分有在先权利，申请人同意部分驳回。"此举说明申请人对现行的部分驳回程序存在错误认识。从《商标法实施条例》第二十一条第一款的规定可以看出，部分驳回是针对指定商品或服务而言的，对于申请商标并不存在部分驳回之说。如果申请商标属于组合商标，那么，即使该组合商标中仅有某一部分与其他人的在先权冲突，只要双方商标从整体上属于应判为近似商标的情形，而且不存在驳回部分指定商品或服务的可能，则该商标注册申请只能被整体驳回，而不会象在执行审查意见书程序的很长一段时期([page]1993年10月28日至2000年12月31日期间受理的商标注册申请的审查)那样，既允许申请人对申请商标进行修正，又允许对指定商品或服务进行修正。商标局于2000年6月开始对商标审查意见书程序实施中出现的诸多问题进行了广泛调查和深入研究，于11月13日发文对审查意见书程序中的具体做法进行规范，其核心内容就是对自2001年1月1日起受理的商标注册申请，在审查意见书程序中不再允许申请人对申请商标本身进行修正，仅允许申请人对申请商标的指定商品或服务进行删除性的或缩小原商品或服务范围的修正。这一做法已接近于现行的部分驳回程序。

应该提醒商标代理人及商标注册申请人注意的是，当在部分指定商品或服务上使用商标的注册申请被驳回时，应慎重考虑是否向商标评审委员会申请复审。因为，正如商标局在《商标部分驳回通知书》中告知的那样，如果申请人对商标局的部分驳回决定不服向商标评审委员会申请复审，或者对商标评审委员会的评审决定不服向人民法院提起诉讼，则商标局对该商标注册申请中可以初步审定的部分也暂不予以公告，而是等商标评审委员会的评审决定或人民法院的判决生效后再决定公告初步审定的内容。该内容可能仅仅是商标局部分驳回时保留下来的商品或服务，也可能涉及商标评审委员会生效的决定或人民法院的判决予以初步审定的商品或服务。之所以如此规定，是考虑到至少在现行《商标法》没有增加关于商标注册申请可以分割成两个或多个申请的规定的情况下，一件商标注册申请最终只能作为一个完整的商标权予以核准注册，只能发给申请人一份商标注册证，这就要求该商标注册申请中能够获准初步审定并公告的指定商品或服务应同时公告。鉴于商标评审及诉讼终结往往费时较长，申请人面对这种情况，应该权衡利弊，做出恰当选择。为了使商标注册申请人在既想让商标局对准予初步审定的内容尽快公告，又想对商标局的部分驳回决定不服向商标评审委员会申请复审之间不太为难，建议以后修改《商标法》或《商标法实施条例》时，在商标注册申请程序中增加关于申请的分割或分解的规定，即在一定条件下，当申请商标的指定商品或服务在二个以上时，允许申请人将该商标注册申请分解成二个以上新的申请。目前不少国家的商标法中都有此项规定，比如日本商标法第十条“商标注册申请的分割”、德国商标法第四十条“申请的分割”、澳大利亚商标法第四十五条“分申请的定义”，英国商标法第41条则规定细则应对“把一份注册申请分解为几份申请”事宜做出规定。笔者认为，有了商标注册申请的分解程序，前述部分驳回程序中申请人面临的非此即彼的两难选择将不会出现。

编辑日期：2003-9

作者：清源