英文商标近似与否的审查、评审实例

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一、“MAMIYA”商标

日本申请人间宫奥匹株式会社[MAMIYA-OP KABUSHIKI KAISHA (MAMIYA-OP CO．，LTD．)] 委托北京正理商标事务所有限公司于1999年10月19日在国际分类第25类"服装、防水服、运 动靴、帽、手套(服装)、班丹纳方绸(围脖儿)、腰带"等商品上向商标局提出"MAMIYA"商标(见图1：892期公告第2021232号)的注册申请。经审查，发现该申请商标与他人在"服装、运动衫、T恤 衫、背心(马甲)、风衣、羽绒服装、防水服、高统橡胶套鞋、运动鞋、帽子、滑水防潮 服"等商品上已获准初步审定并公告的"MAMIYA-OP"商标(见图2：697期公告第1328527号)近似，因此，依据2001年10月27 Et修改前的《商标法》第十七条及《商标法实施细则》第十六条规定，发给申请人《审查意见书》，要求申请人删去指定商品中与引证商标的指定商品相同或类似的部分商品，并限其在收到通知之日起十五天内予以修正。因申请人在规定期限内未作修正，商标局以(1999)标审(一)驳字第5609号《商标核驳通知书》驳回了该商标的注册申请。申请人不服商标局的驳回决定，于2000年1月6 日向商标评审委员会申请复审。

申请人复审称，申请商标"MAMIYA" 是一个典型的日本姓氏，创用于1946年，现已成为申请人的主要品牌这一， "MAMIYA"牌照相机几乎在世界各国市场上都有销售并享有盛名。"OP"系申请人对"OLYMPIC(奥林匹克)"和申请人下属企业"OLYMPIC WAKAYAMA CO．， LTD．"的缩写，"MAMIYA"和"OP"组合形式具有极强的显著性。引证商标申请人并非该商标的合法所有人，其商标申请违反了诚实信用原则，是对申请人商标的故意抄袭和恶意抢注。申请人已对引证商标提出了异议申请。因此，申请人请求商标评审委员会将审理推迟至对引证商标的异议案裁定后再进行，待引证商标被裁定不予注册后依法准予申请商标初步审定通过，以维护申请人的合法权益。

商标评审委员会经审理查明，申请人于1999年10月27日对引证商标提出的异议申请，商标局经审理已于2001年3月29日作出CMAMIYA-OP"商标异议裁定书》[(2001) 商标异字第533号]，依法裁定申请人所提异议理由不成立，准予引证商标注册。由于申请人未在法定期限内向商标评审委员会申请复审，该裁定已发生法律效力。据此，商标证审委员会认为，商标局已生效的CMAMIYA-OP"商标异议裁定书》并未支持申请人关于引证商标系对申请人商标的抄袭模仿的主张，引证商标已依法取得注册，具有在先注册专用权。本案申请商标为英文"MAMIYA"，引证商标与之相比较只是在"MAMIYA"的后面增加了由短横线连接的"OP"部分，因此就整体视觉效果而言，两商标易使消费者误认为属于同一来源的系列商标，已构成近似。申请商标的指定使用商品中，除"手套、班丹纳方绸(围脖儿)、腰带"三 项外，其余商品与引证商标的指定使用商品属于相同或类似商品。因此，申请商标与引证商标在部分指定使用商品上已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，应驳回在部分指定商品上的注册申 请。依据现行《商标法》第二十七条、第二十八条、第三十二条及《商标法实施条例》第二十一条第一款规定，商标评审委员会于2002年12月3日发给申请人CMAMIYA"商标驳回复审决定书(商评字[2002]第0309号)，决定如下：

申请人指定在第25类"手套(服装)、班丹纳方绸(围脖儿)、腰带"商品上使用 "MAMIYA"商标的注册申请，予以初步审定并公告；在其余指定商品上使用"MAMIYA"商标的注册申请予以驳回。

商标评审委员会在决定书中同时告知申请人，如不服本决定，可以自收到决定书之日起三十日内向北京市第一中级人民法院起诉。[page]

由于申请人没有在法定期限内向人民法院起诉，商标评审委员会的上述驳回复审决定已生效，商标局对该决定中准予初步审定的内容已编排公告(见2003年8月21日出版发行的总第892期《商标公告》，初步审定号为2021232，并于2003年11月21日获准注册)。

本案两商标属于近似商标应是显而易见的事实，申请人对商标局的驳回决定提出复审，只能寄希望于自己对引证商标所提异议能够成立，从而在商标评审委员会对驳回复审进行审理时因引证商标未获注册而准予申请商标初步审定并公告。然而，商标局并未接受申请人的异议的理由，裁定引证商标可以注册。申请人对商标局的异议裁定未在法定期限内向商标评审委员会申请复审，任由该裁定产生法律效力，这就意味着申请人的驳回复审申请也丧失了成功的机会。

二、“NETWORK FLOOR及图”商标

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13本共同快适技株式会社(KYODOKY—TEC CO．，LTD．)委托上海专利商标事务所于1999年9月10日在国际分类第19类“瓷砖、砖、耐火材料、地板(油毡制)、拼花地板、陶瓷地板、非金属地板……”等商品上申请注册“NETWORK FLOOR及图”商标(附图3：895期公告第2017526号)。经审查，审查员认为，该商标中的“FLOOR”属商品的通用名称，不得作为商标注册；另外该商标与他人在相同类似商品上已于1999年8月17日在先申请的“纵横天地NETWORK WORLD”商标(附图4：753期公告第1496161号)近似，依据2001年10月27日修改前的《商标法》第八条第一款第(5)项、第十八条及《商标法实施细则》第十六条规定，商标局发给申请人《商标审查意见书》，要求申请人删去商标中的“FLOOR”，并删除指定商品中与引证商标的指定商品相冲突的部分商品。申请人在回复商标局的意见书中表示可以放弃商标中“FLOOR”的商标专用权，但不同意删除商品。因此，商标局驳回了该商标的注册申请。申请人不服商标局的驳回决定，于2000年9月25日向商标评审委员会申请复审。

申请人复审称，申请人已在答复商标局审查意见书时要求放弃商标中“FLOOR”的专用权。而且，申请商标与引证商标在商标的外形组成、读音、含义等方面均不构成近似商标，整体可以区分，不会合消费者产生混淆和误认。两个商标的相同部分“NETWORK”是常用词汇，不应为一家所独占。申请人请求核准申请商标注册。

依据现行《商标评审规则》第三十条规定，商标评审委员会认为，申请商标由英文"NETWORK FLOOR"用图形组成，引证商标由中文"纵横天地"、英文"NElWORK WORLD"及图形组成。虽然两商标中都含有"NETWORK"一词，但引证商标中的英文"NETWORK WORLD" 在含义上与中文"纵横天地"相呼应，且两商标在文字构成、图形及整体外观上均有较大差别，指定使用在相同或类似商品上，消费者能够区分。申请商标与引证商标未构成使用在类似商品上的近似商标。申请商标整体具备商标应有的显著性，可以起到商标的识别作用。

依据现行《商标法》第二十七条、第三 十二条规定，商标评审委员会于2003年 7月23日发给申请人《"NE，IWORK FLOOR及图"商标驳回复审决定书》(商评字[2003]第1365号)，通知申请人在第19类瓷砖等商品上申请注册的"NETWORK FLOOR及图"商标，予以初步审定并公告，并移交商标局办理初步审定及公告事宜。

本案商标的审理焦点在于双方商标是否构成近似商标。过去很长一段时期内，在商标局的审查实务中，对由不同要素组合而成的组合商标进行在先权审查时，一般要分别就各个组成要素进行在先权审查，如果其中一个或几个甚至全部要素与在先权冲突，则通常认为申请商标与在先权商标构成近似或相同商标。在相同或近似的判断标准上，审查员因过分注意 每个组成要素在商标整体中的作用，以至于忽视了商标作为一个整体在其所有者、竞争者以及消费者心目中实际产生的视觉、听觉或印象效果，与其某个组成要素所产生的视觉、听觉或印象效果，有可能存在很大的差异。如果两个商标在整体上产生的视觉、听觉或印象效果差异很大，那么，即使二者存在近似甚至相同的构成要素，使用在相同或类似的商品上，也不会使相关公众对商品的来源产生混淆、误认。如此，则不应该将两商标判定为近似商标。也就是说，比较两商标是否近似，不应仅仅停留在对商标的构成要素进行割裂开来的孤立比对，而应更进一步对商标的主要部分进行比对，最后在决定两商标是否近似时，则应更多地对商标的整体进行比较。商标评审委员会在本案的审理中，之所以得出申请商标与引证商标不构 成使用在类似商品上的近似商标的结论， 就是贯彻了对商标的整体进行比较以确 定近似与否的审查原则。现行《商标法》于 [page]2001年12月1日起施行后，这一审查原则在商标局的实质审查工作中也逐步确立，不少过去肯定被驳回的商标注册申请，依现行做法往往可以获准初步审定并公告。对于商标申请人而言，这无疑是个好消息。

但在本案的审理中，商标评审委员会未提及申请商标中的“FLOOR”应如何对待的问题，这一点十分令人费解。因为，当商标中包含部分指定商品的通用名称时，如果该商标整体上可以予以初步审定并公告，通常应该驳回指定商品中与该通用名称明显不符的部分商品，以免该商标在这些商品上使用时产生误导、欺骗消费者的不良后果。在商标局的实质审查工作中，历来都严格坚持着“商标的使用不得误导、欺骗消费者”这一指导思想。当然，由于对什么情况下会产生误导、欺骗消费者的结果的问题，不同的审查员甚至同一个审查员在不同时期，看法也会有所不同，因此，对此类商标注册申请的审查结论有时候也会有较大出入。要最终解决这个问题，避免商标局内部以及商标局和商标评审委员会之间在处理相同商标注册申请时产生不同结果的现象，只能寄希望于具有规范指导意义的商标审查标准尽快出台。

编辑日期：2004-2

作者：清源