涉侵害外观设计专利权纠纷代理词

涉侵害外观设计专利权纠纷代理词

                                              案号：（2020）苏XX民初X46号

尊敬的审判长、人民陪审员：

广东凯行律师事务所接受本案原告中山市***五金科技有限公司之委托，指派我们担任其第一审诉讼代理人，经过调查取证及庭审质证、辩论，现结合有关事实并依据相关法律规定，发表代理意见如下：

一、原告系案涉外观设计专利的权利人，专利权处于合法、有效、稳定状态，原告的专利权依法应受到法律保护。

本案涉案专利于201*年12月10日申请，经国家知识产权局审查，于201*年6月16日获得授权。201*年01月29日，国家知识产权局出具专利权评价报告，初步结论为：全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

原告提交的编号为1-3号、10-11号证据（包括专利证书、专利收费收据、手续合格通知书、专利权评价报告），足以证实原告是本案专利的权利人，原告的专利权处于有效、稳定状态，应受到法律保护。

二、被告的被诉侵权产品与原告专利近似，被诉侵权产品落入了涉案专利权的保护范围。

根据《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第59条第2款的规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第8条规定，在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上,采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的,人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第59条第2款规定的外观设计专利权的保护范围。

本案涉案专利产品与被诉侵权产品都是锁具配件，属于同类产品，两者可以进行比对。本案涉案专利产品的设计要点为产品的整体形状，外观设计要点主要为：1、防盗锁锁舌整体外形类似于横截面为正方形柱状；2、柱体顶部呈正方八角形，顶部边缘呈凹凸过渡；3、锁舌柱壳四宽四窄呈八面状；4、其中锁舌两面柱壳具有两个圆孔；5、锁舌另两面柱壳底部具有方形开口。

对比被诉侵权产品与本案涉案专利，两者的相同之处主要是：1、防盗锁锁舌整体外形相同；2、锁舌柱体顶部形状相同；3、锁舌柱壳八面形状及柱壳宽窄比例相同；4、两面柱壳圆孔及开孔位置相同。

两者的主要区别是：涉案专利另两面锁舌柱壳底部具有方形开口，而被诉侵权产品无此设计。

经过整体观察，被诉侵权产品与涉案专利产品的整体形状、柱壳八面分布的比例、两面柱壳开孔位置等均相同，而两者的区别点属于由实现锁具固定技术功能决定的设计特征，对整体视觉效果不产生实质影响，应当不予考虑。

故经过综合判断，以一般消费者的知识水平和认知能力，难以认定两者在整体视觉效果上存在实质性差异，二者构成相近似设计，被诉侵权产品落入了涉案专利权的保护范围。

三、被告的现有设计抗辩不成立。

专利法第62条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。专利法第22条第4款规定，本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。

关于如何确定被诉侵权人实施的设计属于现有设计，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第14条第2款规定：“被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第62条规定的现有设计。”

以上司法解释从操作性的角度出发，将被诉落入专利权保护范围的设计，与一项现有设计进行对比，如果两者相同或者无实质性差异，则可以认定被诉侵权人实施的设计属于现有设计，从而免除其侵权责任。

本案被告提供了五份证据拟证明其设计为现有设计，庭审中被告并未明确指出以哪份证据为比对证据，故首先从操作性上讲，被告的现有设计抗辩没有可操作性，其次，其五项证据也无法得出被诉侵权设计与现有设计相同或者无实质性差异，故被告的现有设计抗辩不成立。

四、被告实施了制造、销售被诉侵权产品的行为，已构成侵权，应立即停止制造、销售、许诺销售侵权行为，并且应销毁制造侵权产品的专用设备。

根据专利法第11条的规定，外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

从原告提供的证据中，被告有实施侵犯本案专利的“制造”、“销售”行为。根据（2019）粤中香山第122**号公证书的 页记载，被告销售被诉侵权产品有出具送货单、产品检查表，结合被告的经营范围，足以说明被告不但制造了涉案侵权产品，并且为此配置有专门制造涉案产品的设备、仪器等，被告应立即停止侵权行为，并且销毁为制造侵权产品配置的专用设备。

五、本案不属于重复诉讼。

根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第247条的相关规定，构成重复诉讼，需从当事人是否相同、诉讼标的是否相同以及诉讼请求是否相同或者相反等三个方面进行判断，本案与（2020）苏XX民初47号一案，虽然当事人相同，但两案所针对的诉讼标的不同、诉讼请求不同，故本案与（2020）苏XX民初47号案属于依据不同的权利提起的诉讼。

六、原告提出的经济损失赔偿及维权合理开支合法、合理，应予以支持。

专利法第65条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”

本案中，原告难以提供“权利人因被侵权所受到的实际损失和侵权人所获得的利益”的证据，也没有专利许可使用费可以参照，但涉案专利产品属于需要高精度设备才能制造的产品，为设计及制造本案涉案专利产品，原告配置了较高成本的模具及设备，故根据原告专利权的类型、被告侵权行为的性质和情节等因素，原告提出20万的赔偿数额并不高。

为了制止被告的侵权行为，本案原告为搜集证据进行了相应的公证手续，聘请了代理律师进行维权，为此支出的费用有相应的合同及票据予以认定，这些合理开支应由侵权方赔偿，并且原告举证的费用中还没有包括出庭律师的差旅费，故本案原告的合理开支诉请是非常合理的，请法院对原告的损失赔偿及合理开支诉请予以支持。

    以上代理意见，请合议庭成员予以充分考虑为谢！

     此致

***市中级人民法院                 

                                                                                                                                     代理人：

                                                                                                                                     日  期：2021年3月  日