转基因专利侵权诉讼和抗辩

武合讲 任晓东

（山东贵和律师事务所 山东菏泽 274000

北京市问天律师事务所 北京海淀 100081）

【摘要】在我国，基因可以专利，转基因植物不可专利，获得转基因植物的方法可以专利。获得转基因植物的原料基因不受专利保护。方法专利保护的范围，包括获得转基因植物的方法和依照该专利方法直接获得的转基因植物。

【关键词】转基因植物，原料基因，方法专利，产品专利。

我国《专利法》规定，植物品种不授予专利权，生产植物品种的方法可授予专利权。因为转基因植物品种是通过基因工程的重组DNA技术等生物学方法得到的植物品种，不能授予专利权；生产转基因植物品种的方法可以授予专利权；所以我国的转基因植物专利，都是生产转基因植物的方法专利。在转基因专利侵权诉讼中，必须注意转基因专利属于方法专利这一要点。为选育转基因植物而人工合成的无论是双价基因还是单价基因，仅是制造转基因植物的原料，本身不是产品，不受产品专利保护。在转基因专利侵权诉讼中，经常发生将人工合成的双价或单价基因按照专利产品要求保护，将方法专利与产品专利相混淆的现象。本文利用转基因抗虫棉诉讼的三个案例，谈谈转基因专利侵权诉讼需要注意的几个问题。

案例一，与转基因植物有关的专利，是方法专利。按照产品专利提起的双价转基因抗虫棉专利侵权诉讼，原告败诉[1]。

中国农科院生物所发明的“两种编码杀虫蛋白质基因和双价融合表达载体及其应用”，于2002年5月1日获得专利授权，专利号为98102885.3。该专利权利要求书中共有十六项权利要求，其中权利要求1.适于在植物细胞中同时表达如SEQIDNO：1所示氨基酸序列的苏云金芽孢杆菌杀虫蛋白质及如SEQIDNO：3所示氨基酸序列的经过修饰的编码豇豆腋蛋自酶抑制剂的双价融合基因植物表达载体。专利权中的序列表记载：人工合成的苏云金芽孢杆菌杀虫蛋白质基因长度1824碱基对，经过修饰的CPTI基因序列长度282碱基对。权利要求2至13，是对权利要求1的特征描述。权利要求14至16是两种编码杀虫蛋白质基因和双价融合表达载体的应用方法。

2000年，中国农科院生物所与创世纪公司签订《Bt＋CPTI双价杀虫基因发明专利实施许可合同》，将该专利排他许可给创世纪公司使用。发生专利侵权行为的，创世纪公司有权起诉。

圣丰公司以L6与ZMS221-6杂交系统选育的转基因抗虫棉品种山农圣棉1号，经审定通过成为审定品种。山农圣棉1号在生产实践中得到推广、经营。创世纪公司以圣丰公司未经其许可，选育转基因抗虫棉山农圣棉1号并生产、销售该品种种子的行为，侵害了其双价转基因专利权为由诉讼法院，请求法院判令被告立即停止侵权行为，赔偿原告经济损失45万元。

诉讼中，创世纪公司申请法院委托检测机构对山农圣棉1号棉花种子进行基因序列检测，以证明被控产品中含有涉案专利98102885.3所保护的双价基因。检测结果表明：1、被控产品中的转基因序列与涉案专利权保护的苏云金芽孢杆菌杀虫蛋白质基因存在8处不同；2、被控产品中不具有涉案专利权所保护的豇豆胰蛋白酶抑制剂基因序列。法院以专利侵权判断的原则是以专利技术方案为标准审查被控技术或产品是否完全再现了专利技术方案中全部的技术特征，被控产品缺少专利技术方案中全部的技术特征，没有落入涉案专利权的保护范围为由，判决驳回了创世纪公司的诉讼请求。

一、获得双价转基因植物的专利，属于方法专利。

98102885.3专利的权利要求书的内容分为两段，前段是权利要求1至13，是对两种编码杀虫蛋白质基因和双价融合表达载体的特征描述；后段是权利要求14至16，是对两种编码杀虫蛋白质基因和双价融合表达载体应用方法的特征描述。我国《专利法》规定，通过基因工程的重组DNA技术等生物学方法得到的植物不能授予专利权，两种编码杀虫蛋白质基因和双价融合表达载体不能获得专利权。由于生产转基因植物的方法可以授予专利权，所以两种编码杀虫蛋白质基因和双价融合表达载体及其应用可以授予专利权。两种编码杀虫蛋白质基因和双价融合表达载体及其应用，属于生产转基因植物的方法专利。

二、原告将方法专利和产品专利相混淆。

庭审中，原告主张的权利要求是专利权利要求书中的第1项，即两种编码杀虫蛋白质基因和双价融合表达载体；没有主张专利权利要求书中的第14至16项，即两种编码杀虫蛋白质基因和双价融合表达载体的应用。两种编码杀虫蛋白质基因和双价融合表达载体，是人工合成的基因物品，这种基因物品仅是制造转基因抗虫棉即专利方法所使用的原料，本身不是独立的产品，不能授予产品专利。使用人工合成基因物品的结果是获得一定的物品即抗虫棉，因为抗虫棉本身是植物品种依法不能授予专利权，所以抗虫棉不能成为专利产品。两种编码杀虫蛋白质基因和双价融合表达载体的应用，是利用人工合成基因生产抗虫棉的方法，依据我国《专利法》规定，可以专利保护，98102885.3专利，就是保护利用人工合成基因生产抗虫棉方法的专利。原告在庭审中主张的权利要求是专利权利要求书中的两种编码杀虫蛋白质基因和双价融合表达载体，对专利权利要求书中的两种编码杀虫蛋白质基因和双价融合表达载体的应用不主张权利。原告的主张，实质上是认为其专利包含了两种编码杀虫蛋白质基因和双价融合表达载体和应用方法两项内容，将专利的独立权利要求拆分为两项权利要求，该主张改变了其专利权利要求的内容，违背了专利授权的公示公信原则，构成对授权时向社会公开承诺内容的反悔，不符合专利侵权判定的全面覆盖原则。全面覆盖原则要求在判断被诉侵权物是否侵权时，对专利独立权利要求记载的技术特征不能有所取舍，必须全部纳入比较范围。按原告的主张，则是鉴定之后在尚未知晓被诉侵权产品的应用方法时就对被诉侵权产品与专利技术方案进行比较，比较时实际上舍弃了应用方法所表征的技术特征，仅比较了其专利独立权利要求的两种编码杀虫蛋白质基因和双价融合表达载体部分技术特征，对被诉侵权产品是否使用了专利方法在所不问。原告的主张，不符合方法专利保护专利方法的特点。

由于原告主张的权利要求是两种编码杀虫蛋白质基因和双价融合表达载体，所以当检测结果表明山农圣棉1号的基因序列与专利98102885.3的基因序列，在苏云金芽孢杆菌杀虫蛋白质有8碱基不同，未检测到豇豆胰蛋白酶抑制剂基因序列，被控侵权物山农圣棉1号的基因序列与两种编码杀虫蛋白质基因和双价融合表达载体不同时，原告就失去了主张被告利用转基因方法育成抗虫棉山农圣棉1号侵犯了其方法专利的权利。原告的这种失误，源自其将方法专利即两种编码杀虫蛋白质基因和双价融合表达载体及其应用，与两种编码杀虫蛋白质基因和双价融合表达载体的产品专利即基因专利相混淆了。

三、将应由被告举证的制造方法变为由原告举证的专利产品，举证责任分担错误。

《专利法》第六十一条规定：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”。在转基因专利侵权诉讼中，被告承认山农圣棉1号属于转基因抗虫棉，依据法律规定，应由被告提供生产转基因抗虫棉的方法不同于两种编码杀虫蛋白质基因和双价融合表达载体及其应用的证明。原告申请法院委托检测机构对山农圣棉1号进行基因序列检测，以证明被控产品中含有涉案专利98102885.3所保护的双价基因，举证责任承担错误。

案例二，转基因抗虫棉是依照专利方法直接获得的产品而不是专利产品。将依照专利方法直接获得的产品按照专利产品提起的单价转基因植物专利侵权诉讼，原告撤诉[2]。

中国农科院生物所发明的“编码杀虫蛋白质融合基因和表达载体及其应用”，于1999年3月12日获得专利授权，专利号 95119563.8。该专利权利要求书中共有27项权利要求，其中权利要求1是合成的编码苏云金芽孢杆菌杀虫蛋白质或其部分的如附图1所示的核苷酸序列及其同源序列；权利要求2至15是对权利要求1的技术特征描述；权利要求16至27是对表达载体及其应用的技术特征描述。人工合成的苏云金芽孢杆菌杀虫蛋白质基因长度1824个碱基。2004年4月27日，该专利转让与创世纪公司。

山东棉花研究中心选育的抗虫棉品种鲁棉研37号，是审定品种和申请品种。2009年4月2日，山东棉花研究中心和银兴种业签订合同，许可银兴种业使用鲁棉研37号的种子生产、经营。

2014年5月5日，创世纪公司以银兴种业生产、经营鲁棉研37号的种子侵害其单价转基因植物专利权为由诉至法院，请求判令被告立即停止侵权行为，赔偿原告经济损失50万元。

诉讼中，被告提供证据证明鲁棉研37号的选育方法是由鲁9136与鲁99系杂交后系统选育，其产品制造方法不同于专利方法。被告提供证据证明鲁棉研37号的转基因来源于鲁棉研16，鲁棉研16的转基因来源于GK-12，GK-12系由中国农科院生物所等单位合作人工合成Bt杀虫基因，采用花粉管导入泗棉3号系统选育而成，鲁棉研37号含有的Bt杀虫基因来源合法的事实。原告为证明鲁棉研37号含有的人工合成Bt杀虫基因与其专利方法使用的苏云金芽孢杆菌杀虫蛋白质基因相同，申请法院调取了与鲁棉研37号有关的鲁棉研37号、鲁棉研16、GK-12的转基因安全评价申报书。GK-12的转基因安全评价申报书载明的人工合成Bt杀虫基因序列虽然也是1824个碱基，但是在第1824个位点上，GK-12的人工合成Bt杀虫基因序列的碱基是G即鸟嘌呤，与95119563.8方法专利使用的苏云金芽孢杆菌杀虫蛋白质基因序列的碱基A即腺嘌呤不同。根据全面覆盖原则，被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，有一个以上技术特征不相同的，应当认定其没有落入专利权的保护范围。由于被控侵权物中的Bt杀虫基因序列与专利方法使用的Bt杀虫基因序列在第1824个碱基中有一个技术特征A与G不相同，原告申请撤诉。

一、编码杀虫蛋白质融合基因和表达载体及其应用方法专利保护的依照专利方法直接获得的产品是转基因植物抗虫棉，而不是编码杀虫蛋白质融合基因和表达载体。

“编码杀虫蛋白质融合基因和表达载体及其应用”专利是方法专利，利用该专利方法获得的对害虫有抗性或杀伤能力的转基因植物及其后代是转基因植物抗虫棉，抗虫棉才是依照该专利方法直接获得的产品；实施该专利方法所利用的由1824个碱基组成的人工合成编码杀虫蛋白质融合基因和表达载体，是获得依照该专利方法直接获得转基因抗虫棉的原料，不属于依照该专利方法直接获得的转基因抗虫棉。因为该专利方法是“编码杀虫蛋白质融合基因和表达载体及其应用”，而不是人工合成编码杀虫蛋白质融合基因和表达载体。人工合成编码杀虫蛋白质融合基因和表达载体未被授予专利权，所以，在第1824个碱基中，用95119563.8包含的人工合成编码杀虫蛋白质融合基因和表达载体与GK-12包含的人工合成Bt杀虫基因序列全部技术特征相比，是否有一个以上技术特征不相同也不等同，对于认定被控侵权物是否落入专利权的保护范围，不具有决定意义。虽然说方法专利编码杀虫蛋白质融合基因和表达载体及其应用是以编码杀虫蛋白质融合基因和表达载体作为基础的，但是编码杀虫蛋白质融合基因和表达载体及其应用的可专利性并不受编码杀虫蛋白质融合基因和表达载体的影响。原告要求比较95119563.8专利方法使用的人工合成编码杀虫蛋白质融合基因和表达载体的基因序列与被控侵权物的人工合成Bt杀虫基因的基因序列全部技术特征是否相同，是将依照专利方法直接获得的转基因抗虫棉与制造转基因抗虫棉的专利方法使用的原料即编码杀虫蛋白质融合基因和表达载体本身相混淆了。

二、方法专利延及保护范围。

《专利法》对方法专利的延及保护范围作出了规定，即发明专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。不得使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品，是对方法专利的延伸保护。所谓依照专利方法直接获得的产品，就是使用专利方法获得的原始产品。方法专利延及保护不能延及对原始产品作进一步处理后获得的后续产品[3]。

原告提供的证据证明，GK-12系中国农科院生物所等单位合作，人工合成Bt杀虫基因，采用花粉管导入泗棉3号系统选育而成。中棉所12与GK-12杂交系统选育出鲁棉研16。鲁9136与鲁棉研16杂交系统选育出鲁棉研37号。即使GK-12使用的人工合成Bt杀虫基因与95119563.8专利方法使用的人工合成编码杀虫蛋白质融合基因和表达载体的基因序列完全相同，采用花粉管导入泗棉3号选育抗虫棉GK-12的方法与专利方法编码杀虫蛋白质融合基因和表达载体及其应用完全相同，GK-12属于依照专利方法直接获得的原始产品，因为GK-12的后续产品是鲁棉研16，鲁棉研16的后续产品是鲁棉研37号，鲁棉研37号是对原始产品作进一步处理后获得的后续产品鲁棉研16的后续产品。鲁棉研37号是依照专利方法直接获得的产品GK-12的孙代产品，已经超出了方法专利延伸保护的范围。

案例三，品种权不是专利权。以抗虫棉品种种子使用具有合法来源抗辩的双价转基因植物专利侵权诉讼，被告败诉[4]。

2005年，中国农科院生物所和沧州农科院共同申请了“双价crylA/CpTI抗虫棉sGK25（沧198）”在河北省生产应用的安全证书（生产应用）。2007年沧州农科院与冀农公司等签订了沧198品种转让合同，许可冀农公司生产、经营沧198的种子。创世纪公司以冀农公司未经其许可生产、经营沧198的种子侵害了95119563.8专利两种编码杀虫蛋白质基因和双价融合表达载体及其应用的发明专利权为由诉至法院，要求被告停止侵权、赔偿损失50万元。法院判决支持了原告的诉讼请求。

一、沧198无论是否授权品种，经许可生产、经营其种子都不构成实施专利权的合法来源。

品种权保护的是完成育种的单位或者个人对其授权品种享有的排他的独占权。方法专利保护的是培育转基因抗虫棉的方法和依照专利方法直接获得的抗虫棉。品种权和专利权的权利性质不同。沧198即使是授权品种，冀农公司经品种权人许可生产、经营沧198种子的，也不能抗辩专利权人对转基因抗虫棉的专利权。

二、经方法专利权人许可，使用、销售依照该专利方法直接获得的转基因抗虫棉，不侵犯专利权。

《专利法》规定：未经方法专利权人许可，不得使用、销售依照该专利方法直接获得的产品。中国农科院生物所，既是两种编码杀虫蛋白质基因和双价融合表达载体及其应用的发明专利的发明人，又是发明专利权人，还是沧198农业转基因生物安全证书（生产应用）的申请单位。中国农科院生物所作为专利权人，使用自己的专利方法申请沧198的农业转基因生物安全证书（生产应用）的行为，不仅不侵权，而且也构成许可沧州农科院生产应用依照该专利方法直接获得的转基因抗虫棉。沧州农科院生产应用依照该专利方法直接获得的转基因抗虫棉，属于经许可使用专利方法。

中国农科院生物所与创世纪公司间签订有《双价刹虫基因发明专利实施许可合同》，双方各自行为受到合同约束。根据合同约定，中国农科院生物所无权将涉案专利在国内范围内的棉花领域再许可给他人使用，中国农科院生物所使用涉案专利申请沧198的农业转基因生物安全证书（生产应用）的行为，属于违约行为，但并不构成对自有专利权的侵害，原告的侵权之诉应当驳回。被告冀农公司行使合法来源抗辩权，应以是中国农科院生物所使用涉案专利申请沧198的农业转基因生物安全证书（生产应用）为由。原判以侵害专利权为由判决被告败诉，值得申请再审。冀农公司不服原判申请再审，最高法院业已裁定提审，但冀农公司又申请撤回申请，令人遗憾。