出口企业如何在合同中约定专利侵权责任?

作者：曹永明 广州嘉权专利商标事务所

笔者曾在国内大型家电企业任职六年, 审核和起草逾1000份英文国际贸易销售合同, 深感中国企业在OEM业务模式下的弱势地位, 尤其在专利侵权责任约定上, 几乎毫无主动权。 但近几年, 随着中国创造的逐渐崛起, 一些中国大型企业在国际市场越来越有话语权, 体现在合同中, 我们有足够的底气拒绝采购方提出的一些不合理约定。

从技术来源的角度，可以将国际贸易业务主要分为OEM和ODM两种。具体而言，如果技术完全由外国采购商提供，中国企业仅提供“代加工”服务，属于OEM贸易；如果国外采购商仅提供一些有关产品功能的想法或什么都没有提供，中国企业用自己技术生产出产品，属于ODM贸易。但是，实践中，国际贸易业务大部分是OEM与ODM混合存在。

根据笔者的经验，不论具体贸易形式如何，中国企业就专利侵权责任约定问题面对强势的外国采购商可以根据不同的情形从以下几个方面据理力争：

1）如果业务形式为单纯的OEM贸易，采购商提供产品技术资料，中国企业仅提供加工生产服务，这种情况下，相对于外国采购商，中国企业对生产产品所涉及的技术是否侵犯第三人专利权负有较低的注意义务或没有注意义务，因此应在合同中明确不承担任何专利侵权责任。

2）如果业务形式为单纯的ODM贸易，中国企业不仅提供技术资料还实际生产产品，这种情况下，相对于外国采购商，中国企业应对生产产品所涉及的技术是否侵犯第三人专利权负有较高注意义务，因此应在合同中尽量模糊或不约定或口头约定关于专利侵权责任。

3）如果业务形式为OEM和ODM混合贸易，中国企业与外国采购商都参与了技术研发或提供了各自的技术资料，中国企业提供加工生产服务，这种情况下，双方对生产产品所涉及的技术是否侵犯第三人专利权负有等同的注意义务。此时，中国企业可以从以下几个角度在合同中缩小专利侵权责任：

① 明确仅对自己提供的技术导致的专利侵权负责，排除对由外国采购商提供技术导致的专利侵权承担责任；

② 明确一旦遭遇诉讼，中方企业有权主导诉讼，但外国采购商应及时履行通知和配合的义务, 否则中方企业有权拒绝赔偿损失；

③ 明确一旦遭遇法院停止侵权的禁令，外国采购商应协助中国企业替换不侵权产品或将退回侵权产品；

④ 明确一旦遭遇专利侵权纠纷，中国企业仅承担由此导致的直接损失，排除任何形式的间接损失，且承担此项责任后，外国采购商应免除中国企业就此问题的所有合同义务；

⑤ 如果产品销往美国，在纠纷解决方式条款中应明确约定排除适用陪审团判案。陪审团制度是英美法系国家特有的司法制度, 在美国, 陪审团由普通民众组成，而他们往往会认为”中国制造” 不尊重知识产权，因此不要期望由这些人组成的陪审团能作出对中国企业友好的裁决。

补充一点，无论是前述哪种具体的贸易形式，应明确约定产品应在约定区域销售，外国采购商超区域销售产品导专利侵权的,中国企业不承担责任。

当然, 商业活动是复杂多变的, 具体到合同的约定也随之千变万化, 以上仅是笔者的一些经验总结，希望能给中国企业一些启迪。

最后，相对于中国企业，在成熟商业环境下熏陶的外国采购商能娴熟地利用合同约定规避责任和逃避义务。因此， 中国企业一方面应提高创新能力，争夺在国际市场的话语权和主动权，另一方面，应利用好合同尽可能减轻义务，争取更多权利。