最近美国的一例假冒专利判决（PEQUIGNOT v. SOLO CUP）引起美国专利学者关注。该案的主要法律问题在于：Solo在专利过期后，仍在其销售的商品上标注专利字样和专利号的行为是否构成False Patent Marking（即我国专利法中“假冒专利”的行为）？

根据35 USC 292(a)之规定，“凡以欺骗公众为目的，在未获专利的商品上标注、粘贴或者在广告中使用‘专利’字样或者其他表明其具有专利的字样或数字的；或者以欺骗公众为目的，在商品上标注“已申请专利”、“专利申请中”、或者其他表明已申请专利的字样，但实际上并无申请专利的事实，或者即使申请了专利但该申请并未被受理的，”可按假冒专利商品的数量，按每件500美元以下罚款。[35 USC 292(a)：Whoever marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with any unpatented article the word "patent" or any word or number importing the same is patented, for the purpose of deceiving the public; or Whoever marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with any article the words "patent applied for," "patent pending," or any word importing that an application for patent has been made, when no application for patent has been made, or if made, is not pending, for the purpose of deceiving the public - Shall be fined not more than $500 for every such offense.]

值得一提的是，对上述行为的罚款，须遵从qui-tam原则—即所获罚金由起诉人与联邦政府均分。此外，任何人均可提起qui-tam诉讼，而不以利害关系人为限。

据称，在所有该类假冒专利的未决案中，大多数都是明知专利已过期，仍标注专利记号的情形。Solo Cup案中，Solo提出了两项独立的抗辩：（1）专利已过期的产品不等于法律规定的“未获专利的”产品；（2）专利过期的事实不足以证明其具有欺骗公众的故意。

对此，地区法院则认为：如果一件商品曾经获得专利保护，而此项专利已过期，则该商品与从未获得专利保护的商品并无二致。二者都落入公有领域。并因此认定Solo标注已过期专利的商品落入“未获专利”商品的范围。

关于存在欺骗公众的故意之推定，联邦巡回法院认为不无疑问。仅根据行为人明知专利已过期仍将专利号印在产品上，就推定其行为构成故意欺骗，这样的推定从证据的证明力来说是比较弱的，因此这样的推定也就容易被推翻。巡回法院并进一步认可了Solo提供的其行为不构成欺骗公众的“令人信服的证据”—Solo信赖其法律顾问关于没必要去掉已过期的专利标注的法律意见，其行为在这一点上是具有善意的，并且Solo的出发点也是为了节省成本和避免商业混乱。最后，巡回法院判定Solo的行为不构成假冒专利。

对此判决，有学者认为“将抑制假冒专利诉讼的提出”。但另一方面，也不是所有被告都能提出“律师建议”的抗辩。

那么，假冒专利的行为在中国的专利法中是如何规制的呢？

依《专利法》第六十三条，“假冒专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得四倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

关于何谓“假冒专利”，《专利法实施细则》第八十四条第一款列举了5种行为： 　
　（1）在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识，专利权被宣告无效后或者终止后继续在产品或者其包装上标注专利标识，或者未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号；
　（2）销售第（一）项所述产品；
　（3）在产品说明书等材料中将未被授予专利权的技术或者设计称为专利技术或者专利设计，将专利申请称为专利，或者未经许可使用他人的专利号，使公众将所涉及的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计；
　（4）伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件；
　（5）其他使公众混淆，将未被授予专利权的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计的行为。

此外，实施细则第八十四条第二、三款分别规定了两种例外：专利权终止前依法在专利产品、依照专利方法直接获得的产品或者其包装上标注专利标识，在专利权终止后许诺销售、销售该产品的，不属于假冒专利行为；销售不知道是假冒专利的产品，并且能够证明该产品合法来源的，由管理专利工作的部门责令停止销售，但免除罚款的处罚。

若Solo案发生于中国，则法院可直接援引实施细则第八十四条第一款第（一）项之规定，认定其行为属于“专利权终止后继续在产品或者其包装上标注专利标识”的行为，构成假冒专利。


* Solo Cup案例部分参考了Prof. Crouch (University of Missouri School of Law)False Marking: Solo Cup Properly Rebutted Presumption of Intent to Deceive一文，from Patently-O.