在侵害实用新型专利权纠纷一案中

代理被告筹划应诉策略的胜诉案例

作 者： 谢 峰 （转载请注明出处）

[ 案 由 ] 侵害实用新型专利权纠纷

[ 受理法院 ] 东莞市中级人民法院

[ 案 号 ] （2013）东中法民三初字第56号

[ 原 告 ] 蔡ⅹⅹ（台湾人，系专利号ZL200820115937.3的权利人）

[ 被 告 ] 东莞市ⅹⅹⅹ实业有限公司

[ 案 情 ]

蔡ⅹⅹ于2008年6月4日与向国家知识产权局申请了某实用新型专利产，并于2009年6月10日获得授权，专利号为ZL200820115937.3。原告经调查发现，被告东莞市ⅹⅹⅹ实业有限公司以盈利为目的大量生产、销售侵犯原告案涉专利权的产品。为此，原告于2013年5月27日诉至法院，请求判令：1、被告东莞市ⅹⅹⅹ实业有限公司立即停止生产、销售、许诺销售侵权产品等侵权行为；2、被告东莞市ⅹⅹⅹ实业有限公司销毁库存侵权产品及专用于生产侵权产品的模具；3、被告东莞市ⅹⅹⅹ实业有限公司赔偿原告蔡ⅹⅹ经济损失人民币500000元；4、本案诉讼费由被告被告东莞市ⅹⅹⅹ实业有限公司承担。在本案诉讼过程中，原告蔡ⅹⅹ将上述诉讼请求第（三）项中请求的赔偿数额增加至人民币1000000元。

原告为证明被告侵权行为提供证据如下：

证据一，实用新型专利证书、专利局初审及流程管理部发出的《手续合格通知书》、《实用新型专利检索报告》、收费收据等一组证据，证明原告具有专利权，该专利权合法有效。该专利具有“新颖性、创造性、适应性”。

证据二，东莞市ⅹⅹⅹ实业有限公司网页、补充证据网页公证知识证据保全，证明被告侵权的事实。

证据三，公证处出具的公证收费发票、原告代理人ⅹⅹ律师事务所出具的律师费发票，证明原告为维权开支的费用。

[ 被告代理人筹划的应诉策略 ]

1、了解、分析涉案专利的权利要求，并对国内外专利文献的检索比对、论证，判断案涉专利的技术方案及其特征是公知的现有技术。

2、直接向国家知识产权局专利复审委员会提起无效宣告请求。

被告曾分别于2013年7月3日和2013年9月29日向专利复审委对涉案提起无效宣告请求，专利复审委合并审查及组织口审答辩，于2014年3月25日作出第22443号无效宣告请求的审查决定：宣告涉案专利权全部无效。

3、以案涉专利权利要求的记载与被控侵权产品的技术方案及其特征进行对比、分析，找出有区别的技术特征，以没有落入案涉专利的保护范围提出不侵权抗辩。

在双方进行证据交换、质证过程中，原告代理人放弃案涉专利中的2、3、4、5项权利要求，将专利权的保护范围限制于权利要求1。

[ 被告代理人的代理意见 ]

一、被控产品的技术方案不落入案涉专利权利要求1的保护范围

通过庭审现场对被控产品的剖析、对比，使我们更加清晰地了解被控产品的“胶芯” 结构与案涉专利绝缘体的“凸缘”特征有明显的不同，而且被控产品的“胶芯”结构也不具有案涉专利绝缘体的“凸缘”功能。

其一，被控产品的“胶芯” 结构，是一个两端平直的圆柱形体，其物质本身没有呈现“凸缘”特征。

《专利法》第二条第三款释明了实用新型专利的概念及法律的保护范围，即在判定被控产品是否落入专利权保护范围，不能偏离产品结构的形状、构造，扩张解释权利要求。案涉专利的权利要求1“该绝缘体的一端部形成一面积比该第一段部内缘面积大的第一凸缘”，而被控产品“胶芯”的结构则是一个两端平直的圆柱形体。对比可知，被控产品的“胶芯”不具有案涉专利绝缘体在一端设有比第一段部直径大的“凸缘”特征，故被控产品的“胶芯” 结构与案涉专利绝缘体的“凸缘”特征存在明显的不同。

其二，被控产品的“胶芯”结构不具有案涉专利绝缘体的止挡作用。

案涉专利权利要求1记载“该绝缘体的一端部形成一面积比该第一段部内缘面积大的第一凸缘，该第一凸缘抵在该第二段部凹槽的槽壁，以使该第二段部压在第一段部的端面时，受到该第一凸缘的止挡”，可知绝缘体靠第一凸缘位与第二段部的挤压固定形成止挡功能。

从庭审中对被控产品的多次组装过程的演示可知，被控产品的“胶芯”是采用缩口方式挤压固定。由于被控产品的“胶芯”不是标准件，长短不一，只有稍长的胶芯在受到机械铆压时，胶芯的受压部分会变形胀开，微微突起产生毛边，这种突起具有偶然性，并不是被控产品功能性的需要，故与案涉专利绝缘体的“凸缘”特征及其止挡作用不相同。

综上所述，本案被控产品的技术方案并未包含原告专利权利要求记载的全部技术特征，且两者所采用的技术手段有明显不同，被控产品的技术方案没有落入原告享有的实用新型专利保护范围，故被告不侵权也不应承担赔偿责任。

二、案涉专利是现有技术，被控产品不侵权。

被告已掌握案涉专利是现有技术的证据，从有关专利文献资料、背景技术及公知常识，本领域的技术人员不需要付出创造性的智力劳动，即可得到案涉专利权利要求1-5记载的技术方案，其不符合《专利法》第二十二条第三款“应当具备实质性特点和进步的要求”的规定。并且案涉专利仅是理论性的技术方案，尚有缺陷未解决，原告在大陆无工厂没有量产检验，市场上至今没有原告的专利产品流通，不具有实用性。

鉴于案涉专利是现有技术，且不具有新颖性、创造性、实用性，故案涉专利的权利状态不具备有效性。为此，被告向专利复审委提出无效宣告被受理，现已进入审理程序中。如果专利复审委对案涉专利权经审查作出宣告无效的决定，原告的该专利权则自始不存在，被控产品不侵权。

[ 法院裁判 ]

国家知识产权局专利复审委员会于2014年3月25日作出第22443号无效宣告请求的审查决定：宣告涉案专利权全部无效。

法院认为，案涉实用新型专利已被国家知识产权局专利复审委员会全部无效，根据《中华人民共和国专利法》第四十七条第一款“宣告无效的专利权视为自始即不存在”的规定，案涉专利应视为自始不存在。因此，在该无效宣告决定未被发生法律效力的法律文书撤销前，蔡ⅹⅹ的起诉不符合法定条件，依法应当驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条之规定，裁定如下：驳回原告蔡ⅹⅹ的起诉。