企业专利攻防策略

                                                                        张诗琼著

摘要：“自主创新”是企业发展的根本，是国家强盛的根本，但目前，我国企业实力相对较弱，又被国外竞争对手当作“专利战”的靶子的情形下，国内企业如何保存实力，继而发挥后发优势，在经济全球化的浪潮中崛起，是知识产权战略结合中国实际应考虑的问题。本文作者在长期的实务工作中，注意到了许多企业在专利工作中存在的一些共同问题，故作者拟对这些问题进行探讨，并希望能起到抛砖引玉的作用，为企业的专利建设尽一点绵薄之力。

本文要探讨的问题是：

1、      企业如何避免在专利申请时就侵犯他人的专利权；

2、      企业如何进行专利布局；

3、      在被授予专利权后，企业如何监控自身的专利被侵权；

4、      企业在诉讼中作为原、被告时应注意的策略。

关键词：专利被动规避   专利布局   监控专利被侵权  侵权分析

一、专利被动规避策略

瑞典学者OveGranstran教授将目前常用的专利被动规避模式归纳为三类。第一，回避设计，企业可以采用回避设计的方式避开对方专利的效力。第二，授权使用，有些某特定产品领域所必须的技术或路障型专利，要进行回避设计是有相当难度的，企业可以采取争取专利所有者授权的策略。第三，交叉许可。有些技术实力强大的企业在某些关键领域实施了地毯式专利布局、专利围墙、包围式专利布局和组合式专利布局这些密布“专利丛林”。

面对上述专利模式，如果企业具有足够的技术实力，可以通过分析现有专利信息，开发相近领域核心技术，达到交互授权的目的；如果企业技术实力有限，则尽量避开丛林领域或者争取对方授权。

1、专利回避设计策略 

针对我国一般企业专利实力较弱的情况，目前阶段应注重专利回避设计策略，这里重点介绍此种策略。

Design around，即“回避设计”，是一种常见的专利被动规避策略 ，即研究他人的某项专利，然后设计一种不同于受专利法保护的他人专利的新方案，来规避他人的专利权。

首先应该明确的是，回避设计并不是设计中的灵丹妙药，采用回避设计本身就意味着他人在该项技术领域先有专利权，而我方已经处于不利态势，因此注重自主知识产权的创造和累积，才是知识产权策略中的根本，才可以在市场竞争中占据有利局面。即便是在需要使用其他企业的某项专利权时，也可以通过相互授权或结成知识产权同盟的方式以较低成本获得。

但是，回避设计的确是企业知识产权策略中避免侵权发生的重要措施，同时也可能是代价最小的一条竞争捷径，因此，特别是对于后来者而言，回避设计往往是其后发制人的一个重要手段，值得充分关注和重视。另一方面，了解回避设计的策略和特点对专利权人也有重要的启发意义，权利人可以通过研究潜在竞争者的回避设计策略和特点，找出其中的趋势，审视和检验自己的专利保护策略，查漏补缺，组成更为严密的专利保护网，以更好地保护自己的知识产权。

从竞争者的角度来看专利的回避设计，他们可能对专利进行了一定的回避设计，但是有些却仍然侵权，这就是回避设计中度的问题，这个度的底限就是专利侵权的判定，而其上限则是成本，即设计成本和制造成本。一项成功的回避设计必须满足两个条件，即在专利侵权判定中不会被判为侵权，这是法律上的要求，也是底限；在商业竞争中不至于因成本过高而失去竞争力，这是商业上的要求，也是回避设计对技术改动程度的上限。但从本质上来说，回避设计还是一种研发活动，没有对本技术领域的一个较广和较深的技术认识，是无法做好回避设计的，因此，回避设计的前提是三方面人员的通力合作，即专利、技术和市场人员的合作。

专利回避设计的第一步是搞清所要回避的专利保护范围的大小，找出其保护范围最宽的权项进行分析，结合说明书，确认该权利要求字面的真实含义，以及其等同物的范围。

经过这样的分析，可以整理出该最宽权利要求包含的几个必要技术特征。这样就提供了一个比对基准，来检验将来的回避设计是否满足底限要求。值得提及的是，这种技术特征的比对不仅仅是字面上的，还应考虑其等同物，当然，这也是比对的难点所在，这些就是侵权判定理论中提到的全面覆盖（字面侵权）原则、等同原则在回避设计中的应用。

所谓全面覆盖是指：是指对发明和实用新型而言，被控侵权物（产品或方法）将专利权利要求中记载的技术方案的必要技术特征全部再现，被控侵权物（产品或方法）与专利独立权利要求中记载的全部必要技术特征一一对应并且相同，则被控侵权物（产品或方法）落入了专利权的保护范围，侵权成立。

所谓等同原则是指：被控侵权物（产品或方法）中有一个或者一个以上技术特征经与专利独立权利要求保护的技术特征相比，从字面上看不相同，但经过分析可以认定两者是相等同的技术特征。这种情况下，应当认定被控侵权物（产品或方法）落入了专利权的保护范围，侵权成立。专利权的保护范围也包括与专利独立权利要求中必要技术特征相等同的技术特征所确定的范围。 

  在专利侵权判定中，当适用全面覆盖原则判定被控侵权物（产品或方法）不构成侵犯专利权的情况下，才适用等同原则进行侵权判定。

从以上侵权判断原则可见，你可以借鉴专利文件中发明内容和具体实施方案来进行回避设计。专利的保护范围以权利要求为准，以独立权利要求的保护范围最宽，其具体实施方案中可能提供了多种变形和技术方案；其发明内容部分可能揭示了完成本发明的技术原理、理论基础或发明思路。然而其权利要求却未必能精准地概括上述这些具体实施方案；其技术原理、理论基础或发明思路也未必只对应其独立权利要求中的技术方案。这样，一种可能，就是通过对未被权利要求概括的实施方案或其变形进行不同于权利要求保护的技术方案设计；另一种可能，就是通过应用发明内容中提到的技术原理、理论基础或发明思路创造出不同于权利要求保护的技术方案。

另外，也可以借鉴专利权利要求进行回避设计。这种回避设计是采用与专利相近的技术方案，而缺少至少一个必要技术特征，与权利要求不同。同样，这里的权利要求也应当理解为字面及其等同解释。这是最常见的回避设计，也是最与专利保护范围接近的回避设计。这种方法技术上的难度相对较大，同时也应当把握好回避设计下限的度的问题。这里的关键点在于找出权利要求各技术特征中最易缺省或替代的技术特征，也就是突破口，这需要有丰富的技术设计经验。

2、建立国内知识产权联盟，一致对外 

企业要想成功规避专利侵权，有时候是非常难甚至是不可能的，只能通过授权使用或交叉许可等方式使用对方的专利权。另外要注意的是，在与国外企业实力不相当的情况下，国内企业也不能单打独斗，企业之间应在知识产权方面展开合作，交互授权，建立企业共享的知识产权池，从而能够快速增强总体的知识产权实力。

专利是企业的核心竞争力，不拥有自主知识产权就不可能发展真正的产业。中国企业的专利正处于内忧外患的尴尬局面，加强专利建设已经成为中国企业发展的当务之急。规避专利侵权策略对国内企业暂时免于专利纠纷固然有效，但以研发活动为主的自主创新才是解决问题的根本途径。

    二、专利布局策略

国内企业，尤其是高新技术企业要以专利布局为企业经营的核心。专利布局的路径主要有如下几个：第一，争取在核心技术领域创造几项基础专利。这是一个杀手锏。即使绝大多数核心技术专利都在国内其他厂商或外商手里，只要有这个杀手锏，国内其他厂商对你不敢小视，而外商也往往不敢对相关国内企业发动337调查，动辄威胁使用“普遍排除令”将所有与涉案侵权产品同类的产品和上下游产品都驱逐出美国市场。第二，封锁下游技术专利。通过大量申请下游发明专利、实用新型专利、外观设计专利，国内厂商可以堵死其他厂商对下游技术进行市场化的主要路径。第三，加强在国外市场的专利部署。如果国内厂商没有能力就相关技术在国外市场部署专利，那么它们应当迅速把相关技术公开，从而防止国外竞争者申请专利。第四，强化专利分析。在科研立项、产品立项、市场布局之前，企业都要进行专利分析。　

在专利布局众中如何发挥后发优势，这方面我国企业应向日本学习，用外围专利去抢占市场。例如，对于手机行业来说，我们要去和高通、诺基亚竞争什么基础专利就非常困难，但是，我们可以用一些外围专利封杀手机市场。例如这么一款设计，企业可以考虑，即设计一种有电量紧急预留功能的手机，在手机普通通话用电完全枯竭时，手机里要有一点电预留着用于拨叫警察、亲属、朋友的号码。当然,类似的小点子还很多。有人以为专利申请得有很高的创造性，其实，你看闪盘的案子，大部分人都说技术太简单，是一个简单组合，不能拿专利，但朗科就是凭闪盘的专利打得竞争对手心烦意乱。还有，这次美国企业对中国木地板行业作的337调查，也就是一个关于“地板锁扣”的外观设计。所以，专利布局不在于有多少高精尖的技术（当然，有更好），而在于你针对这个行业怎么跑马圈地，这是一种战略。另外，专利申请没必要作出发明样品。因此，企业的专利布局要从聘任一位有专业背景的专利代理人开始。台湾企业中就有大量的专利工程师，除了授予专利的实质条件，他们对专利法绝大部分条文一无所知。但是，他们都有很强的技术背景，他们对什么技术可以获得专利非常敏感。他们与资深的专利律师、专利代理人配合，时刻跟踪其他企业的技术研发活动来指导本企业的研发，既对别人的专利做好回避设计，又能够迅速将本企业的技术进行专利布局，并提出本企业的技术发展路线，专利许可的购买对象和价格。现在，台湾很多企业已摆脱了过去被动挨打的局面。如果中国企业不将专利布局踏踏实实的作下去，只埋头搞研发，迟早会遭遇专利侵权诉讼，企业发展越大，发展越快，遭遇诉讼打击的可能性越大。

所以，专利布局策略不管是对企业的长期发展，还是短期的生存，都是极其重要的。

三、监控专利侵权策略

当你的专利被授权后，如何有效地监控他人侵犯你专利权的行为，然后，针对性地采取相应的异议程序、无效程序或放水养鱼策略，对企业而言，这种专利保护策略也是非常重要的。

专利法实施细则第48条：自发明专利申请公布之日起至公告授予专利权之日起，任何人均可以对不符合专利法规定的专利申请向国务院专利行政部门提出意见，并说明理由。根据该异议程序的规定，在你的专利被授权后，你通过专利局公布的发明公报查到对方的发明专利申请公开（该异议程序只适合发明专利申请），该发明申请涉嫌侵犯你的专利权，你就可以利用该异议程序向国家知识产权局提出请求，使对方的专利申请不被授权，有效地将对方的侵权行为扼杀在摇篮之中。

专利法第45条：自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。根据该无效程序的规定，在你的专利被授权后，你通过专利局公布的发明公报或专利检索查到对方已授权的专利，该专利涉嫌侵害你的专利权，你就可以利用该无效程序向国家知识产权局提出无效请求，使对方的专利权无效，。对方的专利权被无效后，对于你起诉对方侵权虽然没什么用(因为只要对方的侵权行为成立，只要对方的专利申请日（有优先权的，以优先权日计算）在你的专利申请日之后，只要对方的专利不是专利法第63条的“不视为侵犯专利权”的例外情况，不管对方的专利权是否有效，侵权都成立)。但对于打击对方的专利战略、市场地位、产品销售都是极有好处的，有利于你企业的发展壮大。

当然，无效程序更多地是应用在你作被告的时候，当他人起诉你专利侵权，你对他的专利提起无效，他的专利权被无效后，你的“侵权行为”自然就不成立了。

所谓放水养鱼策略是指，专利权人在发现对方侵权后，并不急于诉讼或向对方收取专利许可使用费，而是等对方侵权到一定规模时或对方已经离不开这个专利产品时再发动攻击，这时，对方已是“骑虎难下”，他的市场要求他必须使用这个专利产品，那么，专利权人也就达到了收取高额专利许可使用费的目的。例如，美国太阳公司和微软公司之间的专利纠纷，太阳公司对微软发动专利攻击之时，微软的主流软件产品已经离不开前者的Java专利。于是，官司打了几年，微软最终还是屈服了。2004年，微软公司宣布将对太阳公司支付9亿美元以上的专利使用费，以换取与后者之间的诉讼和解。在这个案子中，权利人依靠自己独占实施相关专利赚来的钱，可能远远少于它们获得的赔偿金、使用费。放水养鱼，看鱼儿长大了再来捕鱼，这是权利人的高明之处。

四、原告诉讼策略

当别人侵犯你专利权，你准备提起诉讼时，你必须了解专利侵权的特点，专利侵权与一般的民事侵权行为是不同的，它具有侵权方式隐蔽、侵权人数众多、侵权手段复杂等特点。因此，在准备起诉前，原告必须做好充足的准备。

（1）、收集证据。原告必须通过各种途径，了解和查明侵权行为的基本事实情况，譬如侵权产品的生产来源、销售途径、销售地域和销售数量、销售价格等等，并应当注意收集相关的证据材料。特别是，应当及时、准确地弄清楚侵权行为人是谁，即侵权产品的生产制造商、侵权产品的销售供应商及侵权产品的直接销售者或侵权产品的使用、许诺销售及进口者。对于侵权行为及侵权行为人的确认，可以通过公证购买的方式进行取证，这样能够最大限度地提高证据的保全和证明效力。

（2）、侵权分析。原告在取得被告的产品后，必须将被告的产品和原告专利的权利要求（一般是独立权利要求）相对比来进行侵权分析，侵权分析要适用专利侵权判断原则，即前面已讲过的全面覆盖原则和等同原则进行技术和法律分析。在侵权分析中，有时还要对被告是否属于间接侵权进行判断，所谓间接侵权，是指行为人在主观上有诱导或唆使别人侵犯他人专利权的故意，客观上为别人直接侵权行为的发生提供了必要的条件，间接侵权的对象应仅限于专用品，而非共用品。这里的专用品是指仅可用于实施他人产品的关键部件，或者方法专利的中间产品，构成实施他人专利技术（产品或方法）的一部分，并无其它用途。如对于一项产品专利而言，间接侵权是提供、出售或者进口用于制造该专利产品的原料或者零部件或者半成品；对一项方法专利而言，间接侵权是提供、出售或者进口用于该专利方法的材料、器件或者专用设备。

（3）、提起诉讼。原告在进行侵权分析后，即可准备材料进行诉讼，除了起诉状外，一般还应包括权属证明文件和侵权证据材料。权属证明文件根据原告的不同，提交的文件也有所不同。专利权人应当提交证明其专利权真实有效的文件，包括专利证书、权利要求书、说明书、专利年费交纳凭证；利害关系人应当提供能够证明其权属的相关证明文件；专利财产权利的继承人应当提交已经继承或者正在继承的证据材料。而侵权证据材料主要包括被控侵权产品以及专利技术与被控侵权产品技术特征对比材料，相关的票据、信函、其它侵权证据材料等。

起诉必须向有管辖权的人民法院提起，否则人民法院将不予受理。专利侵权诉讼的管辖与其它民事诉讼的管辖一样，也包含级别管辖和地域管辖两个方面。根据现行法律法规及司法解释的规定，在级别管辖方面，专利纠纷第一审案件，由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖；在地域管辖方面，因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。因此，专利侵权的起诉应当向侵权行为地或被告住所地的有管辖权的中级人民法院提起。上述行为地点不一致的，可以依法根据实际情形选择最有利的管辖法院。

五、被告应诉策略

1、侵权分析和无效宣告

被告在接到原告的警告信和诉状后，应进行侵权分析，侵权分析的方法前面已经论述，这里就不再赘述。值得注意的是，被告在接到起诉状后的答辩时间只有15天，在这么短的时间内很难找到合适的专业人士进行侵权分析，为了使案子更有利于自己，被告此时可不急于进行侵权分析，而是向国家知识产权局请求宣告原告的专利无效。最高法的司法解释规定：法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但也有一些例外情况可以不中止诉讼；而 被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的，人民法院不应当中止诉讼，但经审查认为有必要中止诉讼的除外。法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经专利复审委员会审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。

国家知识产权局对原告的专利是否有效进行行政审查，原、被告任何一方对专利局的行政决定不服，还可以向北京市一中院提起行政诉讼，待该行政诉讼结束后，才对原来的侵权诉讼案继续审理。所以，这一侵权诉讼是一个漫长的过程，原、被告双方在这过程中也可以寻求和解。

2、被告抗辩原则

被告的抗辩原则有三：

（1）、对方专利无效。

（2）、被告不侵权。

（3）、对方专利属于公知技术。即被控侵权技术与原告的专利技术是相同，但原告的专利技术属于公知公用的技术，故被告不侵权。

被告在应诉中，应充分利用上述三个抗辩原则进行抗辩，如被告确实侵犯了原告的专利权，原告又证据确凿，被告应主动寻求和解，与原告谈判，多数原告只是为了更多地收取专利许可使用费，而不是要将被告逐出市场，所以，被告应掌握适当的策略与时机与原告协商解决。  

参考资料：

1、“手机大战”与专利之争 ，魏衍亮著

2、知识产权是否可以实现回避设计   《中国电子报》，吴锦伟著