一、发明和实用新型保护范围的确定

    在侵犯发明或实用新型专利权纠纷案件中，法官首先要确定专利权的保护范围。专利法第五十九条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”但由于实际诉讼中涉及的专利千奇百怪，而且当事人的诉讼主张各有不同，故审判实践中法官要认真阅读专利公告文本，字斟句酌，必要时借助工具书，正确理解和阐释专利权利要求书中的术语。实际上，在发明和实用新型专利中，保护范围的确定过程就是法官对权利要求的解释过程。根据新的法律和司法解释，目前发明和实用新型保护范围的确定中的问题需要关注。

    权利要求的选择。通常情况下，发明或者实用新型专利有一个独立权利要求，并有一个或者几个从属权利要求。但部分发明或者实用新型专利具有两个或者两个以上独立权利要求，而且还有一个或者几个从属权利要求。在具体个案中，究竟法院要对哪些权利要求进行解释，是其中某一个还是所有权利要求?权利人可否选择某一个权利要求，无论是独立权利要求还是从属权利要求进行起诉?该问题在过去的专利审判中一直存在争论。目前，根据《解释》第1条的规定，应该可以看出，人民法院应当根据权利人主张的权利要求进行解释并确定其保护范围。也就是说，究竟在一个案件中需要解释哪个或者哪几个权利要求，无论是独立权利要求还是从属权利要求，均以当事人的主张为准，然后通过解释确定保护范围。但权利人的选择权也不是无限制的，如果允许权利人在诉讼的任何阶段不停地选择和变更其所要求保护的权利要求，必然导致诉讼秩序混乱，诉讼时间拖延。故权利人变更其主张的权利要求的时间段是一审法庭辩论终结前。此后的变更，应当不予准许。但如果在二审诉讼期间，专利复审委员会经过审查，恰巧将权利人在一审期间赖以主张权利的权利要求宣告无效，在其他权利要求的基础上维持专利权有效，此时是否允许权利人变更其主张的权利要求?新的司法解释并没有涉及这一情况。一种处理方式是驳回诉讼请求，理由是权利人所主张的该权利要求的法律基础已经不存在；也有观点认为应当发回重审或者允许权利人在二审诉讼中变更其所依据的权利要求，理由是方便诉讼尽快解决纠纷。由于权利要求无效与否并不取决于权利人的意志，而是专利复审委员会的审查决定，该情形的出现并非权利人在一审中的选择所造成，故难以认定权利人在一审期间对权利要求的选择存在过错，无论驳回诉讼请求还是发回重审，权利人均有相当的抗辩理由。若允许权利人在二审诉讼中变更，以复审委作出的无效决定中所维持的某个或者几个权利要求为依据主张权利，法院依此请求进行审理和判决，则有一审终审剥夺当事人上诉权之嫌。究竟对该类情况如何处理，仍需要在今后的实践中研究和规范。

    必要技术特征的拆分。发明或者实用新型专利独立权利要求从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。从独立权利要求的撰写要求看，独立权利要求包括了前序部分和特征部分。前序部分记载了本专利与最接近的现有技术共有的必要技术特征，特征部分记载了本专利区别于最接近的现有技术的技术特征。但在具体个案中，究竟某个专利的独立权利要求中包涵几个必要技术特征?如何把一整段权利要求的概括描述拆分成一个一个的必要技术特征，是司法实践中必须解决的问题，否则无法进行下一步的侵权特征比对。目前法律和司法解释并没有规定该问题。有观点认为应当以最小技术单元为依据进行拆分，以确定独立权利要求中有几个必要技术特征。笔者认为应当以独立技术单元为依据进行拆分。以ZL00243741.4号“玻璃钢夹砂顶管”实用新型专利为例，其独立权利要求记载：“一种玻璃钢夹砂顶管，它由管头、管身以及管尾组成，管头和管尾管径一致，管尾连接部设有密封用套环，管头、管尾通过套环连接，其特征在于：所述的管头、管身以及管尾采用树脂基体，管身设有两维以上方向绕制的纤维层以及石英夹砂层，管头和管尾设有为两维以上方向绕制的纤维层，所述的套环紧密设置在管头或管尾外壁的凹台内。”如果按照最小技术单元标准划分，则可拆分为以下9个必要技术特征：一种玻璃钢夹砂顶管；它由管头、管身以及管尾组成；管头和管尾管径一致；管尾连接部设有密封用套环；管头、管尾通过套环连接；所述的管头、管身以及管尾采用树脂基体；管身设有两维以上方向绕制的纤维层以及石英夹砂层；管头和管尾设有为两维以上方向绕制的纤维层；所述的套环紧密设置在管头或管尾外壁的凹台内。如果按照独立标准划分，则可以拆分为以下4个特征：一种玻璃钢夹砂顶管，它由管头、管身以及管尾组成，管头和管尾管径一致；管尾连接部设有密封用套环，管买、管尾通过套环连接；所述的管头、管身以及管尾采用树脂基体，管身设有两维以上方向绕制的纤维层以及石英夹砂层，管头和管尾设有为两维以上方向绕制的纤维层；所述的套环紧密设置在管头或管尾外壁的凹台内。如果以最小技术单元为标准进行划分，只要该最小技术单元是独立的，可以表明一种结构或者一个方法或者一个形状等，并不为错。若不能独立，不能表明一种结构或者一个方法或者一个形状等，则属错误，会导致侵权判断时无法比对。但以最小技术单元为单位的拆分标准未免机械和过于繁琐，并不适应具体案件的审理需要。而以独立技术单元为标准，参考被控产品相应特征，以及不同技术领域的习惯方法进行划分，无论拆分单元的大小，只要能准确反映权利要求的本意，有利于侵权判断即可。犹如对一个军的兵力，我们可以将其拆分为几个师，也可以拆分为多少团或者营甚至是最小单位多少人。如果在需要比对的部队有相应建制的情况下，两者之比较实没有必要拆分到最小单位多少人。如果比对的部队建制不同，则要考虑对方的情况，适当拆分单元，以使两者易于比较。必要技术特征的拆分也是同样的道理，拆分的目的不仅仅是解释专利保护范围，更为重要的是在下一步的专利侵权判断中将本专利的必要技术特征与被控的技术特征进行比对，从而得出相同或者等同以及不相同或者不等同的结论，故没有必要以最小技术单元为标准进行拆分，实践中根据具体的技术领域以及习惯方法，参考被控技术的特征等情况，以独立技术单元为标准，作有利于侵权特征与专利必要技术特征进行比对的划分即可。

    捐献原则。《解释》第5条规定：对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围，人民法院不予支持。这就是本次司法解释引入的新规则，即捐献原则。其本意是对于说明书中有记载或者附图中有描述的，而权利要求书中未记载的技术方案，视为专利权人将其捐献给社会公众，不得在专利侵权诉讼中纳入保护范围。理由在于专利申请时，申请人为了获得授权，往往在权利要求中采取下位概念限制其范围，而又在说明书或附图中采取上位概念等方式扩大保护范围。该原则可以防止权利人在专利申请和专利侵权诉讼中“两头得利”，有利于权利人与社会公众的利益平衡。但在司法实践中如何运用该原则确定专利保护范围，则是一个复杂的问题。有观点主张应当严格适用，理由是强调保护社会公众的利益，保护创新。有观点认为应当宽松适用，理由是发生纠纷的专利的权利要求和说明书等，均是几年前或者十几年前撰写的，当时对专利申请文件的撰写要求以及申请人的撰写水平并不高，将本应写人权利要求的技术方案记载于说明书中的情形是难以避免的，如果不考虑我国专利申请的历史，以现在的规定评价当时的专利，对权利人不公允。而且从中外专利文书的撰写水平看，外国专利权人在我国获得的专利往往撰写水平高，很少出现将应当记载于权利要求书中的技术方案记载于说明书中或者附图中，故难以受到捐献原则的约束，实际诉讼中受到该原则约束的往往是本国专利。因此，该原则的适用究竟应当是宽还是严，则有待于司法实践中进一步完善，要充分考虑我国专利文件的撰写水平以及整体创新能力的发展与变化。

    二、发明和实用新型侵权判定

    发明和实用新型的侵权判定原则和方法，通过多年的司法实践和最高法院相关司法解释的修正与完善，已经基本取得共识，即对该类案件侵权判断采用全面覆盖原则、等同原则予以判断，基本不再适用多余指定原则，但仍存在新问题。

    技术应用领域限定问题。关于发明或者实用新型的保护范围是否应当局限于专利权利要求中所述的技术应用领域，一直存在争议，最高法院司法解释一直没有规定。而北京高院2001年制定的《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》却明确规定：“对产品发明或者实用新型进行侵权判定比较，一般不考虑侵权物与专利技术是否为相同应用领域。”该规定实际上表明，在产品发明或者实用新型专利侵权判定中，只考虑技术方案是否相同或者等同，而不考虑产品类别是否相同或者类似。这无疑是对产品发明或者实用新型专利侵权判定标准的重大规定或者调整。该规定的理论依据在于对产品专利的绝对保护。应当说，在多数情况下，有其合理性。但不足之处也是显而易见的。首先，在专利申请过程中，技术领域是申请人必须明确的内容。根据专利法第二十六条和专利法实施细则第二十条的规定，发明或实用新型专利申请的权利要求书应当写明发明或者实用新型的名称，应当记载必要技术特征。按照通常理解，产品必然是应用某一技术所制造的产物，必然属于某一技术的应用领域，故专利名称中所指示的产品应当属于某一特定领域的产品，进而特定的产品限定了相应的技术领域，而技术特征则进一步明确和限定了所需保护的具体方案。专利法实施细则第二十三条关于说明书的摘要撰写要求中明确，应当“清楚反映所要解决的技术问题、解决该问题的技术方案的要点以及主要用途”。因此，尽管专利法和实施细则并没有明确规定产品发明或者实用新型的保护范围是否应当受到技术应用领域的限制，但应当受到技术领域的限制应是没有争议的。其次，从国家知识产权局最新修订的专利审查指南对技术领域的规定看，技术领域主要是指技术应用领域。审查指南2.2.2技术领域项规定，发明或者实用新型的技术领域应当是要求保护的发明或者实用新型技术方案所属或者直接应用的具体技术领域，而不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明或者实用新型本身。该具体的技术领域往往与发明或者实用新型在国际专利分类表中可能分人得最低位置有关。另外，从发明的种类看，包括“已知产品的新用途发明”。将已知产品用于新的目的，如果新的用途是利用了已知产品新发现的性质，并且产生了预料不到的技术效果，则具备了创造性，可以获得新的专利。例如将作为木材杀菌剂的五氯酚制剂用于除草剂而取得预料不到的效果，则该用途具备创造性。因此，在对产品发明或者实用新型进行侵权判定比较中，是否考虑侵权物与专利技术是否为相同应用领域，是否考虑产品的类别，仍值得斟酌。也许在司法实践中，在对产品发明或者实用新型进行侵权判定时，一般“应当”考虑侵权物与专利技术是否为相同应用领域更为妥当。

    共同侵权与间接侵权。共同侵权与间接侵权问题在专利侵权判定中一直存在争议，而本次最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中仅在第12条中规定了共同侵权。并没有规定间接侵权。可以说目前知识产权法律法规以及司法解释中并没有明确间接侵权是否属于专利侵权的形态之一。间接侵权的存与废，抑或是将其纳入共同侵权之中，没有明确的指引。但从实际侵权纠纷的情形看，制造并销售仅可用于实施他人专利的专用部件的行为、在境内生产专用部件而在境外组装销售侵权产品的行为是存在的，该行为与直接的侵权行为有明显的区别，也有别于民法上的共同侵权行为。无论去掉间接侵权行为概念，抑或是将其纳入共同侵权之中，在法律上均有不周全之处。由于该问题涉及专利保护力度问题、发明创新的导向问题，其司法政策性较强，仍需在司法实践中思考和选择。

    Bolar例外。新修改的专利法第六十九条规定，为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的，不视为侵犯专利权。这就是新增加的药品和医疗器械的实验例外，在立法解释中被称为Bolar例外。该规定来源于美国，目的在于克服药品和医疗器械上市审批制度在专利权期限届满之后对仿制药品和仿制医疗器械上市带来的迟延。故在今后该类专利审判中，不仅药品生产者或者研发机构为提供行政审批所需要的信息而制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械不视为侵犯专利权，而且他人专门为药品生产者或者研发机构提供行政审批所需要的信息而制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械并将其提供给药品生产者或者研发机构的行为也不认定侵犯专利权。该规定有利于解决我国公共健康问题。但该条规定的制造、使用和进口行为是否应当有时间限制。也就是说，究竟在专利有效期届满前多长时间内，该类行为不视为侵权；如果从该类专利授权之日起一直到有效期届满期间，均允许为行政审批而制造、使用和进口，显然是不利于权利保护和鼓励创新的。而且在该类案件侵权判定中，若不管具体专利的具体情况，采取“一刀切”的方式，确定为专利期限届满3年、5年或者10年，均不是最为妥当的方式。由于目前该类案件并不多，司法解释没有相关指引，该问题仍留给了司法实践。

    三、外观设计保护范围的确定

    新修改的专利法第五十九条规定了外观设计专利的保护范围，即外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。与修改前的专利法相比，明显的修改在于将“表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准”修改为“表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准”。旧法的关键词在于“产品”，而新法的关键词在于“设计”。根据修改说明，该条在文字上的修正意在强调，外观设计保护的客体不是产品本身，而是由产品形状、图案、色彩等设计要素构成的该产品的外观设计，产品只是外观设计的载体。该修改转变了外观设计专利权的保护重心，但并不能因此得出外观设计只保护设计而不保护产品的结论。根据新修改的专利法第二条对外观设计的定义，外观设计是对产品作出的富有美感并适于工业应用的新设计。因此，在外观设计专利保护范围的确定过程中，仍然是既要保护产品也要保护设计。

    使用状态参考图对保护范围的影响。根据国家专利局新修订的专利审查指南，外观设计专利申请人应当提交有关图片或者照片清楚显示要求保护的产品的外观设计。就立体产品的外观设计而言，应当提交六面正投影视图；就平面产品而言，可以仅提交设计要点所涉及的一个或者两个正投影视图。必要时，申请人还应当提交产品展开图、剖视图、剖面图、放大图以及变化状态图，而且申请人还可以提交使用状态参考图。对于众多的视图，究竟哪些图片或者照片可以用于限制外观专利的保护范围，哪些不可以用于限定其保护范围?有观点认为。使用状态参考图应当排除在外，不能用于限制外观设计专利的保护范围。理由在于使用状态参考图仅仅用于表明使用外观设计的产品的用途、使用方法或者使用场所，其图中所示之物并不限于本外观设计专利产品，还可能有其他的产品。而且，使用状态参考图也并不属于外观设计专利申请中必须提交的视图，是申请人自愿随意提交的，故用此图限制其保护范围有欠公平。该观点应当在司法实践中予以采纳。

    简要说明对保护范围的影响。根据新修改的专利法第二十七条规定，申请外观设计专利，应当提交请求书、该外观设计的图片或者照片以及对该外观设计的简要说明等文件。与修改前专利法相比，增加规定简要说明是申请外观设计专利必须提交的申请文件之一。根据该规定，并结合新修改的专利法第五十九条“简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”的规定，可以得出：在确定外观设计专利保护范围时，可以将简要说明用于限制或者扩张外观设计保护范围的结论。因为仅仅凭图片确定保护范围，一方面可能不适当扩大保护范围，比如飞机外观设计图片，仅依据图片难以确定其是玩具飞机外观还是真正的飞机外观，则需要简要说明限制其种类，缩小其保护范围。另一方面，仅仅凭图片确定保护范围也可能不适当地缩小保护范围。现代摄影技术的发展，使图片或者照片能够清楚地显示产品外观的所有细节，如果将所有细节都用于限制其权利范围，要求被控产品必须再现照片中的所有细节，显然是缩小了该专利的保护范围。在外观设计专利保护范围确定过程中，应当借助简要说明进行解释，适当扩大图片限定的范围，以还原其应有的保护范围。

    四、外观设计侵权判定

    外观设计侵权判定中主要涉及相同或者类似产品的认定以及相同或者近似外观设计的认定问题。《解释》已对外观设计专利侵权判定的主体、原则和标准进行了规定。但实践中仍有一些问题需要进一步探讨和规范。

    一般消费者的具体含义。对于外观设计的相同或近似的判断主体问题，《解释》第10条明确规定，以外观设计专利产品的“一般消费者”的认知水平和认知能力进行判断，不再使用“普通消费者”的概念，也与新修改的专利审查指南中所使用的“一般消费者”保持一致。但一般消费者究竟是指哪些群体，却有不同的理解。概而言之，该类群体是指对专利申请日前的相同或者类似产品的外观有常识性了解、对产品的形状图案等有一定的分辨力。但这仍是一个比较抽象的概念。实践中的问题是，一般消费者究竟是指产品的购买群体、使用群体，还是产品物理效用的享用者?比如大量的铝型材外观专利，如果以购买群体的眼光观察，购买时可以看见型材的外观；若以使用群体或者产品物理效用享用者的眼光判断，由于其安装于门窗或者家具内部，使用者无法看见其型材两侧的具体形状。同样，对于路灯产品，以购买群体或者物理效用享用者的眼光观察，结论完全不同，甚至对于大量的路灯享用者而言，尽管经常享受路灯的物理效用，却很少注意到马路上或者高速公路上路灯的外观设计形状、图案或色彩，难以对同类产品或者类似产品的外观相同或近似与否做出判断。对于一般消费者群体的范围问题，尽管目前并无统一的认识，但似应排除单纯的产品的物理效用享用者。

    要部比较问题。要部比较曾经是相当长一段时间外观设计专利侵权判断的方法之一。《解释》第11条规定，人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。该规定没有明确要部比较方法的地位，据此是否可以推定要部比较在外观设计专利侵权判定中已经终结?结论应当是否定的。从本次专利法的修改情况看，明显提高了外观设计专利权的授权标准，即授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显的区别。该条在专利法实施细则中的体现则是第二十八条，外观设计的简要说明应当写明产品的名称、用途和设计要点。设计要点就是与现有设计在产品形状、图案、色彩或者其结合上的区别所在，也是创新点所在。以一般消费者的眼光观察，应属于视觉感受中的要部。该部分对外观设计相同或近似具有重要的视觉影响。《解释》也明确，授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征，通常对外观设计的整体效果更具有影响。综合分析外观专利授权标准、无效审查程序以及立法和司法解释的本意，应该说外观设计专利的设计要点或者要部比过去更为重要。因此，在侵权判定过程中，在采取整体观察、综合判断的原则基础上仍应适用要部比较方法。

    专利法及其实施细则的修改以及相应司法解释的公布实施给专利侵权判定带来的新问题并非仅仅是前文所述几种，随着科技的发展以及专利审判的精细化进程，司法实践中需要进一步思考和研究。