在美国专利诉讼实践中，涉嫌侵权的被告公司在预见到自己可能要被专利侵权起诉时，往往会联系律师，要求律师出具法律意见。这种法律意见通常作出可能被侵权的专利无效、不可执行，涉嫌侵权的产品不侵犯专利等法律结论。一旦被起诉后，被告可以向法院出具上述法律意见，证明自己诚信地依赖专利无效和不侵权的律师专业意见，没有侵权的故意。
　　但美国联邦上诉巡回法院在2007年的 In re Seagate Tech., LLC., 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007)案件中却淡化了上述律师意见的作用。上诉巡回法院在Seagate案中判定：在抗辩恶意侵权的指控时，被告不再有出具这种专利无效、不可执行，及涉嫌侵权的产品不侵犯专利等法律意见的义务，没有出具上述律师意见的被告不会被推定有恶意侵权的故意。Seagate判决一出，很多被告错误地认为不必再花费律师意见这笔费用了。然而，2008年9月，上诉巡回法院在“博通诉高通案” （Broadcom v. Qualcomm）中又重申了律师意见的重要性。上诉巡回法院在判决中明确指出：被告是否有律师出具的专利无效、不可执行、不侵权等法律意见，是法院考虑被告是否有引诱专利侵权的故意的重要条件之一。 由于很多中国公司在美国法院或按照337条款在国际贸易委员会被起诉，因此这个案件有特别重要的意义。
　　“博通诉高通案件”回顾
　　高通是全球第二大移动通讯芯片生产商，其CDMA和3G手机芯片技术领跑全球。博通则是手机芯片业务的“后起之秀”，虽然规模不及高通公司，但博通在与高通公司芯片专利官司上的抗衡却使其名声大振。本文讨论的“博通诉高通案件”涉及CDMA2000和WCDMA 网络的3G手机芯片漫游技术。博通在起诉状中指控高通直接侵犯了博通的3G专利，高通引诱其客户侵犯博通的3G专利（inducement of infringement）并辅助其客户侵犯博通的专利（contributory infringement）。一审法院判决高通直接侵权和引诱侵权成立，并发出永久禁令-命令高通停止直接侵权和引诱侵权的行为。
　　高通不服一审法院的判决，上诉到联邦上诉巡回法院。在上诉书中，高通辩称：引诱侵权故意的判定标准比恶意侵权的故意判定标准要低，如果Seagate案件判定缺少律师意见不能推定恶意侵权故意的成立，那么缺少律师意见就更不能推定引诱侵权故意的成立；高通还辩称一审法院的关于引诱侵权的陪审团指令错误，高通认为由于Seagate案免除了被告为抗辩恶意侵权的指控取得律师法律意见的义务，因此在关于引诱侵权是否成立的陪审团指令中不应该把缺少律师法律意见作为判断被告引诱侵权故意的条件。
　　联邦上诉巡回法院驳斥了高通的辩护。
　　联邦上诉巡回法院认为：引诱侵权与恶意侵权的故意判定标准不同。按照美国专利法第271(b)条：引诱侵权是故意引诱及促使他人侵害专利的行为。引诱侵权的判定要求原告证明：侵权嫌疑人明知专利的存在，却故意引诱他人侵犯专利，其判定的重点在于被告要有怂恿他人侵权的主观故意；而按照Seagate案，恶意侵权要求原告证明：被告在知道或者应该知道自己很可能侵权的情况下，是否有毫无顾忌地侵犯原告专利的客观故意，其判定重点在于从客观角度判断被告是否知道或者应该知道侵权的存在。联邦上诉巡回法院认为：虽然Seagate案判定缺少律师法律意见不能推定侵权嫌疑人有恶意侵权的故意，并且免除了被告为抗辩恶意侵权的指控而需要获取律师法律意见的义务，但是Seagate案并没有改变引诱侵权的主观故意要求。
　　另外，上诉巡回法院认为一审法院有关律师法律意见作为判断被告引诱侵权故意是否成立的陪审团指令也没有错。一审法院的陪审团指令如下：“要判定引诱侵权，侵权嫌疑人要有特定的故意动机：1）一定要故意引起他人直接侵权，2）而且要知道或者应该知道自己的行为会导致他人的直接侵权....在考虑高通是否知道或者应该知道自己的行为会导致他人直接侵犯博通的专利时，陪审团可以考虑所有的间接证据，包括高通是否获取了律师意见等。” 上诉巡回法院认为：律师法律意见和其他间接证据一起，可以间接的证明侵权嫌疑人是否知道或者应该知道自己的行为会导致他人的直接侵权，这正是引诱侵权判定陪审团指令的第2）个要件所要求的。因此上诉巡回法院认为一审法院把是否有律师意见作为判断被告引诱侵权故意是否成立条件之一的陪审团指令是正确的。另外，法院查清的事实表明：被起诉前，高通了解博通专利的存在，也知道博通指认高通侵犯专利，可是高通并没有找律师出具不侵权意见；被起诉后，高通继续为下游客户的涉嫌直接侵权的产品提供售后服务，没有重新改造设计自己的产品来绕过博通的专利，也没有通知客户绕过博通的专利。所有这些间接证据合起来足以让法院推定高通有引诱侵权的故意。由于高通没有调查自己的产品是否侵权，没有改变产品设计绕过专利，更没有获取律师意见，因此联邦上诉巡回法院维持原判，判决高通侵权成立。
　“博通诉高通案件”后律师意见的重要性
　　由于“博通诉高通案件”的判决，律师出具的专利无效、不可执行、不侵权等法律意见在专利侵权分析中仍然有重要的作用。虽然Seagate一案免除了对抗恶意侵权需要获取律师意见的义务，但Seagate一案并没有排除律师意见作为恶意侵权的抗辩。因此律师出具的合格的专利无效、不可执行、不侵权等法律意见不仅可以作为引诱侵权的抗辩，也仍然可以作为不恶意侵权的抗辩。
　　中国公司在美国起诉的频率越来越高，仅在2008年，约有40%的美国际贸易委员会337条款的调查就是针对中国公司的。面对不景气的经济和国外产品的竞争， 越来越多的美国公司会拿起专利的大棒。中国企业一旦了解到可能侵权的情况后，建议企业马上咨询合格的律师，获取专利无效、不可执行，涉嫌侵权的产品不侵犯专利等法律意见。

来源：《中国知识产权》

作者：顾萍 香港城市大学法学院美国知识产权法客座教授