张兵律师谈专利侵权诉讼中如何正确运用“禁止反悔原则”抗辩？

“禁止反悔”原则是专利侵权诉讼中被告不可忽略的一个重要抗辩方式，其具体含义是指“专利权人在专利审批或无效宣告程序中，为使专利满足新颖性和创造性的要求而做出书面的修改或者声明，从而对权利要求的保护范围作了限制性的解释或者部分放弃，则在专利侵权诉讼中不得再主张将已被限制排除或者放弃的内容重新纳入权利要求的保护范围。”

我国《专利法》第五十九条规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求书的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”因此，对于权利要求书的解释要适当，不可扩张，也不可缩小。

2009年４月21日，最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》首次规定：“对于权利人在专利授权确权程序中所做的实质性的放弃或者限制，在侵权诉讼中应当禁止反悔，不能将有关技术内容再纳入保护范围。”最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”

作为权利人，为了自身利益的最大化，在不同的阶段，其内心是矛盾的。权利人在申请专利时，为了获得授权，希望审查员在审查专利的技术方案时，尽量将其理解的越窄越好，从而避开现有技术，达到专利对于新颖性和创造性的要求标准；然而，当专利已获授权，在维权的过程中，权利人又极力地想将专利权利要求书的内容尽量作扩大解释，以便将更多的侵权行为纳入其保护范围，从而认定被告侵权。这种做法显然是不可取的，也是极不公平的，是不会得到支持的。所以，我们经常说专利代理人或专利律师的业务水平是十分重要的，一个好的专利代理人在为发明人撰写申请文件时，可以在尽量保证专利可以顺利授权的情况下，避免保护范围过小；在应对无效请求人的无效宣告时，可以综合判断无效的机率，从而决定是否将专利的保护范围解释的过于狭窄。

作为被控侵权人，要善于运用“禁止反悔”原则，抓住权利人在专利审批或无效答复中对其权利要求书所作出的限制性解释或说明，从而有效避开侵权指控。为此，被控侵权人应做到如下几点：

1、在得知被控侵权时，立即至国家知识产权局调取该专利的卷宗材料；

2、分析卷宗材料中专利权人是否通过对权利要求书、说明书的修改或者意见陈述而放弃了某些技术方案；

3、判断“禁止反悔”的内容可否抗辩成功。

下面我们来看一个典型的运用“禁止反悔”原则抗辩成功的案例，王永民诉中国东南技术贸易总公司侵犯“五笔字型编码”专利权纠纷案。

王永民向国家知识产权局申请了“优化汉字五笔字型编码法及其键盘”发明专利，获得授权，其必要技术特征为由220个字根组成的编码体系。之后，王永民又发明了改进版的编码法，但未申请专利，即对外公开并推广。中国东南技术贸易总公司使用了该改进技术，遭到王码公司的起诉，要求停止侵权，并支付专利使用费人民币40万元。

被告东南公司抗辩其使用的技术由199个字根构成，与专利技术220个字根构成的编码体系不同，专利的保护范围不能扩大到199个字根；并且，王永民在专利审查时曾明确承诺：“这220个字根的优先及其组合是本项发明的精华和核心”，故应适用“禁止反悔”原则，驳回王码公司的起诉。

此案一审，法院支持了原告的诉讼请求，判决被告支付24万元，被告提出上诉。北京高院在请示最高院后，认定适用“禁止反悔”原则，最终驳回了原告的诉请。