外商投资企业的商标使用权出资的法律问题研究 江西帝经律师事务所 胡国庆律师 商标权作为识别商品的显著性的标志，它不具有物质实体，却又依托于一定的物质载体，具有时间性、地域性和专有性。商标也具有不同于其他知识产权的个性，即，由于它与商品、商标所有者之间的密切联系，一旦某一商标被长期使用物化于商品之上并形成了资产之后，它的作用就不再是仅仅局限于识别商品，而是代表一定商品或服务的质量，甚至是象征某一企业的商业信誉。 因而对于企业而言，商标权是一项不可忽视的财富，应当重视对于商标权权能的有效实施，将商标权出资包括商标所有权出资和商标使用权出资，则是实现商标权权能重要途径之一，本文主要研究商标使用权出资的法律问题。 随着中国加入WTO, 国际经济关系的发展和我国改革开放的深化，越来越多的外商投资企业进入中国，商标权出资是重要的一种出资方式，然而在这股“出资潮”中，暴露出许多法律问题，为商标权资本化的实际操作带来了诸多障碍，如上海家化厂的“美加净”商标案、达能与娃哈哈关于“娃哈哈”的商标之争就是其中著名的两个案例。因此，为了避免出资双方合作出现纷争，以至于对簿公堂，外商出资企业以商标使用权出资应该特别注意以下法律问题。 一、商标使用权出资在公司资本制上的法律问题 我国公司资本制实行的是资本维持原则，所谓资本维持原则,又称资本拘束原则,即要求公司维持与资本总额相当的财产,在公司成立后的动态过程中要保持实有资本额的相对稳定。 商标权主体若选择“使用权许可”的方式进行出资入股,首先则在理论和实务上会与公司资本制发生冲突。我国《公司法》第28条规定,“股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。”第36条规定,“公司成立后,股东不得抽逃出资。”出资人以商标权的许可使用权出资与公司资本维持原则的冲突,体现在两个方面：第一是商标使用权的有效期如果短于公司的经营期限,则实质上相当于该商标权出资人变相抽回了其出资;第二是,商标使用权的价值具有不稳定性，受影响的因素非常多。例如“三鹿奶粉”一度作为驰名商标，在三聚氰胺事件曝光后，“三鹿”商标价值严重贬损，成为毒奶粉的代名词,内部估价为100亿元,三鹿公司破产后, “三鹿”商标以730万被拍卖,无形资产贬值达99.923‰亿元,三鹿公司破产后, “三鹿”商标以730万被拍卖, 无形资产贬值达99.923‰. 一旦用作出资的商标权价值波动致使低于其出资入股时的评估价值,则亦与公司资本维持原则相悖。其次,与公司承担责任的要求相冲突。公司享有由股东出资形成的全部法人财产权,依法享有民事权利,承担民事义务。公司以其全部法人财产依法经营,自负盈亏。我国《公司法》第3条规定“有限责任公司,股东以出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。”股份有限公司也“以其全部资产对公司的债务承担责任”。出资人以商标权使用许可方式出资,则接受出资的公司对该商标权不能享有最终处分权,那么当公司发生债务纠纷时, 作为债务人的公司如何“以其全部资产对公司的债务承担责任”以及债权人可否对作为债务人资本组成部分的该商标使用权主张权利将成为一个棘手的法律问题 笔者以为,商标使用权出资在公司资本制度上的法律障碍可以通过三种办法加以解决。 1、我国《公司法》第31条：“有限责任公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额；公司设立时的其他股东承担连带责任。”对这条法律规定，我们认为要做出扩大解释。出资人以商标权使用许可方式出资,如果出现该商标权的有效期短于公司的经营期限,或者在公司存续期间该商标权发生贬值,则应援引上述公司法规定,由该商标权出资人承担资本填补义务,公司设立时的其他股东对其承担连带责任。 2、我国工商税务审计等管理机关要加强监管,通过登记、年检、税务稽查、审计等手段,对用作出资的商标权使用许可期限短于公司经营期限的、用作出资的商标权在公司存续期间贬值的以及公司负债后运用该商标权清偿债务等问题,要求该商标权出资人续签合同、补交差额及承担有关责任,公司设立时的其他股东对其承担连带责任。 3、社会中介组织如会计师事务所、律师事务所要加强自律，严格遵守职业道德和职业纪律，自觉抵制社会不正之风，坚持事实求是的原则，不出具虚假的会计报告和法律意见书，防止虚假出资，损害投资企业、其他股东和社会公共利益。 二、商标使用权出资合同备案的法律问题 《商标法》第40条规定：“商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可册商标。商标使用许可合同应当报商标局备案。”所以，对于以商标使用权出资，也无需办理商标使用权变更手续，仅需签订书面的商标使用许可合同，并报商标局备案。《商标法实施条例》第43条规定：“许可他人使用其注册商标的，许可人应当自商标使用许可合同签订之日起3个月内将合同副本报送商标局备案。” 国家商标局1997年8月1日颁布的《商标使用许可合同备案办法》中规定商标许可使用合同的备案为强制备案，但是备案仅具有对抗效力，而不具生效效力。 另外，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中，第十九条规定“商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外。商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人。”根据最高人民法院的司法解释，商标使用许可合同未经备案的，不影响许可合同的效力，但当事人另有约定的除外(如当事人约定许可合同必须经过备案方能发生法律效力等)。如果商标使用许可合同未在商标局备案，则不能对抗善意第三人。现物出资办理法律上的财产权转移要求既要完成生效要件，又要完成对抗要件，所以，在商标使用许可合同签订生效后，出资人和公司还需要到商标局将合同备案才算是商标使用权出资履行完法律上的财产权转移手续。 实践中，合作双方出于种种顾虑，诸如保护合作企业商业秘密的需要，往往将简化了的商标使用许可合同提交给商标局备案，这样做势必会造成真实的商标使用许可合同与经备案商标使用许可合同不一致的冲突，如何解决该冲突将成为一个棘手问题，到底该适用经备案的合同？还是该适用反映双方真实意思表示的原合同？将一份简化了的商标使用许可合同进行备案是否构成规避我国强制性行政法律规范？法国达能与娃哈哈关于“娃哈哈”的商标之争就涉及到一个关键问题：真实的商标使用许可合同与备案的合同不一致，双方合作出现争议，应当适用哪份合同，大家公说公有理，婆说婆有理。 三、商标使用权许可方式的法律问题 在以注册商标使用权出资时，又可分普通许可、独占许可和以及排他许可三种具体方式。普通许可又称一般许可，即被许可人可以使用许可人的商标，但不能排除许可人本人使用，也不能排除许可人再许可其他人使用。独占许可协议即独占许可合同，是国际许可合同的一种，即在一定的地域和期限内，受让方对受让的技术享有独占的使用权，供方和任何第三方在规定的期限内都不得在该地域使用该种技术制造和销售产品。为此，受让方需向供方支付相当高的使用费和提成费。排他许可：除了许可人本人，只有被许可人可以使用许可人的商标。其独占程度比普通许可高，比独占许可低。　 商标权人在确定以商标使用权进行出资的内容和方式时应当考虑以下因素： 1、如果该商标具有良好的声誉，而商标权人自身以后还要继续从事同类商品的生产经营活动，那么就不宜用完全的商标权出资，而应当用注册商标使用权出资；为了自己能够同时使用，商标权人也不能用独占使用权出资，而应当采取其他两种出资方式。 2、如果商标权人此前使用该注册商标比较顺利，并有稳定的收益，而其也想在今后一段时间内获得较稳定的收益，就不宜用完全的商标权出资，也不宜用注册商标的独占使用权出资。因为这样就意味着其收益完全取决于被出资企业使用注册商标所产生的收益及被出资企业对利润的分配情况。如果用于出资的注册商标有巨大的市场价值，商标权人就不宜用完全的商标权和注册商标的独占使用权出资，这么做容易使该注册商标被闲置，市场价值被荒废掉，因为在只有一个企业使用该注册商标的情况下，它通常没有足够的生产能力去利用该注册商标所蕴含的声誉。如果商标权人和其他被许可人同时进行生产，该商标的市场价值会被更多地发掘出来。 3、如果被出资企业以往并不重视企业的商标管理，在商标方面的投入较少，即使有投入也应该平等对待，要一碗水端平，不可以为了公司战略利益，故意将出资的商标打入冷宫。 否则商标权人不宜以注册商标的独占使用权出资，这样容易导致其注册商标在出资期间得不到有效的宣传促进，使其注册商标在市场上的影响被削弱。上海家化厂的“美加净”商标案就是前车之鉴。另外，如果被出资企业在同时使用多个商标，商标权人也不宜用注册商标的独占使用权出资，因为在这种情况下商标权人无法再对其注册商标进行宣传，而被出资企业也很难集中力量对这一种商标进行推广，从而会影响到该注册商标推广和市场占有率。 四、商标权出资评估作价方面的法律问题 我国在商标权出资评估作价方面的法律问题主要表现在:《公司法》与外商投资企业法存在冲突。我国公司法与外商出资企业法中有关知识产权出资价值确定的规定不相一致，《公司法》第29条规定：股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。《中外合资经营企业法》第5条第4款规定:“上述各项出资应在合营企业的合同和章程中加以规定,其价格(场地使用权除外)由合营各方评议商定。”这里,出资价值“由合营各方评议商定”的做法,与《公司法》“必须经法定的验资机构验资并出具证明”相冲突, 内资公司与外商出资企业“各行其是”，在实践中为合营各方高估或低估出资价值骗取外商出资企业的优惠政策留下了隐患。实际上，在我国境内由外商出资的有限责任公司属于中国的企业法人,在中国境内从事生产经营活动,应当适用我国《公司法》。 另一方面,我国外商投资企业法之间,在对用作出资的商标权评估作价方面的规定也存在差异。《中外合作经营企业法》第9条第2款规定:“中外合作者的出资或者提供的合作条件,由中国注册会计师或者有关机构验证并出具证明。”《外资企业法实施细则》第33条规定:“外国出资者缴付每期出资后,外资企业应当聘请中国的注册会计师验证,并出具验资报告,报审批机关和工商行政管理机关备案。”可见,在外商投资企业法中,对中外合资经营企业合营各方的出资价值允许“由合营各方评议商定”,而对中外合作经营企业的出资则必须“由中国注册会计师或者有关机构验证并出具证明。”外资企业“应当聘请中国的注册会计师验证,并出具验资报告,报审批机关和工商行政管理机关备案”。 笔者以为,在立法方面应当把我国外商出资企业法关于商标权评估作价的规定与《公司法》统一起来,强调由统一、规范的验资机构进行验资并出具验资报告,使商标权资本化步入规范化的轨道，使内资企业与外资企业在一个舞台上，同一规范体系下竞争；还有《企业年度检验办法》也应当明确规定,公司登记主管机关每年对企业年检时,必须对公司和外商出资企业作为注册资本组成部分的商标权进行检验,公司和外商出资企业的年检报告必须体现接受出资的商标权的运作状况。 结束语 随着大众传播媒介的迅速普及和跨国贸易的日益频繁，商标作为企业无形资产的价值正与日俱增，二十一世纪企业最有力的竞争手段无疑将是商标。作为一个特殊的标记，商标尤其是驰名商标正在成为我们生活的一部分。我们要加强对商标的开发、利用和保护，充分挖掘商标的价值。诚然，外商投资企业以商标使用权出资已经发现和未发现的法律问题远远不止以上四个，还有待于我们进一步研究，我们甚至应该在立法的层面上要有所作为，为智力成果资本化创造条件。