国浩律师集团（北京）事务所知识产权部律师 任虎成 根据《审查指南》的规定，判断发明是否具有突出的实质性特点最终归结为判断现有技术中是否给出了技术启示，并且在区别特征不是公知技术的情况下，判断现有技术中是否存在技术启示关键是看区别特征在对比文件中所起的作用与其在要求保护的发明中所起的作用是否相同，如果所起的作用相同即认为现有技术存在技术启示，如果所起的作用不相同则认为现有技术中不存在技术启示。这是创造性判断的一般规则和方法。但在实践中，这一规则和方法的适用往往会走样，200320108023.1号实用新型专利权（以下简称“本专利”）无效案就是一个例证。 案情简介 本专利的名称为“三防双面型吊顶装饰板”，申请日为2003年11月10日，授权公告日为2005年4月6日。其权利要求书的内容为：“1、一种三防双面型吊顶装饰板，包括基材（4）底部的下薄板（5），其特征在于，在基材（4）顶部固定有上薄板（1），在基材（4）的四周固定有防水边层（3）, 防水边层（3）的宽度大于基材（4）四边的宽度并在上薄板（1）和下薄板（5）上均折有包边（2）。2、如权利要求1所述的三防双面型吊顶装饰板，其特征在于：上薄板（1）和下薄板（5）的朝外面都加工有图案花纹。”其中，上薄板和下薄板用防水材料制成并经过阻燃处理，防水边层使用经过防水处理的材料，基材选用具有隔音效果的材质。本专利背景技术中提到，对石膏板底部贴片进行阻燃处理使其具有防火功能是现有技术。 2008年5月27日，请求人叶某以本专利权利要求1和2不具备新颖性和创造性为由向复审委提出无效宣告请求，并提交了7份证据，复审委将其中的附件4作为最接近的现有技术，附件3作为另一份对比文件。附件4为95235068.8号实用新型专利说明书，要求保护一种带有防护层的石膏装饰天花板，其技术方案是石膏装饰天花板的六个表面均喷涂有防护层，该防护层具有耐潮、耐水等功能。附件3为01228239.1号实用新型专利说明书，要求保护一种树皮复合板，其技术方案是两层树皮板中间设有实木制成的加强固定条，树皮板的两边分别设有包边板。其树皮板用多层杉树皮压制而成，包边板用普通铁皮制成。 2009年2月23日，复审委作出第12936号无效决定，宣告本专利的专利权全部无效。复审委认为，本专利权利要求1的技术方案与附件4相比，其区别特征在于防火边层。“但是合议组认为，附件3公开了一种铁皮包边的结构形式，也起到防水的作用，从而附件3给出了利用包边来封闭板边达到防水目的的技术启示，本领域技术人员很容易将其用于四周包边以防水，从而在附件4的基础上结合附件3得到本专利权利要求1的技术方案是显而易见的。因此本专利权利要求1的技术方案相对于附件4和3的结合不具备创造性，不符合专利法第22条第3款的规定。” 被请求人不服，向北京市第一中级人民法院（以下简称“一审法院”）提起行政诉讼。2009年9月17日，一审法院作出（2009）一中行初字第1124号行政判决书，维持了复审委的无效决定。一审法院认为；“附件3公开了一种树皮复合板，树皮板的两边分别设有铁皮包边板，其作用是防止水渗入树皮板，虽然附件3中没有明确记载该作用，但根据该包边板所设置的位置以及材质可以确定其具有防水作用，附件3给出了利用包边来封闭板材边缘达到防水目的的技术启示，也就是说附件3给出了与附件4结合的技术启示，在此基础上，本领域普通技术人员很容易想到将附件4公开的石膏装饰天花板的四周包边，以达到防水的目的。因此，权利要求1保护的技术方案相对于附件4和附件3的结合不具备实质性特点和进步，不具备创造性。” 包边板在附件3中所起的作用 根据《审查指南》的规定，判断附件3是否给出了利用包边来封闭板边达到防水目的的技术启示，关键是要考察包边板在附件3中所起的作用。那么，包边板在附件3中所起的作用是什么呢？ 首先，从该专利的发明目的和技术效果来看。该专利说明书记载，“本实用新型的目的就是要提供既有利于环境保护，又能大大地降低其生产成本，使用坚固方便的树皮复合板。”该专利说明书对技术效果的记载是：“本实用新型主要材料由于是采用废弃的杉树皮材料制成，因而使其具有制造成本低的优点。……而且可以变废为宝，既可以产生好的经济效益，更有利于环境的保护。”显然，防水既不是附件3的发明目的，也不是附件3实现的技术效果。 其次，从技术方案本身来看。包边板所设置的位置是树皮板的两侧，而树皮板有四个边。由此产生一个疑问：如果包边板的作用是防水，为什么只在部分边上设置呢？至于树皮板本身的构造，说明书仅记载“树皮板采用多层杉树皮材料压制而成”，没有任何关于树皮板需要进行防水处理的记载。这又产生一个疑问：既然树皮板本身都未作防水处理，那么在其部分侧边上设置具有防水作用的包边板的意义何在呢？ 第三，从该专利说明书对包边板作用的描述来看。该专利说明书记载，树皮板“两侧分别包上包边板，以使树皮板不会因为使用过程中，由于浸水而使树皮散开”。显然，包边板的作用是在树皮板浸水后防止树皮散开，而不是为树皮板防水。 总之，包边板在附件3中所起的作用是对树皮板进行加固，即防止树皮板在浸水后散开，从附件3中找不到任何关于包边板所起的作用是防水的记载。不过，《审查指南》规定：“对比文件是客观存在的技术资料。引用对比文件判断发明或者实用新型的新颖性和创造性等时，应当以对比文件公开的技术内容为准。该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域的技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。但是，不得随意将对比文件的内容扩大或缩小。”那么，“防水”是不是附件3中隐含的内容？或者说，能不能从附件3中“直接地、毫无疑义地确定”包边板的“防水作用”这一内容？笔者认为不能。因为，从“结构”到“作用”，或者从“加固作用”到“防水作用”，对于本领域技术人员来说并不是可以“直接地、毫无疑义地确定”的内容。也就是说，本领域技术人员不可能只要看到“铁皮包边”这种结构就能当然地知晓其具有“防水”的作用。 无效决定和一审判决错误的根源 既然包边板在附件3中所起的作用不是防水，那么，无效决定认定其“也起到防水的作用”和一审判决认定“其作用是防止水渗入树皮板”，就都是强加给附件3的。这从无效决定“也起到防水的作用”中的“也”字以及一审判决的“虽然附件3中没有明确记载该作用，但根据该包边板所设置的位置以及材质可以确定其具有防水作用”的描述即可看出。诚然，铁皮材料可以用于防水，采用包边结构来防水，都是公知常识或惯用手段，并且不局限于“本技术领域”。但是，需要澄清的问题是：在创造性审查中能不能将这种公知常识强加给（或者塞进）对比文件，作为对比文件所公开的技术内容来认定其给出了技术启示，进而否定本专利的创造性呢？答案显然是否定的，因为这样做的结果相当于引入了新的证据。 毋庸置疑，复审委和一审法院主观上都是力求严格遵循《审查指南》规定的规则和方法的。这从他们极力想从附件3中找出关于包边板能够起到防水作用的证据，就可以知道。那么问题出在哪儿呢？出在“结构”。 本专利权利要求1的技术方案与附件4的技术方案相比，区别特征就是折有包边的防水边层，而附件3恰恰公开了这样一种结构。因此，为了符合《审查指南》规定的规则和方法，复审委和一审法院不得不采取“根据该包边板所设置的位置以及材质可以确定其具有防水作用”的作法。也就是说，复审委和一审法院实质上都是根据包边板与区别特征防水边层的“结构相同”来认定附件3给出了技术启示的。这种认定显然不符合《审查指南》的规定。《审查指南》的规定是，判断现有技术是否存在技术启示关键要看区别特征在对比文件中所起的作用与其在要求保护的发明中所起的作用是否相同。如果用“结构相同”取代其中的“作用相同”，就是擅自扩大了《审查指南》上述规定的适用范围。 《审查指南》规定的合理性 “结构”与“作用”所提供的信息量是有很大差别的。“结构”所提供的信息局限于结构本身，“作用”所提供的信息则不仅包含了“作用”本身的信息还包含了“结构”的信息。因为“作用”是就技术手段的“功能和效果”而言的，描述“作用”是在描述“结构”的基础上进行的。在上述案例中，在本专利申请日之前，本领域的技术人员所面对的是附件4和附件3所公开的技术信息。附件3给出的技术教导是包边板所起的作用是防止树皮板在浸水后散开，而附件4所要解决的技术问题是石膏板四边的防水问题（即本专利实际解决的技术问题）。如果要使本领域的技术人员产生将附件3与附件4结合以解决四边防水问题的动机，附件3就必须给出一个结合的理由。显然，包边板的加固作用或者包边板的结构都不足以给出这个理由，因为“加固”与“防水”或者“包边板的结构”与“防水”之间还缺少一个将二者联系起来的媒介。但是，如果附件3明确给出了包边板所起的作用是防水的教导，那么包边板所起的作用与附件4所要解决的技术问题之间就有了契合点——防水。有了这个契合点，本领域的技术人员就会产生将二者结合的动机，也就是说，附件3给出了将二者结合的技术启示。这或许就是《审查指南》规定判断现有技术是否存在技术启示，要根据区别特征在对比文件中所起的作用与其在要求保护的发明中所起的作用是否相同来认定的真正原因吧。 该案带给我们的启示 笔者认为，该案带给我们的启示是：规则必须严格遵守。尽管规则是人制定的，规则的改变也是常有之事，但是《审查指南》关于创造性审查的规则和方法，是人们在长期专利审查实践中形成的，目的在于尽可能减少和避免主观因素的影响。如果不严格遵循这些规则和方法，或者允许随意地改变这些规则和方法，就会把审查员或法官的主观因素掺杂其间，由于认定事实错误导致错误决定或错误判决。为了避免审查员犯“事后诸葛亮”的错误，《审查指南》告诫道：“审查员应当牢牢记住，对发明的创造性评价是由发明所属技术领域的技术人员依据申请日以前的现有技术与发明进行比较而作出的，以减少和避免主观因素的影响。”同样应当牢牢记住的是，行政机关依法行政是法治国家的基本原则，行政行为要严格限定在法律、行政法规和行政规章的范围内，任何超出法律授权的行政行为都是无效的，也是违法的。人民法院审理专利无效行政案件应当审查专利复审委员会是否严格适用了《审查指南》，以判断其行为的合法性。