一、  概述

在采用专利授权先申请制的国家，申请日毋庸置疑是个非常重要的时间点，凡在申请日之前的公开的现有技术/设计，均可以用于评价专利的新颖性与创造性方面，对专利的授权结果影响很大。不过，作为例外，我国专利法第24条规定了习惯上被称为新颖性宽限期的一项专利制度，即：

申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：

（一）在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的；

（二）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；

（三）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；

（四）他人未经申请人同意而泄露其内容的。

因此，发明创造内容虽然在申请日前公开，但如果该公开行为满足了上述条件，则其后申请的专利将不会仅因在先公开行为而丧失其新颖性（同样适用于创造性评价，具体详见下文）。若从专利法规的条文上看，该制度似乎较为简单，不过在实践中的适用情形却相对复杂，随着专利制度的持续推进，虽然很多社会公众已经意识到信息保护对专利申请的重要性，不过由于申请人疏忽或者他人窃取信息而导致申请日前专利信息被公开的情况还是时有发生，导致新颖性宽限期在专利复审、无效程序中涉及较多，在专利诉讼程序中也偶有涉及。本文将结合部分案例，对新颖性宽限期的“他人泄露”行为的性质与后果、公开信息与现有技术的关系、宽限期声明等问题进行分析。

首先，根据WIPO所做的统计资料显示，绝大多数国家都依据《巴黎公约》制定了本国的新颖性宽限期制度，从比较法层面而言，新颖性宽限期大致区分为广义宽限期（General Grace Period）和（狭义）宽限期，前者涵盖发明创造申请日前12月内申请者本人及从其处得知发明创造信息的人所做的公开和第三人违反保密协议所做的公开，后者仅包括申请日前6个月内申请者本人或经其授权的人在官方指定或承认的展会、展览中的公开及第三人未经权利许可的公开[①]。

不难发现，我国《专利法》规定的新颖性宽限期类型基本属于在狭义宽限期，但又在根据我国实际国情在狭义宽限期的公开方式中先后补充了两类公开情形，即“在规定的学术会议或者技术会议上发表其发明创造”以及“在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的”（《专利法》2020年修正时加入）这两种情形，实践中较容易出现争议情况集中于第四种公开情形，即“他人未经申请人同意而泄露其内容的”，故本文对其余三类公开情形不做进一步展开讨论。

二、   关于“泄露”行为的认定

1.      “泄露”行为的性质及其后果

为了明确《专利法》第24条“泄露”行为的性质，既要结合申请人对“泄露”行为的主观意思内容，也要结合“泄露”行为与合法“公开”行为的区别之处，对其予以分析。从法律条文上看，“未经申请人同意”的主观要件与“泄露”行为的客观要件上是相互对应的，至于申请人究竟不同意的是发明创造被公开本身还是“泄露”这一公开方式，考虑到申请日前的发明创造公开终究更多是不利于申请人的，故似以认定申请人不同意公开为妥，也就是说申请人不同意“泄露”即不同意公开，如果申请人已经自行公开的话，就不应再对他人后续的泄露行为主张适用《专利法》第24条第（4）项的规定。

进一步抛开行为主体或申请人主观意向上的区别不谈，仅就《专利法》第24条的“泄露”与合法的“公开”（即前三项规定的公开方式）的而言，二者的行为结果可以认为是相同的，结合国知局专利复审委在第28571号无效决定案件中对“泄露”行为的认定可知，该行为将使得发明创造的内容在申请日前处于为公众所知的状态，进一步结合专利法第24条所规定的公开方式而言，可知二者均将达到社会公众首次得知的状态，因此，申请人一旦自行“公开”后就不可能再有他人“泄露”一说。

因此，在申请日前六个月内，虽然行为人可以多次合法“公开”发明创造内容并以其第一次公开时起算宽限期，但在申请人采取《专利法》第24条前三项规定的方式公开之后，如果他人获悉并进一步在诸如公开出版物上发表发明创造内容、抢先申请并公开专利内容，且可以证明“泄露”内容来源于申请人自行公开，则即便此时存在“他人未经申请人同意而泄露其内容”，申请人也不能对此主张按照新颖性宽限期予以认定。这除了“泄露”行为性质的因素外，也是因为新颖性宽限期作为一种“补救措施”，其保护力度也相当有限，不可过分依赖[②]，特别是在申请人已经提前自行公开相关发明创造的前提下，普通公众根本无从判断他人进一步的公开行为是否违背申请人的主观意愿，甚至完全有理由认为他人在后公开行为系申请人的授意，此时如果仍然按照专利法第24条第（4）项为其提供新颖性宽限期保护的话，则令公众无法做出合理预期，有悖于专利制度平衡公众利益与申请人利益的初衷。

值得一提的是，因他人抢先申请专利而构成本专利的抵触申请时，专利权人不能以抵触申请系他人未经本专利申请人同意造成泄露而主张适用新颖性宽限期。国知局复审委第28571号无效决定所涉案件的情况即是如此：在涉案专利申请日以前的六个月内，虽因有人就该相同方案提出专利申请但并未造成向社会公众公开的事实，发明创造方案本身仍未被社会公众所知悉，不符合“他人未经申请人同意而泄露其内容的”情形，无法适用《专利法》第24条之规定。故抵触申请不属于“泄露”的情形[③]，根据该案件的审理思路也可以看出，新颖性宽限期适用于救济因发明创造内容处于提前公开状态而成为现有技术这一问题，却非为了解决因他人抢先申请所形成的抵触申请（尚未公开），在遇到因他人恶意抢先申请时，申请人更适合提出权属确认纠纷。

2.关于“泄露”行为的证明义务问题。

国知局专利复审委在第29864号复审决定所涉案件中认定，主张他人通过合法方式获知发明内容而后未经专利申请人或专利权人同意泄露其内容的，专利申请人或专利权人需要提交他人合法获悉内容或者他人公开的信息来源于专利申请人或专利权人的相关证据，并具体说明或证明他人违反与后者之间存在的明示或默示保密义务[④]。

3.因员工职务行为而发生发明创造内容“泄露”的新颖性宽限期认定

结合第26878号某外观设计专利无效决定所涉案件可知，虽然表面上泄露发明创造内容的主体是单位员工，但是如果泄露行为不属于个人行为，而是代表单位的职务行为时，则不适用新颖性宽限期。该案中，无效申请人提交的证据4为一份网络证据保全公证书，具体内容是优酷网站名为“DJI××创新”的用户于2012年5月23日发布的一段无人机航拍视频，证明案涉专利在申请日前已经因该视频公开而丧失新颖性，专利权人提交反证以证明该证据4的视频系专利权人的员工詹某擅自发布，违反了《员工保密协议》，其公开行为符合专利法第24条关于新颖性宽限期的情形，不能作为案涉专利的现有设计。同时，专利权人声称其已于2014年12月26日向国家知识产权局提交了新颖性宽限期声明。对此，合议组结合在案证据认为詹某在2012年负责为专利权人发布产品视频期间使用上述属于专利权人的官方视频账号发布了证据4的视频内容，由此认定上述公开行为是员工履行工作职责的行为，并非违背专利权人意志并构成专利权人的单位行为，故证据4的公开不属于“他人未经申请人同意泄露发明内容”的情形，不能因此享有当时有效的《专利法》第24条第（3）项规定的宽限期[⑤]。

三、  对于新颖性宽限期内所公开的发明创造内容与现有技术/设计的关系

在新颖性宽限期内符合法定公开方式的发明创造可以用于评价除申请人以外其他人提出的相同方案专利申请，故被公开内容应属于专利申请日之前的现有技术，但明显区别于一般意义上的现有技术，包括至少两处不同之处：

其一，在复审/无效阶段，这类现有技术不能用于评价已经提出不丧失新颖性声明（或证明文件）的申请人就相同技术方案所申请专利的新颖性与创造性（下文将结合案例就创造性评价问题进一步说明），但却可以作为现有技术评价申请人以外其他人以相同技术/设计方案提出的专利申请。其二，虽然我国专利法及其实施细则、最高院相关司法解释并未作出明文规定，但在专利侵权诉讼阶段，这类现有技术一般不得被援引为专利侵权抗辩中的现有技术，对此北京高院、重庆高院均已经对此做了明确审判指引，即“依据《中华人民共和国专利法》第二十四条的规定享受新颖性宽限期的技术不得作为前款现有技术予以援引”[⑥]。

上述两点区别使得新颖性宽限期所公开的技术不同于一般意义上的现有技术/设计，进而赋予了新颖性款宽限期独特的制度价值。

四、  关于新颖性宽限期声明的必要性与及时性

根据《专利法实施细则》第30条的规定可知，如果申请人采取申请日前主动公开的方式（主要为专利法第24条前三种公开方式），为了获得相应的新颖性款宽限期，则应在提出专利申请时提出声明，并在2个月内提交相关证明文件。如果是专利法第24条规定的第4种公开方式即未经同意而遭他人泄露的，则应根据国知局的要求提交证明文件，对此,《专利审查指南》进一步要求申请人应在申请日以后得知的，应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明，并附具证明材料。同样地，提出新颖性宽限期声明看似方便做到，但是专利授权确权及维权程序的实践操作中会面临比较复杂的情况，特别如果宽限期是因他人泄露了申请人/专利权人技术方案而导致提前公开的情况下，申请人或专利权人很可能因为一时疏忽而导致丧失本应享有的新颖性宽限期利益，比如下述两种情况：

1.      申请人的发明创造在申请日前六个月内被他人获悉并抢先申请专利并获得授权公开。申请人在得知情况时，往往倾向于发起权属争议寻求司法救济，将在先申请的专利划归本人所有。不过，一旦提起权属争议也即表明申请人已经知晓了该发明创造被提前公开，此后如果未在两个月内提交宽限期声明，则在后续程序中很有可能会由于被这份在先申请破坏新颖性，导致在后申请被驳回或者系争专利权本身被宣告无效[⑦]。

2.      如果在先申请的权属争议系由第三人提出，则情况将更为复杂。此时由于在先申请的纠纷发生在第三人与在先申请人之间，程序中一般不涉及本申请人，故本申请人通常被认为将无从得知其发明创造，因而不能要求其在上述争议发生的一定时间内提出新颖性宽限期的声明，但倘若有证据表明本申请人对于前述权属争议明显知情并且能够确定其知情时间，本申请人一旦错过该时间未提出宽限期声明，则非常容易导致无法享有对应的新颖性宽限期[⑧]。

例如，在国知局专利复审为审理的某无效宣告请求案中，A公司就专利权人为甲的案涉专利向国家知识产权局提起无效宣告请求，并提交了公开日早于涉案专利的申请日构成现有技术的专利文献作为证据1，以案涉专利相对于证据1不具备新颖性为由，请求宣告涉案专利无效。在无效口审过程中，甲提出：证据1为A公司抄袭自B公司的技术之后提出的专利申请，现经法院判决后已经确认证据1公开的内容来源于B公司的技术图纸，并判定证据1的专利权归属于B公司，B公司是本案专利权人甲所有的公司，因此证据1的公开属于A公司非法获取自甲且违背甲的意愿泄露，公开时间在涉案专利的申请日前六个月内，因此案涉专利应当享有不丧失新颖性的宽限期，证据1不应被视为影响涉案专利新颖性的现有技术。对此，合议组认为“能否享有新颖性宽限期，还要考察案涉专利申请人甲提出声明的时机是否符合《专利审查指南》的规定。本案中，根据证据1的权属争议的法院判决书，A公司与B公司的权属纠纷于2018年02月被法院受理，原告B公司的法定代表人为甲，职务为总经理。可见，甲不仅是B公司的所有者，同时还是B公司的高级管理人员、以及依法代表B公司行使民事权利、履行民事义务的主要负责人。根据《公司法》的规定及一般常识，总经理负有主持公司的资产经营管理等工作的职责；《民事诉讼法》还规定：法人由其法定代表人进行诉讼。据此可以推断，甲对B公司的涉诉情况理应在第一时间知情，也即，本案专利权人应当在2018年02月即已知晓涉案专利的技术方案被证据1提前泄露，故应当在2018年04月以前提出不丧失新颖性宽限期的声明。再者，本案合议组于2019年11月将无效理由和证据1转送给了专利权人，因此，即便有证据表明专利权人在2018年02月时对证据1不知情，其至少也应该在收到合议组的转交之后知晓涉案专利的已被证据1泄露，进而应当在2020年01月以前提出不丧失新颖性宽限期的声明。然而专利权人直到2020年04月份头审理时才提出新颖性宽限期的声明，显然已经超出了“得知情况后两个月”的期限。基于上述理由，对于专利权人有关‘不丧失新颖性宽限期’的主张，合议组并未予以支持，涉案专利最终由于相对于证据1不具备新颖性、创造性均被宣告无效”。

五、  宽限期制度也可以用于排除现有技术对创造性评价的情形

尽管《专利法》第24条明文规定宽限期制度仅适用于新颖性，但在实际案件审理中，该宽限期其实可以同样适用于排除已公开内容对专利申请创造性的评价。

例如我国专利局第7442号复审决定所涉案件中，实审部门在第一次审查意见通知书中指出，对比文件1破坏申请专利要求5和7的新颖性，破坏了权利要求1-4和6的创造性。对比文件1系未经其作者未经申请人同意泄露发明内容，复审决定支持了申请人的主张，认为对比文件1的公开属于可以享有宽限期的情形，不能作为评价涉案申请新颖性、创造性的现有技术文件[⑨]。结合这一案例可以看出，宽限期制度归根结底是为了排除某类特殊现有技术（申请以法定方式公开而成为现有技术）对特定主体（申请人）在专利授权确权及维权阶段的否定作用，其核心目的在于对专利申请人或专利权人救济，合理排除其对专利申请创造性的评价作用应是该制度的应有之义。

六、  总结

新颖性宽限期作为发轫于《巴黎公约》为国际展览会展出的发明创造给予“临时保护”的初心之一，既有其促进科学技术交流的制度价值，也不乏其对申请人予以有限救济的平衡作用。除了本文简要涉及到的其在专利授权确权与维权程序中适用的若干事项，还存在新颖性宽限期与专利申请优先权的衔接、国际协调等诸多问题，是一项值得予以更多关注的专利制度。

[①] 马燕、冯术杰 . 浅议外观设计法律和实践中的新颖性宽限期[J]. 中国发明与专利，2014（5）：78-80。

[②] 尹新天 . 中国专利法详解[M] . 知识产权出版社，2011: 325-326.

[③] 国家知识产权局专利复审委员会. 以案说法-专利复审、无效典型案例指引[M]. 知识产权出版社，2018:P134.

[④] 国家知识产权局专利复审委员会. 以案说法-专利复审、无效典型案例指引[M]. 知识产权出版社，2018:P133-134.

[⑤] 国家知识产权局专利复审委员会. 以案说法-专利复审、无效典型案例指引[M]. 知识产权出版社，2018:P133.

[⑥] 北京市高级人民法院知识产权民事诉讼证据规则指引（2021）第2.45条第3款。

[⑦] 王效维、王可、张娟. 新颖性宽限期适⽤规则的考量. 国家知识产权局复审和无效审理部复审无效决定评析. https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/12/3/art_2650_171861.html. 2021/12/3. 2022/5/10 14时访问。

[⑧] 同⑦。

[⑨] 国家知识产权局专利复审委员会. 以案说法-专利复审、无效典型案例指引[M]. 知识产权出版社，2018:130.