韩春明
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北京某公司侵犯商标专用权纠纷案—如何适用侵犯商标权惩罚性赔偿
来源：韩春明律师
发布时间：2020-02-21
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基本案情
2010年，原告经授权取得某国外诉争商标在中国地区的唯一合法使用权，用于原告2020冬奥系列体育用品的生产和销售，并投入巨额广告费进行各种商业推广活动及宣传，使该品牌在国内外均具有较高市场知名度。
2016年，原告发现中被告在网络及线下实体店，宣传展示及销售的体育用品使用的商标标识与原告所持有的诉争商标字形、读音相近，使用形式上亦抄袭了原告的商标。经原告统计，被告侵权商品的销售总额已达到数千万元。
北京某体育公司诉称：
被告恶意侵犯原告的商标专用权，应当按照商标法第63条第1款之规定，请求法院判决被告向原告赔偿经济损失共计1000万元。
被告北京科技科技公司辩称：
被告依法取得注册商标使用权，是对注册商标的合法使用。且被告产品上使用的标识和原告主张权利的商标存在根本区别，不相似也不会造成混淆，请求法院驳回原告的全部诉讼请求。
惩罚性赔偿制度作为一种法律救济的基本制度，被英美法系国家广泛适用。我国新商标法借鉴了该制度，规定了侵犯商标专用权的惩罚性赔偿责任。这是我国首次在知识产权法领域规定侵权损害惩罚性赔偿责任，不仅是知识产权立法领域的重大突破，也是民商法领域的重大突破。由于这一规定比较原则，如何适用这一新的制度，成为知识产权司法实务中的热点和难点；
一、侵犯商标专用权惩罚性赔偿责任的适用条件
商标法第63条第一款规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”适用惩罚性赔偿责任必须具备以下三个基本条件：（1）商标侵权人的过错形态为“恶意”；2.商标侵权情节须达到“严重”的程度。3.商标权人遭受经济损失。
二、对于主观恶意的司法认定
根据我国商标法的规定，惩罚性赔偿条款适用的主观条件为“恶意侵犯商标专用权”，即惩罚性赔偿在商标侵权中的适用以恶意为主观条件。但是对何为恶意，立法释义没有作出进一步的明确。实务界通说认为，恶意是故意的一部分，但属于过错程度比较高的故意，可以被理解为直接故意。
主观过错属于行为人的一种心理状态，在审判中只能通过其外在的行为推定其主观上的过错程度。本案中，法院推定被告存在恶意，主要基于以下几点判断：
（1）注册和使用商标的行为。客观行为推定主观过错，如被告曾经在商标局注册过类似的商标，被驳回后却仍然继续使用的，可以推定此事被告显然已经充分知原告诉争商标在先注册，却通过在相同类别上注册有关的商标，并在故意使用的主观心理，主观过错十分明显。
（2）权利商标的知名度。原告主张的诉争商标在其注册的商品上具有较高的显著性、知名度和识别度，被告在明显知悉原告权利商标的情况下，仍然在所生产、销售的相同商品上使用与权利商标近似的标识，存在傍靠名牌谋取不当利益的故意，可以认定为存在明显的故意。
三、对于情节严重的司法认定
商标法并未具体规定什么样的行为属于情节严重。司法实践中，对于情节严重的判定，一般可以从侵权行为的具体方式、持续时间、地域范围以及给权利人带来的巨大经济损失等方面进行综合考量。实践中，法院主要从以下几个方面认定被告行为构成了情节严重。
（1）被告生产、销售同类商品的行为。被诉侵权标识与权利商标近似程度越高，被诉侵权商标与权利商标核定使用的商品范围越一致，越容易导致相关公众产生混淆，对权利人造成的损害就越大，侵权情节也就越严重。
（2）侵权范围非常广。侵权人越是在影响力约定的电子商务平台或知名线下商场销售被诉侵权商品，侵权范围月光。特别是由于互联网具有国际性特点，销售对象以及侵权商品所产生的影响已经不限于一个省市乃至一个国家的地域范围，侵权范围非常广，给权利商标造成的负面影响巨大。
（3）侵权期间比较长，可将侵权行为持续的时间超过一年的认定为侵权期间较长；
（4）侵权行为系重复侵权，包括：侵权人曾因同样的商标侵权行为被行政处罚，或被司法认定构成侵权，或向商标权人承认从事商标侵权行为等情形；（
（5）损害后果比较严重，包括：侵权行为给权利人造成的实际损失巨大，或者侵权人侵权获利巨大，或者对权利人的社会声誉造成严重的负面影响等；。
（6）侵权行为的社会影响较大，包括：侵权行为涉及众多消费者利益，或侵权产品在社会公众中产生比较严重的负面评价等情形；
（7）其他情节严重的情形
四、商标权人遭受经济损失。
只有商标权人因商标侵权行为遭受经济损失，才可能对侵权人适用惩罚性赔偿责任。如果商标侵权行为尚未造成权利人经济损失，如侵权人许诺销售侵权产品，但侵权产品尚未实际销售的，由于商标权人的市场份额并未被侵占，商标权人没有遭受实际经济损失，侵权人也未因侵权行为而获利，此时商标权人至多只能获得为制止侵权行为所支付的合理开支的赔偿，不能获得其他损失赔偿金，更不能获得惩罚性赔偿金。
五、惩罚性赔偿的计算
惩罚性赔偿责任是在补偿性赔偿责任的基础上，加重侵权责任人的赔偿责任。因此，计算惩罚性赔偿金的前提是确定补偿性赔偿金的数额，即明首先要明确的是赔偿额的计算依据。根据商标法第63条第1款的规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益以及商标许可使用费的倍数是确定惩罚性赔偿额的三种计算依据。因此，在权利人主张适用惩罚性赔偿条款时，必须要求其明确计算依据。
司法实践中，当原告主张按照侵权人的侵权获利计算赔偿金额时，由于其很难获得侵权人在侵权期间的销售额、销售量以及利润率等相关财务账簿资料，而侵权人往往会以各种理由拒绝提交甚至提交虚假的财务账簿，这都给法院对于赔偿额计算基数的认定增加了难度。
有的法院明确表示以侵权人公司的最近几年的年度财务数据(审计报告)为基数计算被告侵权所获得的利润。并根据最高院《专利规定》第20条第3款规定，综合考虑被诉侵权商品对于被告企业整体营业利润的贡献率，确定赔偿额的计算基数。并在此基础上按照侵权人公司因侵权获利的3倍确定最终的赔偿数额。
有的法院对采取不同的计算方法，根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条之规定，根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算侵权人的侵权获利，据此得出侵权获利数额。并在此基础上按照侵权人公司因侵权获利的3倍确定最终的赔偿数额。
2010年，原告经授权取得某国外诉争商标在中国地区的唯一合法使用权，用于原告2020冬奥系列体育用品的生产和销售，并投入巨额广告费进行各种商业推广活动及宣传，使该品牌在国内外均具有较高市场知名度。
2016年，原告发现中被告在网络及线下实体店，宣传展示及销售的体育用品使用的商标标识与原告所持有的诉争商标字形、读音相近，使用形式上亦抄袭了原告的商标。经原告统计，被告侵权商品的销售总额已达到数千万元。
北京某体育公司诉称：
被告恶意侵犯原告的商标专用权，应当按照商标法第63条第1款之规定，请求法院判决被告向原告赔偿经济损失共计1000万元。
被告北京科技科技公司辩称：
被告依法取得注册商标使用权，是对注册商标的合法使用。且被告产品上使用的标识和原告主张权利的商标存在根本区别，不相似也不会造成混淆，请求法院驳回原告的全部诉讼请求。
法院认为：
（1）被告在体育用品上大量使用了标识。标识在构成要素、字形、读音上均与原告持有的诉争商标构成近似。因被诉商品与原告主张的权利商标核定使用的商品构成同一种商品，而被诉商品中所使用的标识与原告主张的权利商标构成近似，且原告注册商标具有较强显著性和较高知名度，故相关公众会误认为被诉商品系由原告提供，被诉行为存在混淆可能性。因此，被诉商品使用标识侵犯了原告诉争的注册商标的专用权。（2）关于赔偿损失的数额。被告中作为同类商品的经营者，理应知晓原告注册商标的知名度，其生产并且在第三方电子商务平台以及自营官方网站所销售的商品上突出使用与涉案商标近似的标志，且销售金额巨大；同时，根据被告在国家工商行政管理总局商标局早注册的商标近似为由，并被驳回注册申请，被告此时显然已经充分知晓原告在先注册的诉争商标的系列商标。被告知道其使用涉案被诉标志可能会给消费者造成严重误导，导致商品来源混淆误认的情况下，仍然继续生产和销售侵权商品，其主观恶意明显，侵权情节严重，应按照中被告因侵权获利的3倍确定赔偿数额。判决被告赔偿原告经济损失800万元及合理开支50万元，并判决被告在其官方网站首页连续7日刊登声明，就涉案侵权行为为原告公司消除影响；
惩罚性赔偿制度作为一种法律救济的基本制度，被英美法系国家广泛适用。我国新商标法借鉴了该制度，规定了侵犯商标专用权的惩罚性赔偿责任。这是我国首次在知识产权法领域规定侵权损害惩罚性赔偿责任，不仅是知识产权立法领域的重大突破，也是民商法领域的重大突破。由于这一规定比较原则，如何适用这一新的制度，成为知识产权司法实务中的热点和难点；
一、侵犯商标专用权惩罚性赔偿责任的适用条件
商标法第63条第一款规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”适用惩罚性赔偿责任必须具备以下三个基本条件：（1）商标侵权人的过错形态为“恶意”；2.商标侵权情节须达到“严重”的程度。3.商标权人遭受经济损失。
二、对于主观恶意的司法认定
根据我国商标法的规定，惩罚性赔偿条款适用的主观条件为“恶意侵犯商标专用权”，即惩罚性赔偿在商标侵权中的适用以恶意为主观条件。但是对何为恶意，立法释义没有作出进一步的明确。实务界通说认为，恶意是故意的一部分，但属于过错程度比较高的故意，可以被理解为直接故意。
主观过错属于行为人的一种心理状态，在审判中只能通过其外在的行为推定其主观上的过错程度。本案中，法院推定被告存在恶意，主要基于以下几点判断：
（1）注册和使用商标的行为。客观行为推定主观过错，如被告曾经在商标局注册过类似的商标，被驳回后却仍然继续使用的，可以推定此事被告显然已经充分知原告诉争商标在先注册，却通过在相同类别上注册有关的商标，并在故意使用的主观心理，主观过错十分明显。
（2）权利商标的知名度。原告主张的诉争商标在其注册的商品上具有较高的显著性、知名度和识别度，被告在明显知悉原告权利商标的情况下，仍然在所生产、销售的相同商品上使用与权利商标近似的标识，存在傍靠名牌谋取不当利益的故意，可以认定为存在明显的故意。
三、对于情节严重的司法认定
商标法并未具体规定什么样的行为属于情节严重。司法实践中，对于情节严重的判定，一般可以从侵权行为的具体方式、持续时间、地域范围以及给权利人带来的巨大经济损失等方面进行综合考量。实践中，法院主要从以下几个方面认定被告行为构成了情节严重。
（1）被告生产、销售同类商品的行为。被诉侵权标识与权利商标近似程度越高，被诉侵权商标与权利商标核定使用的商品范围越一致，越容易导致相关公众产生混淆，对权利人造成的损害就越大，侵权情节也就越严重。
（2）侵权范围非常广。侵权人越是在影响力约定的电子商务平台或知名线下商场销售被诉侵权商品，侵权范围月光。特别是由于互联网具有国际性特点，销售对象以及侵权商品所产生的影响已经不限于一个省市乃至一个国家的地域范围，侵权范围非常广，给权利商标造成的负面影响巨大。
（3）侵权期间比较长，可将侵权行为持续的时间超过一年的认定为侵权期间较长；
（4）侵权行为系重复侵权，包括：侵权人曾因同样的商标侵权行为被行政处罚，或被司法认定构成侵权，或向商标权人承认从事商标侵权行为等情形；（
（5）损害后果比较严重，包括：侵权行为给权利人造成的实际损失巨大，或者侵权人侵权获利巨大，或者对权利人的社会声誉造成严重的负面影响等；。
（6）侵权行为的社会影响较大，包括：侵权行为涉及众多消费者利益，或侵权产品在社会公众中产生比较严重的负面评价等情形；
（7）其他情节严重的情形
四、商标权人遭受经济损失。
只有商标权人因商标侵权行为遭受经济损失，才可能对侵权人适用惩罚性赔偿责任。如果商标侵权行为尚未造成权利人经济损失，如侵权人许诺销售侵权产品，但侵权产品尚未实际销售的，由于商标权人的市场份额并未被侵占，商标权人没有遭受实际经济损失，侵权人也未因侵权行为而获利，此时商标权人至多只能获得为制止侵权行为所支付的合理开支的赔偿，不能获得其他损失赔偿金，更不能获得惩罚性赔偿金。
五、惩罚性赔偿的计算
惩罚性赔偿责任是在补偿性赔偿责任的基础上，加重侵权责任人的赔偿责任。因此，计算惩罚性赔偿金的前提是确定补偿性赔偿金的数额，即明首先要明确的是赔偿额的计算依据。根据商标法第63条第1款的规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益以及商标许可使用费的倍数是确定惩罚性赔偿额的三种计算依据。因此，在权利人主张适用惩罚性赔偿条款时，必须要求其明确计算依据。
司法实践中，当原告主张按照侵权人的侵权获利计算赔偿金额时，由于其很难获得侵权人在侵权期间的销售额、销售量以及利润率等相关财务账簿资料，而侵权人往往会以各种理由拒绝提交甚至提交虚假的财务账簿，这都给法院对于赔偿额计算基数的认定增加了难度。
有的法院明确表示以侵权人公司的最近几年的年度财务数据(审计报告)为基数计算被告侵权所获得的利润。并根据最高院《专利规定》第20条第3款规定，综合考虑被诉侵权商品对于被告企业整体营业利润的贡献率，确定赔偿额的计算基数。并在此基础上按照侵权人公司因侵权获利的3倍确定最终的赔偿数额。
有的法院对采取不同的计算方法，根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条之规定，根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算侵权人的侵权获利，据此得出侵权获利数额。并在此基础上按照侵权人公司因侵权获利的3倍确定最终的赔偿数额。
值得注意的是，在计算侵犯商标专用权惩罚性赔偿金数额时，不能将法定赔偿金和合理开支作为计算惩罚性赔偿金的基数。因为法定赔偿金和合理开支本身就具有一定程度的惩罚性赔偿的性质，不宜再次纳入，否则容易导致判赔金额显失公正。
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律师姓名：韩春明
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执业律所：北京市中伦文德律师事务所
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职 务：主办律师
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执业证号：11101*********947
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