杨某、西安某公司诉尚某专利侵权纠纷一案，我作为被告尚某的代理人参与本案诉讼。2010年*月*日，西安中院作出驳回原告诉讼请求的一审判决，该判决现已生效。现将承办本案的过程及体会总结如下：

一、受理过程

      2010年*月*日，本案被告人尚某找到我，称原告杨某及某有限公司告其所销售的铝型材侵犯了其外观设计专利，原告要求其及生产厂家停止侵权、赔偿损失。尚介绍，杨申请专利的铝型材实际是本市型材销售商朱某最先设计的，这种型材在杨申请专利前已经在市场上投入使用，并提供了其本人销售的铝型材、朱某的铝型材以及原告的铝型材进行对比。

      通过尚的介绍以及对专利产品与涉嫌侵权产品进行比对，我初步认定原告的专利可能不具备新颖性，应属无效专利。为此，我初步形成了关于本案的两种代理思路：一种是通过向国家专利局申请确认原告专利无效，从而釜底抽薪，使原告诉讼请求丧失存在的基础；另外一种是，考虑到时间和费用的问题，以现有公知设计进行抗辩，从而使得原告诉讼请求不能成立。尚某很赞同我对案件的分析，明确表示不走宣告专利无效的程序。

      双方于2010年*月*日签署了代理合同。

二、代理思路的确定

      本案的关键是对原告外观设计专利新颖性的认定。为了落实原告专利是否具备新颖性，我进行了下列调查工作：

      1、通过知识产权网站了解涉案型材的专利保护范围及其法律状态；

      2、根据尚某提供的线索，找到涉诉专利型材的设计者朱某，了解其设计思路以及对所设计型材的推广销售情况。

      3、拿朱某设计的型材与涉案专利型材进行比对，从普通人的视角审视是否构成相同或者近似；

      4、拿原告申请专利的铝型材设计图向销售朱某铝型材的经销商进行调查，核实其是否销售过与专利型材样式相同或相似的铝型材；

      5、要求委托人及其生产厂家提供有关的销售图册、宣传书等书面资料。

      6、向铝型材经销商了解与专利型材相似型材的市场销售情况。

      通过上述调查、取证工作，证实了如下两个事实：

      1、原告的外观设计专利与朱某在先设计并销售的铝型材外观极为近似，尤其是主视图部分完全一样。

      2、原告的外观设计专利与在其申请专利五六年前市场上销售的“76”型材外观相似，只是比“76型材”加宽一些，且其主视图与“76”型材一模一样。

      基于上述调查结果，我最终确立了以现有公知设计抗辩的代理思路。

三、诉讼策略的选择

      客观的说，虽然根据调查结果可以确定原告专利不具备新颖性，但是实际上，所取得证据囿于客观原因存在一定的瑕疵：

      1、涉案专利型材的发明者朱某囿于“多一事不如少一事”的观念，不愿意出庭作证，也不愿意拿出其当初的设计图纸，使得涉诉专利型材与朱某型材相似的事实不能得到证明；

      2、生产厂家的型材销售图册没有明确的日期，没有其他证据佐证，证明力度欠缺。

      3、证人证言的证明力在司法时间中被采信存在一定难度。

      考虑到本案铝型材主要是销售给型材加工商，再由这些加工商将加工好的成品销售到最终消费者中，我再次向加工商了解：以他们的认知是否能够看出原告专利型材与被告等人销售型材的区别，他们均反映两种型材基本一样，但他们常年销售型材，还是可以看出来。

      有鉴于上述证据瑕疵的顾虑以及涉案专利型材产品的销售对象是型材加工商的实际，为稳妥起见，我拟定了如下应诉方案：

      1、加强证据证明力：向法院申请调取证据，由法院对朱某进行调查；

      2、从攻的角度，以被告销售型材与原告专利型材不相似答辩：主要向法庭阐明本案的“消费者”的是型材加工商而非一般的型材成品消费者，从而得出消费者不会误认的结论；

      3、从防的角度，以被告实施的是现有公知设计进行抗辩：主要以市场上销售多年的“76”型材与原告的专利型材进行比对，从而得出原告型材不具备新颖性的结论，进而得出被告是对现有公知设计的实施，不构成侵权的结论。

四、有效组织证据质证：

      1、把握原告证据的漏洞，通过法庭询问使得原告自认其于申请日之前已在市场上销售专利型材；

      2、对“76”型材进行有效举证：主要是巧妙设置提问问题。一是询问原告“76”型材什么时候开始在市场销售；二是询问原告其专利型材与“76”型材相比有什么不同。

      对于第一个问题，原告承认“76”型材在申请日前已经在市场销售多年；对于第二个问题，原告认为他的专利型材比“76”型材更宽，外观不一样。

      抓住原告这一回答，我紧接着提出了第三个问题：“原告为什么要对“76”型材进行加宽？”原告回答是为了“加装防护网”

      可以说，通过对原告的有效盘问和证据质证，胜诉之局在法庭上已见分晓。

      首先，从外观上，“76”型材与原告涉案专利型材构成近似是非常明显的事实；其次，外观设计的保护范围是图形，而并非大小、比例或者功能。原告的回答恰恰说明，其外观设计专利只是对“76”型材进行了功能性的加宽，并未实质改变“76”型材的设计。这些足可得出被告所实施专利为现有公知设计的结论。

五、办理本案的体会

      1、要进行扎实的调查取证，准确把握案件证据的证明力，并能根据证据情况拟定诉讼的攻防方案；

      2、 要高度重视庭审提问环节，巧妙设计提问问题，通过提问环节补强己方证据的不足。

                                                               承办律师：董春红