1、关于专利无效宣告

　　 （1）专利权无效的理由

     专利无效宣告请求是由被控企业向专利复审委提出，或者向人民法院提出。被控企业需向专利复审委或人民法院提供证据，证明专利权人（指控方）手中的专利权已不符合专利条件，如指出该专利早已是公知技术，不符合专利性，国内外早有生产销售等。

　　 （2）反诉专利权无效的时机

      被控侵权企业可以在诉讼的答辩期间提出无效宣告请求并在请求后一个月内补充必要的证据。不仅外观设计、实用新型因为初步审查制度而存在专利问题，即使是发明专利，只要证据充足，也有可能被宣告无效，这是从根本上解决被控侵权的治本之道。

　　 （3）反诉专利权无效的后果

     法院在审理专利侵权诉讼中，遇到被告反诉专利权无效的情况，只能根据专利复审委对该专利权效力及保护范围所作出的决定，对侵权案件作出结论。

     专利复审委的决定会有三种情况，即第一，宣告专利权无效。第二，维持部分专利权有效、部分无效。第三，维持原专利权有效。

     针对第一种情况，经专利复审委作出宣告专利权无效的决定后，法院应当根据宣告专利权无效的决定，判决驳回反诉原告的起诉。该原告申请撤诉的，应予以准许。

     针对第二、三种情况，专利复审委经审查作出维持部分专利权有效，部分无效或维持原专利权有效的决定，法院应继续专利权侵权案件的审理。

　　  2、等同侵权的抗辩事由

　　 （1）运用禁止后悔原则进行抗辩

     禁止反悔原则是指申请人在与专利局或专利复审委之间往来的文件中已经确认为已有技术的内容或明确表示放弃请求保护的技术内容，在以后指控他人侵权时不得反悔。如果专利权人在专利侵权诉讼中反悔，将已经认可不属于其权利要求保护的技术内容扩大解释为属于其专利保护的内容，法院会认定该主张不成立。因此，被控企业可以在被控侵权诉讼中运用此原则对抗指控。

　　 （2）自由公知技术抗辩

     公知技术是指专利申请日前公开并进入公有领域的技术。如果被控侵权的技术特征与其相同，此时不论被控侵权物的技术特征与权利要求记载的技术特征是否相同或等同，均不构成侵权。

　　  3、法定不视为专利侵权的情形

　　 （1）在先使用权的享有

     先用权是指原告专利申请日以前，任何人已经制造相同产品、使用相同方法或已作好制造、使用的必要准备，在该专利授权后，仍有继续在原有范围内制造或使用该技术的权利，也就是说，具有先用权者不被视为侵犯专利权。

　　 （2）专利权用尽

     专利权人制造、进口或经专利权人许可而制造、进口的专利产品或依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或销售该产品的，不构成侵犯专利权。

 　　（3）临时过境保护

     根据法律规定，临时通过中国领土、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议，或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的行为，不视为侵犯专利权。但不包括用交通运输工具对专利产品的“转运”，即从一个交通运输工具转到另一个交通运输工具上的行为。如果属于上述行为不被视为专利侵权。

 　 （4）非生产经营性使用

     非生产经营性使用，也称为善意第三人免赔责任抗辩。为生产经营目的使用或销售不知道是未经专利权人许可而制造并销售的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明产品来源的，应当停止侵权，但不承担赔偿责任。

　　 4、不经许可但应付费的情形

　 　（1）强制实施许可

      所谓专利权的强制实施许可，是指具备实施条件的单位以合理的条件请求发明或者实用新型专利权人许可实施其专利，而未能在合理长的时间内获得这种许可时，国家知识产权局根据该单位的申请，可以给予实施该发明专利或者实用新型专利的强制许可。

      从上述规定可以看出，专利权的强制实施许可要符合如下条件：

     （A）仅限于发明或实用新型专利，对于外观设计专利不适用强制许可；

     （B）申请的主体应当是单位，个人不能作为申请强制许可的主体；

     （C）申请的主体必须具备实施该专利的条件；

     （D）申请主体在申请强制许可前，已经以合理的条件请求发明或实用新型的专利权人实施该专利，且未能在合理长的期限内得到许可。

      申请人应当提出未能以合理条件与专利权人订立实施许可合同的证据，符合上述条件的，申请人才可以向国家知识产权局申请给予专利强制许可。

      值得注意的是，获得专利强制许可的单位仍应当与专利权人订立许可合同并向其支付专利使用费。

　 　（2）临时保护期使用

     专利申请日至发明专利申请公开日，实施同样的发明创造的，不侵犯其专利权。但是，使用人应当支付合理费用。因此发生的纠纷与专利侵权纠纷不同，这类案件只能称为发明专利临时保护期费用纠纷。

　　 5、合法使用权的抗辩

     合同抗辩，是指专利侵权诉讼的被告，以其实施的技术是通过技术转让合同从第三人处合法取得的为理由进行侵权抗辩。此抗辩理由不属于对抗侵犯专利权的理由，只是承担侵权责任的抗辩理由。

     技术转让合同的受让方按照合同的约定实施受让技术，侵犯他人专利权的，合同的转让方与受让方构成共同侵权。在合同双方作为专利侵权诉讼的共同被告时，除合同另有约定外，在确定责任时，应当由转让方首先承担侵权责任，受让方承担一般连带责任。

     这类抗辩包括以下四种形式：

　　（1）以委托开发合同为由进行抗辩

     （2）以合作开发合同为由进行抗辩

     （3）以使用许可合同为由进行抗辩

     （4）以享有专利权为由进行抗辩

      6、其他抗辩形式

    （1）、专利权丧失又恢复时他人的使用权

     专利权丧失后又恢复的，在权利丧失期间实施该专利的，不构成专利侵权。

    （2）、对现有被控侵权物的改型

     如果侵权无法避免，可以考虑在技术上对被控侵权物进行改型，在改动成本尽量压低的前提下，保证改型后的产品不落入指控专利的保护范围内，同时，如果改型后产品具有可专利性，应当立即申请新的专利，以期之后获得保护。

    （3）、权利冲突抗辩

     权利冲突是指就相同的权利客体，原告和被告均拥有形式上合法的民事权利，被告以此作为抗辩侵权的理由而引发的冲突。涉及权利冲突的，法律保护在先权利人的合法权益。

     实践中发生冲突较多的是外观设计专利权与商标权、著作权、企业名称权、知名商品特有包装装潢使用权及肖像权的冲突。企业应当及早发现冲突，掌握主动。

    （4）、全面覆盖原则抗辩

     如果权利人的侵权指控满足全面覆盖原则，被控侵权企业可以考虑涉案专利保护范围是否清楚、证据是否具有合法性、真实性及关联性，说明书是否充分公开等。如果满足等同原则，可以考虑是否能以侵害公众利益等为由进行抗辩，以防止专利权人的专利保护范围被过分扩大地解释。

     在具体案件中，常常同时运用多种抗辩招数，或力争侵权不成立，或尽量减少赔偿额度。被控企业也可以想方设法将专利权人拖入漫长的、费用高昂的诉讼程序，以此争取主动，为和解谈判打下坚实的基础。

作者：田树启，北京市律师协会专利委员会委员，知识产权律师