笔者曾经代理过两件同一天提交的外观设计专利申请，这两件专利申请的名称均为“汽车”(下称设计A和设计B)。设计A和设计B的汽车车身整体相同，不同之处在于车身尾部上方，设计A的尾部上方设置了扰流板，设计B的尾部上方设置了尾翼。由于扰流板和尾翼占车身整体的比例较小，审查员发出的审查意见通知书认为二者属于同样的外观设计，要求专利申请人只能提交其中一件专利申请，否则这两件专利申请都将被驳回。
在遇到上述情况时，专利申请人应如何应对?笔者认为有以下几种应对方案：一是按照审查员的要求，选择保留一件专利申请，撤回另一件专利申请，这种方案比较简单，但专利申请人失去了另一件专利申请获得授权的可能;二是专利申请人争辩两件专利申请不属于同样的外观设计，这样会导致两件专利申请均被驳回，在两件专利申请都被驳回后，专利申请人可以向国家知识产权局专利复审委员会提出复审请求。但在这种情况下，专利申请人的时间和费用成本都会增加。
那么，除了上述两种解决方案之外，专利申请人还有其他的解决方案吗?
在日本，一件外观设计专利申请应仅限于单一形状的外观设计，不允许同一形状的两项或者两项以上的相似外观设计包括在一件外观设计专利申请中。如果专利申请人希望一件产品的多项相似外观设计在日本获得保护，则需要利用日本外观设计法中规定的“关联外观设计”系统来提交专利申请。一组相关外观设计专利申请包含一件主外观设计专利申请和至少一件相关外观设计专利申请。相关外观设计专利申请可以与主外观设计专利申请于同一天提交，也可以晚于主外观设计专利申请日提交，但是其提交日必须早于主外观设计专利申请的公开日。一组相关外观设计专利申请的申请人必须为同一申请人。如果专利申请人提交了多件普通外观设计专利申请，而这些普通专利申请涵盖了多项相似外观设计，为了避免重复授权，专利申请人可以对这些普通外观设计专利申请进行修改，把多件涵盖相似外观设计的专利申请转换为一件主外观设计专利申请和多件相关外观设计专利申请。
在美国，如果提交了两件外观设计专利申请，两件专利申请中的设计相似到一定程度，则有可能会产生重复授权问题。在这种情况下，专利申请人可以提交一个最终放弃声明来解决。声明中表示如果两件专利申请都获得授权，那么专利权在有效期内都将属于同一权利人，且一件专利的有效期不得长于另一件专利，即专利“寿命”缩短了。在美国，从授权之日起算，外观设计专利的有效期是14年，因此同天提交的两件外观设计专利申请的有效期可能会不同。通过这种方式，两件相似外观设计申请可以获得两项外观设计专利权。
在欧洲，外观设计专利申请只进行形式方面的审查，对上述问题一般不审查，相关的审查在将来可能进行的无效程序中进行。
从上述介绍可以看出，目前各国或地区对于上述问题采取了不同的处理方式。笔者认为，日本的关联外观设计制度是目前最好的解决方案，对于本文开头所述案件，也可以考虑参照日本的做法，将这两件外观设计专利申请转换为一件主外观设计专利申请和一件相关外观设计专利申请，并且一件主外观设计专利申请和一件相关外观设计专利申请在被授予专利权后不会因互为实质相同为由而被无效。虽然这种做法目前还不可行，但笔者以为，其中的一些思想值得借鉴，比如专利申请人在接到审查意见通知书后，是否可以把两件外观设计专利申请合案到一件专利申请中?
对于外观设计专利申请而言，合案申请和分案申请有哪些区别?外观设计专利不同于发明专利和实用新型专利，其保护范围以图片或者照片中产品的外观设计为准，也就是说，外观设计专利中的图片或者照片起到了两方面的作用：一方面是披露外观设计专利申请的技术方案，相当于发明专利申请和实用新型专利申请的说明书和附图;另一方面是确定外观设计专利申请的保护范围，相当于发明专利申请和实用新型专利申请的权利要求书。
发明专利和实用新型专利的保护范围以其权利要求的内容为准，其权利要求可以通过文字对若干实施方式进行概括，但外观设计专利申请的图片或者照片通常不能概括。因此，将同一产品的多项相似外观设计放在一件专利申请中实质上也是另外一种形式的概括。
对于相似外观设计，将若干项合在一件专利申请中能够避免将来以互为实质相同为由而被无效的风险，不会再出现本文开头时所述案件的情况。但与此同时，专利权人日后在主张权利时的范围也受到约束，仅限于相似设计的范围。相反，如果专利申请人分案提交各外观设计专利申请，这样在授权后能够主张的范围大于相似外观设计，但有可能面对以互为实质相同为由而被无效的风险。
从以上分析可以看出，不论是分案申请还是合案申请，二者既有优点，也有缺点。因此，无论是以哪种方式提交专利申请，专利申请人都应当在提交之前就做好选择。一旦选择之后，专利申请人就要自己承担相应的风险。
在实践中，我们经常遇到的情形是，在相似外观设计专利申请的审查过程中，审查员认为其中有一项或几项外观设计与基本设计不相似而要求专利申请人从该专利申请中删除。专利申请人通常会按照审查员的要求删除被认为与基本设计不相似的某项或者某几项设计。有些情况下，专利申请人会将删除的外观设计提交分案。在这种情况下，由于种种原因，如分案授权的外观设计专利会面临以互为实质相同为由而被无效的风险。
因此，笔者认为，对于上述类型的外观设计专利申请，在审查意见通知书答复阶段给专利申请人合案的机会，是专利申请人以缩小权利范围为代价换取两件外观设计专利都获得授权，这也是专利申请人可以考虑的一个解决方案。(田军锋)
