案情简介
2001年12月19日，原告解某向国家知识产权局申请了名称为“手机自动隐形拨号报失的实现方法”的发明专利(简称本专利)。2003年5月23日，国家知识产权局向解某发出第一次审查意见通知书，载明：权利要求1、3、23、24、45相对于对比文件1(FR2791509)、对比文件2(JP10341281)不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。2003年7月25日，解某对专利申请文件部分内容进行修改后提交。2003年12月3日，国家知识产权局授予专利权并予以公告，专利号为ZL01802972.8号。本专利授权的权利要求书载明了44项权利要求，包括两项独立权利要求，即权利要求1及权利要求23.
2005年3月14日，解某在大中电器中关村店购买海尔信鸽3100手机(海尔彩智星Z3100手机)一部，并取得大中电器公司销售专用票、发票及手机宣传单。经实际操作，解某发现该手机具有的“智能防盗”功能，不仅是对其发明专利的仿制，且存在难以防盗报失的技术障碍，遂向北京市第一中级人民法院提起诉讼。请求法院判令海尔通信公司、大中电器公司停止销售海尔信鸽3100手机(海尔彩智星Z3100手机)。解某主张该手机的智能防盗方法侵犯了本专利的独立权利要求1.解某将本专利的独立权利要求1划分为6项必要技术特征。
被告海尔通信公司向法院提出中止诉讼的申请，当庭辩称?涉案产品海尔彩智星Z3100手机与本专利不同，且解某在专利授权审查时已将涉案侵权产品的部分功能排除，专利侵权诉讼中禁止反悔。另外，专利法保护的是技术方案而非功能，涉案侵权产品的技术方案未落入本专利保护范围。请求法院驳回解某的诉讼请求。海尔通信公司认为权利要求1应划分为十组30个必要技术特征。
一审法院判决：驳回原告诉讼请求。解某不服，向北京市高级人民法院提出上诉，法院经审理作出终审判决：驳回上诉，维持原判。
法官点评
本案所涉及的法律问题，主要是禁止反悔原则的适用。
(一)确定专利权保护的范围：专利侵权诉讼首先应确定专利权的保护范围。根据专利法的规定，发明专利权的保护范围以其权利要求记载的内容为准，说明书及附图可用于解释权利要求。就本案而言，解某的发明专利是一项方法发明专利，包括两项独立权利要求;而解某在本案中仅主张独立权利要求1，故仅涉及海尔彩智星Z3100手机的智能防盗方法是否落入本专利的权利要求。
根据本专利权利要求1记载的内容，其权利要求1应划分为4项必要技术特征。解某及海尔通信公司对其划分均有不妥之处，故法院不予采信。
(二)确定被控侵权产品或方法与专利权的异同：由于本专利是“手机自动隐形拨号报失的实现方法”，解某应举证证明海尔彩智星Z3100手机所使用的智能防盗方法与本专利权利要求1的方法相同或者等同。根据法院当庭组织各方当事人对该手机智能防盗方法进行的勘验及手机用户使用指南记载的内容，将其与本专利权利要求1的4项必要技术特征相比较，存在以下区别：本专利在检测数据或电话号码不一致时，可正常使用并按设定的功能参数自动隐形拨号;海尔彩智星Z3100手机在插入非法用户卡后不能正常使用，并在预定时间内显形拨号。解某主张非法用户不能正常使用的情形系对本专利的变劣，故海尔彩智星Z3100手机的智能防盗方法与本专利的技术特征等同，应适用等同原则判定该手机的智能防盗方法侵犯本专利权。海尔通信公司则主张由于解某在专利审批阶段对权利要求1进行了部分限定和放弃，在侵权诉讼中应禁止反悔。
(三)禁止反悔原则的适用：禁止反悔原则是指在专利审批、撤销或无效程序中，专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得专利权。在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。即专利权人对其在申请专利、审查、无效过程中与国家知识产权局和专利复审委员会之间的往来文件中所作的承诺、放弃、认可的内容，专利权人在侵权纠纷中不得反悔。一般认为，禁止反悔原则是对等同原则的一种限制。相同侵权成立时无需考虑禁止反悔原则;当相同侵权不成立，需要以等同原则判断侵权时，才需考虑禁止反悔原则。
本案由于不构成相同侵权，故原告主张等同侵权。北京市高级人民法院于2001年9月印发的《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第44条规定：当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时，即原告主张适用等同原则判定被告侵犯其专利权，而被告主张适用禁止反悔原则判定自己不构成侵犯专利权的情况下，应当优先适用禁止反悔原则。由于原告主张的等同原则与被告主张的禁止反悔原则在适用上发生冲突，参照北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》的规定，本案应优先适用禁止反悔原则。根据解某在本专利实质审查阶段向国家知识产权局提交的第一次审查意见通知书的意见陈述书，可以认定，非法用户可以正常使用与非法用户不能正常使用是两种效果完全不同的技术方案。解某系在明确将非法用户不能正常使用的情形排除在本专利保护范围之外的情形下，才获得本专利权。在侵权诉讼中，解某主张非法用户不能正常使用的情形系对本专利的变劣，故被控侵权产品的方法与本专利的技术特征是等同的，该主张是解某对自己在专利审批阶段陈述的反悔。另外，解某主张其专利发明曾获多项荣誉，本专利在手机自身安全防范领域属于开拓性的重大发明;在进行等同侵权判断时，确定等同保护的范围可适当放宽。法院认为，开拓性发明系指一种全新的技术解决方案，与现有技术相比具有突出的实质性特点和显著进步。而本专利仅是一种“手机自动隐形拨号报失的实现方法”，是为解决防止手机丢失的目的而在现有技术上的进一步创新发明，而无论本专利审批阶段时的对比文件1、2，还是本案被告提交的证据1以及本专利说明书中载明的其它方法，均可实现手机防盗，本专利是众多解决此问题的手段中的一种，不具备开拓性发明的条件。
由于本专利与被控侵权产品的智能防盗方法在技术特征上存在的非法用户不能正常使用及隐形拨号与显形拨号的特征上的本质区别，被控侵权产品海尔彩智星Z3100手机的智能防盗方法与本专利权利要求1既不相同亦不等同，并未落入本专利保护范围。因此，海尔通信公司制造、销售海尔彩智星Z3100手机，大中电器公司销售海尔彩智星Z3100手机的行为未侵犯解某享有的第ZL01802972.8号发明专利权，两级法院均未支持解某的诉讼请求。
知识产权报·李燕蓉
