一、案情简介
1987年，杭州民生药厂将自行研制的 "21金维他"向国家商标局提出"21金维他"商标注册申请，经国家商标局核准并获注册，商标注册证号为297849;杭州民生药厂是 "21金维他"商标的注册人。1997年，"91金维他"商标续展注册证号为1050551号，核定使用商品为第5类西药，注册有效期自1997年7月14日至2007年7月13日。2000年12月7日，经国家商标局核准第10050551号商标注册人名义变更为:杭州民生药业集团有限公司。"2lSUPER-VITA"亦系经国家商标局核准注册商标，杭州民生药业公司是 "2lSUPER-VITA"商标的注册人，商标注册证号为595941号，核定使用商品为第5类医药制剂，注册有效期自1992年5月20日至2002年5月19日，并续展至9019年5月20日。2001年3月6日，"21金维他"商标被浙江省工商行政管理局评定为著名商标。
1988年，"21金维他"被收入《中华人民共和国省、自治区、直辖市药品标准品种汇编》(以下简称 《中国药品标准品种汇编》)和《江西省药品标准汇编》，该汇编并未涉及 "2lSUPER-VITA"注册商标。2000年5月22日，国家药品监督管理局以(2000)国药标字XG-005号国家药品标准 (药典、国家标准)颁布件规定，杭州民生药业公司生产的通用名 "多维元素片 (21) "使用商品名为"21金维他";南昌桑海药厂生产的通用名"多维元素片 (21)"使用商品名为 "桑海金维"，并明确自2000年7月1日起实行。嗣后，南昌桑海药厂仍使用 "21SUPER-VITA金维他"字样制售药品，该商品包装装演和标签上的"21SUPER-VITA金维他"字样，除标有 "桑海"注册商标外，其中英文字和使用方式与原告相同或近似，并销往安徽省太和县、湖南省望城县等地。对此，国家商标局商标案 (2001)47号批复认为，南昌桑海药厂在药品上使用 "21SUPER-VITA金维他"字样，属于《商标法》第三十八条第 (一)项所述的行为。
南昌桑海药厂在其药品上使用 "21金维他"、"21SUPER-VITA "系经江西省卫生厅、江西省药品监督管理局批准。1992年4月9日，国家卫生部药政局以卫药政发 (92)第103号文就桑海制药厂生产、销售"21金维他"药品问题作出的函复认为，"21金维他"是中国药典、卫生部药品标准和省、自治区、直辖市药品标准收载的药品名称即为法定的通用名称，不得作为商标注册。2002年7月27日，南昌桑海药厂提出撤销注册不当商标 "21金维他"、"21SUPER-VITA "的申请，已被国家商标评审委员会受理。
二、由此引发的行政诉讼
(一)本案当事人：
原告：南昌桑海制药厂
被告：太和县工商局
第三人：杭州民生药业有限公司(投诉人)
第三人：太和县新特药有限责任公司、县西药公司(被查处方)
(二)案情简介
杭州民生药业有限公司1987年依法注册了“21金维他”，注册号分别为1050551。该公司于1997年依法办理了该商标的续展注册。2001年7月14日，安徽省工商局接到杭州民生公司的投诉，称在安徽省太和县太和医药市场上发现一大批南昌桑海制药厂生产的“21SUPER - VITA 金维他”，该批药品侵犯了其商标权，要求工商机关立即制止和查处南昌桑海制药厂侵犯其商标权的行为。安徽省工商局随即将这一案件交太和县工商局处理。7月8日，太和县工商局分别封存和暂扣了太和县新特药有限责任公司和县西药公司正在销售的南昌桑海制药厂生产的“21SUPER - VITA 金维他”，案值近百万元。正当太和县工商局进行深入调查处理时，南昌桑海制药厂于7月31日向太和县人民法院提起行政诉讼，要求法院撤销太和县工商局的行政行为，判令杭州民生公司赔礼道歉并赔偿损失。
(三)庭审辩论理由
1、南昌桑海制药厂提起诉讼的主要理由是：“21世纪金维他”是药品的通用名称，“桑海”牌“21SUPER - VITA金维他”是经过有关部门批准生产的，系合法经营;杭州民生公司实际使用的商标与其注册商标不符，违反了《商标法》第三十条第(一)项的规定，杭州民生公司在药品上使用的商标属非法商标，不受法律保护。
2、太和县工商局理由：首先，查处程序合法，其次，在对南昌桑海制药厂的行为是否构成商标侵权行为的问题上，安徽省工商局专门向国家工商总局进行了请示，国家工商总局于9月26日作出了《关于金维他商标案件的批复》，认为南昌桑海制药厂在药品上使用“21SUPER- VITA 金维他”字样，属于《商标法》第三十八条第(一)项所述的行为，即“未经注册商标所有人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”行为，属于侵犯商标专用权的行为。
(四)、法院判决：2001年10月18日，太和县人民法院作出了太和县工商局败诉的一审判决。10月28日，太和县工商局向阜阳市中级人民法院提起诉讼。
三、由此引发的民事诉讼：
(一)当事人及其诉讼地位：
原告:杭州民生药业集团有限公司(以下简称杭州民生药业公司)
被告:江西南昌桑海制药厂 (以下简称南昌桑海药厂)
(二)案号
一审案号:安徽省高级人民法院(2001)皖民三初字第03号
二审案号:中华人民共和国最高人民法院(2003)民三终字第4号
(三)起诉与答辩
杭州民生药业公司诉称，1987年，原告将自行研制的"21金维他“向国家工商行政管理总局商标局 (以下简称国家商标局)提出"21金维他"商标注册申请，经国家商标局核准并获注册，商标注册证号为297849;1992年5月，原告又将其英文字母 "21SUPER-VITA"向国家商标局申请商标注册，经国家商标局核准， 商标注册证号为595941。
1988年，国家卫生部曾将 "21金维他"作为商品名收入 《中国药品标准品种汇编》。1990年，被告试制移植生产 "21金维他"。为此，原告向江西省工商行政管理机关申请查处未果。2000年5月22日，经国家药品监督管理局批复，原告生产的"21金维他"改为"多维元素片 (21)"，使用商品名为 "21金维他";被告生产的"多维元素片 (21)"使用商品名为 "桑海金维"，并明确自2000年7月1日起实行。但被告至今一直使用 "21金维他"以及英文字母 "21SUPER-VITA "制售药品，其行为严重侵犯了原告的注册商标专用权。请求判令被告赔偿因其侵权行为给原告造成的经济损失500万元，并承担本案的诉讼费用。
南昌桑海药厂答辩称，"21金维他"是药品通用名称。1990年，我厂经批准生产被收人 《申国药品标准品种汇编》所载品种的"21金维他"，符合法律及有关药政法规规定。我厂使用的商标是经国家商标局核准注册的"桑海"商标。因此，我厂生产、销售桑海牌"21金维他"并不构成商标侵权，这也是1992年江西省高级人民法院判决所确定的事实。但原告将药品的通用名称 "21金维他” 作为商标注册，其行为违反了商标法的有关规定。对此，我厂己向国家商标局提出撤销原告商标注册申请，且已被受理。此外，原告使用在药品包装上的商标与其经国家商标局核准注册商标不一致，即未经注册就加注册标记，其行为属冒充注册商标行为。综上，原告的注册商标依法不应受到保护，请求依法驳回原告的诉请。
(四)一审判决要旨及结果
一审法院审理认为，根据商标法的规定，经商标局核准注册的商标，商标注册人享有商标专用权，受法律保护。任何公民或法人未经商标专用权人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，即构成侵犯注册商标专用权的行为。
原告是中文 "21金维他"和英文 "21SUPER-VITA "商标的注册商标权人，其注册商标专用权受法律保护。根据查明的事实，《中国药品标准品种汇编》和《江西省药品标准汇编》中载明中文通用商品名21金维他片，该情形己构成对原告中文"21金维他"注册商标的淡化。从一定意义上影响了原告中文"21金维他"注册商标的显著性。但中文 "21金维他"注册商标系原告经过多年生产活动，创造出自己的品牌，是其辛勤的劳动成果，已成为广大人民群众所熟悉的知名商品。
因此，该中文 "21金维他"注册商标的显著性，并不因被收录《中国药品标准品种汇编》和《江西省药品标准汇编》而丧失。根据现行 《商标法》第十一条第二款的规定，仍可以作为注册商标。又因商标的授权与维持以及撤销须依照法定程序，由有权机关进行界定。按原《商标法》的规定，该界定机关应为我国商标局及其商标评审委员会。
现行《商标法》则将商标权的授予和维持的终局裁决权交由审判机关，但在商标侵权民事诉讼中，受诉法院也不得迳行对商标权人的商标效力或是否属于不当注册作出认定，应以诉讼时的法律状态为准。
本案中，原告的中文"21金维他"注册商标至今仍在有效期内。因此，原告为维护其注册商标的合法权益而提起的诉讼，不因被告提出撤销注册不当商标 "21金维他"、"21SUPER-VITA "的申请己被国家商标评审委员会受理而受影响。被告在其制售药品的包装装潢和标签上使用"21SUPER-VITA金维他"字样，虽然经过有关药品行政管理部门批准，但有关药品行政管理部门许可，仅是一种行业管理的具体行政行为，不具有许可他人使用注册商标的效力。
由于商标权对商标权人而言是一种绝对权，除非依照法定程序或者符合法定条件，该权利不因任何行政决定、命令等行政行为而丧失。因此，被告制售 "桑海"牌 "21SUPER-VITA金维他"药品，虽然履行了相关行政手续，但不能以此对抗原告的商标专用权。鉴于国家药品监督管理局 (2000)国药标字XG-O05号国家药品标准 (药典、国家标准)颁布件，系针对原告、被告间就解决 "21金维他"商标淡化问题作出的具体规定，应当说对原告、被告均具有拘束力。该颁布件作为行政规章，也可以作为本案的参考依据。
因此，原告遵照该颁布件所界定的时间，维护其注册商标合法权益的理由正当，本院予以支持。被告以其使用的药品商品名称已经过有关的药品行政管理部门批准，从而认为该名称为药品的通用名称的抗辩理由不能成立。对于原告主张的10.3万元的律师费用，因缺乏相关合同印证及其计算标准，故不予采信。
综上，被告在其制售的药品上使用 "桑海"牌 "2lSUPER-VITA金维他"商标，虽然该商标与原告的"21金维他"和 "21SUPER-VITA"注册商标不完全相同，但是其核心中英文字 "21SUFER-VITA金维他"与原告的"21金维他"和"2lSUPER-VITA"商标相同。因此，被告未经原告许可，在原告注册商标核定使用的商品药品上，使用与原告核准注册的 "21金维他"和"2lSUPER-VITA"商标近似的"桑海"牌 "2lSUPER-VITA金维他"商标，构成侵犯原告的注册商标专用权。
被告应承担赔偿损失的民事责任。鉴于原告末能举证证明被告侵权所获得的利益，被控侵权商品的单位利润，以及其因被侵权所受到的损失额，故本院对原告主张的损失赔偿额不予全部支持。考虑到本案中确有商标淡化的情形，以及被告侵权行为的持续时间、情节、主观故意程度、原告的商标价值等综合因素，本院酌情确定赔偿额。
根据 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十八条，《中华人民共和国商标法》第十一条第一款第 (二)项、第五十六条第二款，《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条、第一百三十四条第一款第(七)项以及最高人民法院有关司法解释的规定，判决:被告南昌桑海药厂赔偿原告杭州民生药业公司经济损失人民币50万元 (在本判决生效后10日内履行完毕)。案件受理费人民币35010元，财产保全费人民币5000元，共计人民币40010元。由原告杭州民生药业公司负担人民币8002元，被告南昌桑海药厂负担人民币32008元。
(五)上诉与答辩
南昌桑海药厂上诉认为，一审法院没有认定被上诉人 (原审原告)注册的 "21金维他"和 "21SUPER-VITA "商标因违反《商标法》和《药品管理法》关于商品的通用名称不能作商标的规定是不合法的。被上诉人的药品包装是其将多个注册商标自行组合而成，根据 《商标法》的规定属于假冒商标，故认为上诉人的包装与被上诉人的包装近似构成侵权是不对的。上诉人不构成侵权有江西省高级人民法院的判决认定。请求撤销一审判决，驳回被上诉人的诉讼请求。
杭州民生药业公司答辩称，被上诉人的中文 "21金维他"至今仍在有效期内，因此，被上诉人为维护其注册商标的合法权益而提起的诉讼，不因上诉人提出注册不当商标 "21金维他"和"21SUPER-VITA "的申请己被国家商标评审委员会受理而受影响。被上诉人的包装标识有没有注册，是否违法，不是本案应审理的问题。上诉人提出的江西省高级人民法院的判决与本案无关联性。请求驳回上诉，维持原判。
(六)二审处理结果
本案经二审法院审理并主持调解，双方当事人经协商自愿达成如下协议:
(1)鉴于南昌桑海药厂在其产品上一直使用自己的"桑海"牌商标，且已停止在其产品上使用 "21金维他"和 "21SUPER-VITA "字样，杭州民生药业公司认可南昌桑海药厂关于不侵犯杭州民生药业公司商标权的主张，并就本案涉及的事实和行为等，明确放弃向南昌桑海药厂追究侵犯商标权责任的权利。
(2)杭州民生药业公司同意向己经立案查处南昌桑海药厂相关行为的工商行政管理机关出具书面函，告知双方纠纷已达成和解的事实 (需附本调解书)，请求该机关相应作出不予处罚的决定;对于南昌桑海药厂已经提起行政诉讼的，请求该机关根据双方己经和解的事实变更行政决定并与南昌桑海药厂撤诉同步进行。杭州民生药业公司有责任配合南昌桑海药厂解决行政查处和行政诉讼中行政机关与南昌桑海药厂的沟通。
(3)南昌桑海药厂在调解书送达后10日内，向国家商标评审委员会申请撤回对 "21金维他"和 "2lSUPER-VITA"商标注册不当要求撤销该两项商标权的请求。
(4)双方同意彼此之间的纠纷彻底和解，将来对本案涉及的任何问题不发表不利于对方的言论。
(5)鉴于双方彻底和解，杭州民生药业公司曾为解决纠纷花费了一定的开支，为表示和解诚意，南昌桑海药厂同意支付杭州民生药业公司70万元补偿费，于调解书送达生效后10日内将该笔款项汇至最高人民法院账户，杭州民生药业公司收到最高人民法院款到通知起，开始全面履行本协议。
(6)本案一、二审诉讼费分别按预交自行承担。
四、争议焦点：“21世纪金维他”是否为通用名称
五、案 件 简 评：
药品名称与药品注册商标发生冲突的根本原因是我国商标注册制度与药品管理制度之间的不协调造成的。
1、商标局在审查药品生产者所申请注册的商标时，该商标所使用的文字只要不是药品的通用名称，且符合《商标法》的规定的，就核准注册该商标;
2、药品生产者在申报新药时，卫生行政管理部门根据药品命名规范对药品生产者申报的新药名称进行审查，经审查认为该药品的名称符合药品命名规范的，即批准为药品名称纳入药典。
3、其结果是：其他药品生产者经过卫生行政管理部门批准生产同一药品时，按照卫生行政管理部门的规定，只能使用经批准的药品名称，而这个名称又是他人的注册商标，使用的结果是药品名称必然与他人的注册商标发生冲突：
(1)、卫生行政管理部门认为：经其批准的正式药品名称就是本药品的通用名称，按照我国《商标法》有关商品通用名称不能作为商标注册的规定，商标注册申请人将药品名称申请注册商标的，应当不予注册;已经注册的，应依法予以撤销。
(2)、商标局认为：商品的通用名称应以我国《商标法》的规定来理解，只要某商品的名称是独创的，具有显著特征，符合我国《商标法》规定的商标注册条件，不论其是否为药品的名称，就应该核准注册。
六、药品名称同时又是注册商标，他人未经商标注册人许可，在药品上使用该药品名称是否构成商标侵权行为
学术界有不同的观点：
一种观点认为，药品名称同时又是注册商标，他人未经商标注册人许可，在药品上使用该药品名称的，构成商标侵权行为。其理由是：
第一，根据我国1982年的《商标法》和1993年、2001年修订的《商标法》规定的精神，商标一经核准注册，商标注册人就享有商标权，在同一种商品或服务或者类似商品或服务上将与他人注册商标相同或者近似的文字、图形等构成要素作为商品或者服务名称或者商品装潢使用，并足以造成误认的，即构成商标侵权行为。
第二，商品的通用名称应以我国《商标法》的规定进行理解，《药品管理法》并未规定药品名称都属于药品的通用名称，卫生行政管理部门将药品生产者申报的药品名称统统视为药品的通用名称，是其制定的部门规章所规定的，部门规章不能与《商标法》相抵触。
另一种观点认为，药品名称同时又是注册商标，他人未经商标注册人许可，在药品上使用该药品名称的，不构成商标侵权行为。其理由是：
第一，药品名称与药品注册商标发生冲突是我国药品管理制度与商标注册制度之间的不协调造成的，作为当事人来说，主观上没有任何过错。
第二，允许将药品名称作为商标进行注册，会造成药品生产者对该药品的垄断，是不公平的，不利于经济的发展和社会的进步。
七、通用名称的界定问题
关键是功能区分：其功能是区分不同商品还是区分相同商品来源
1、在先权问题;
2、使用者是否为恶意：实践中考察名称是否为突出实用;
3、判决商标侵权是否会造成双方巨大利益失衡;
4、相关行业协会态度;
5、相关公众：是否为相关公众即相关消费者、生产者、销售者都需要使用的产品名称;
6、通用名称是否在使用中出现第二含义即具备了作为商标的显著性，如果有一个企业长期使用的某个商品和服务的专用名称，尽管属于我国《商标法》第十一条规定的不能用作商标的标志范围，但是经过长期使用，产生所谓的第二含义，或者说通过使用产生了显著性，符合了商标注册的条件，就可能被核准注册;
7、《商标注册用商品和服务国际分类》、我国有关部门制定的国家标准、行业标准、行业产品或商品目录、《国家药典》中规定的产品名称。
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