导读：
谁该为被终止的专利权担责？河南省高级人民法院民三庭将红霞傅印杰裁判提示：当事人双方签订了专利项目合作协议书，该合同的性质如何？是专利技术合同还是专利实施许可合同？后因未缴纳专利年费，造成该专利权被终止，责任应由谁承担？案情原告：李金利原告：李
谁该为被终止的专利权担责？
河南省高级人民法院民三庭 将红霞 傅印杰
裁判提示：当事人双方签订了专利项目
合作协议书，该合同的性质如何？是专利技术合同还是专利实施许可合同？后因未缴纳专利年费，造成该专利权被终止，责任应由谁承担？
案 情
原告：李金利
原告：李晓霞（系李金利之女）
被告：洛阳轴承集团科技开发
有限公司
李金利、李晓霞于1999年4月8日获得换头式活顶尖
实用新型专利。2001年11月6日，李金利与洛阳轴承集团科技开发有限公司（以下简称洛轴科技公司）签订了《关于换头式活顶尖专利项目合作协议书》，约定：李金利、李晓霞以专利项目技术作为合作条件，洛轴科技公司以企业品牌、资金、加工制造、生产管理、产品销售作为合作条件共同开发、销售专利项目产品，双方按销售专利项目产品的净利润比利分成，洛轴科技公司占60%，李金利、李晓霞占40%；专利项目合作期限为三年，期间未经双方同意，任何一方不得以该专利项目同任何第三方进行转让、合作或实施专利许可，不得自产自销及技术泄密，每销售一批（次）产品，按照销售回款额扣除该批（次）生产制造、市场营销的全部费用，包括专利年费，不包括工资的税后利润比利分成；协议签订之日起十日内李金利、李晓霞应将专利项目的所有资料（含图纸、用户清单、各项荣誉证书复印件、专利证书复印件、相应广告宣传资料等）一次性无保留地交给洛轴科技公司，届时双方履行交接手续；在洛轴科技公司取得的头三批供货合同中，李金利、李晓霞应协助洛轴科技公司完成生产制造和组装的相关技术任务，负责培训洛轴科技公司技术、组装人员熟练掌握其基本技术、操作方法和检测技术为止，此后李金利、李晓霞不再参与洛轴科技公司的生产制造活动，不承担该专利项目产品的生产制造和营销过程中的所有
债权债务及法律责任，但李金利、李晓霞有义务协助洛轴科技公司开发市场，做好促销工作等。该协议签订后，并未实际进行生产制造。关于专利年费交纳问题，2002年1月1日，曹旭光代表洛轴科技公司与李金利共同签署了一份写给公司综合管理部的便函，说明“根据换头式活顶尖专利项目合作协议书的内容，专利费按4、6分担，洛轴科技公司承担60%，李金利、李晓霞承担40%，若有项目，该费用推入成本，若暂时没有合同项目，则专利年费暂时挂帐，待以后解决”。2003年3月3日，因未缴纳专利年费和滞纳金，国家知识产权局终止了该实用新型专利权。2003年12月2日，李金利、李晓霞向洛阳中院提起诉讼，请求判令洛轴科技公司支付其专利损失赔偿金8万元，专利投入的工本费及产权保护费1万元。
审 判
洛阳中院经审理认为：缴纳专利年费是专利权人的义务，专利权人不按规定缴纳专利年费，其专利权终止。李金利、李晓霞与洛轴科技公司签订合作协议后，虽双方约定专利年费分担，但双方的合同关系与专利年费的缴纳属两个不同的法律关系。李金利、李晓霞是换头式活顶尖实用新型的专利权人，即年专利年费的缴纳义务人，因李金利、李晓霞未按规定缴纳专利年费，造成其专利权被终止。故李金利、李晓霞以洛轴科技公司的行为导致专利权被终止为由要求洛轴科技公司赔偿损失的请求不能成立，本院不予支持。依照《专利法》第四十五条、第四十六条之规定，判决：驳回李金利、李晓霞的诉讼请求。
一审判决后，李金利、李晓霞不服，向河南省高院提起上诉。
河南省高院经审理查明的事实除与原审查明的事实相同外，另查明：1.李金利、李晓霞主张的8万元损失的计算方法是：每对或顶尖的售价为3.6万元，减去成本8000元、税金4800元及不能预见的花费2300元等，纯利润2万元。根据合同约定其分成为净利润的40%，即每对其应分得8000元。合同约定合作期限三年共36个月，按每月生产1对计算，其应得28.8万元，但其只主张了8万元；1万元工本费及产权保护费的组成为：交通费196元、住宿费410.2元、文印费40元、托运费111.5元、专利申代费800元、材料费7051.32元、顶尖加工费3500元，合计12109.02元，但其只主张了1万元。2.2003年6月10日，洛轴科技公司秘书科的韩海晏洋写了一张收条：今收到李金利国家知识产权局专利缴费通知书一份（共1页）。3.2004年7月5日，洛轴科技公司财务科出具一份关于对“暂时挂账”的解释证明：暂时挂账是一个财务专业术语，它的意思是暂时挂账的费用是不明确的，不确定以后会进入什么科目，是由挂账单位来承担该笔费用，而“挂账”具有不确定性，不能由作账单位来承担这笔费用。4.双方均认可洛轴科技公司缴纳了2002年的专利费。
河南高院经审理认为：关于本案纠纷的性质问题。李金利与洛轴科技公司于2001年11月6日签订的《关于换头式顶活尖专利项目合作协议书》是经双方协商一致签订的，其内容不违反法律规定，应为有效合同。由于双方在签订的协议书中明确约定李金利不承担该专利项目产品的生产制造和营销过程中所有债权债务及法律责任，只分取产品售后净利润的40%，实质是由洛轴科技公司以利润的40%支付
专利使用费。故该合同性质应为专利实施许可合同，双方因该合同发生的纠纷应属专利实施许可合同纠纷。一审认定本案为专利技术合同纠纷不当，予以纠正。李金利、李晓霞称本案属专利技术开发合同纠纷的理由不能成立，不予采信。
关于李金利、李晓霞换头式活顶尖实用新型专利权被终止的责任承担问题。虽然李金利与洛轴科技公司在签订的协议书中对专利年费应由谁缴纳并无明确约定，但自2002年1月1日，双方又签订了给公司综合管理部的便函，约定“专利年费推入成本，若暂时没有合同项目，则专利年费暂时挂账，待以后解决”。这一约定是双方当事人的真实意思表示，应为有效。在本案一审期间，洛轴科技公司财务科于2004年7月5日出具了一份对“暂时挂账”的解释说明，说明这笔费用应由挂账单位暂时垫付，洛轴科技公司已缴纳2002年专利年费的行为也印证了这一点，2003年6月10日洛轴科技公司也收到李金利交给其的缴费通知书。综上，洛轴科技公司有先为李金利缴纳专利年费的义务，如其不交，应明确告知李金利。洛轴科技公司因未按约履行及时缴纳专利年费义务，也未及时通知李金利，而是放任专利权被终止，故该公司对专利权被终止有一定过错，对此引起的后果应承担相应的责任。在洛轴科技公司未及时缴纳专利年费的情况下，李金利、李晓霞作为专利权人，对是否缴纳专利年费应始终负有注意的义务，对不缴纳专利年费将引起的后果，李金利明知而未采取有效措施加以防止，因此，李金利对专利权被终止也负有一定责任。综上，对于李金利、李晓霞的换头式活顶尖实用新型专利权被终止，洛轴科技公司与李金利、李晓霞均应承担相应责任。
关于李金利、李晓霞主张损失的依据是否适当问题。李金利、李晓霞主张由洛轴科技公司承担专利损失赔偿金8万元，依据是其个人估算，故李金利、李晓霞的主张证据不足，不予采信。关于李金利、李晓霞主张的工本费及产权保护费1万元，因是其取得专利权投入的成本，亦是申请专利时的支出，李金利取得专利权，必定要付出对价，且双方在签订的协议书及便函中对其研制费如何承担并未约定，故由洛轴科技公司承担该笔费用无事实和法律依据，不予支持。但鉴于李金利与洛轴科技公司对造成专利权被终止致合同不能履行均有过错，而在双方签订的协议书及便函中未约定如不能生产损失如何承担，故根据相关法律规定及本案实际情况，结合李金利、李晓霞的诉请，考虑其专利权被终止后却有损失的事实，酌情认定洛轴科技公司赔偿李金利、李晓霞专利损失赔偿金为1.5万元。一原审法院认定事实不当，予以纠正。李金利、李晓霞上诉请求部分合理，部分予以支持。
综上，河南高院依照《民法通则》第一百零六条第一款，《合同法》第一百一十九条、第一百二十条、第三百四十五条、第三百四十六条，《专利法》第十二条，《民事诉讼法》第一百五十三第一款第（二）项之规定，判决：一、洛轴科技公司于判决生效后十日内向李金利、李晓霞支付专利损失赔偿金1.5万元，逾期加倍支付迟延履行期间的债务利息；二、变更洛阳市中级人民法院（2004）洛经初字第6号民事判决主文为：驳回李金利、李晓霞的其他请求。
评 析
本案涉及的焦点问题有两个：
一、双方当事人所签合同的性质问题
双方当事人所签合同的性质，直接涉及到本案如何定性。一审认定本案是专利技术合同纠纷，而李金利、李晓霞上诉认为本案是专利技术开发合同纠纷，二审经审查发现双方当事人在签订的《关于换头式活顶尖专利项目协议书》中明确约定李金利不承担该专利项目产品的生产制造和营销过程中所有债权债务及法律责任，只分取产品售后净利润的40%。据此，二审法院认定双方所签合同的性质是专利实施许可合同，那么因该合同发生的纠纷应定性为专利实施许可合同纠纷，原审对案件的定性不准，二审判决对原审判决的定性进行纠正是正确的。
二、关于专利权被终止的责任及其损失如何计算问题
本案中，谁是缴纳专利年费的义务人，是处理本案的关键。虽然李金利与洛轴科技公司在签订的《关于换头式活顶尖专利项目合作协议书》中对专利年费应由谁缴纳并无明确约定，但洛轴科技公司与李金利在2002年1月1日签订了一份给公司综合管理部的便函，在该便函中约定“专利年费推入成本，若暂时没有合同项目，则专利年费暂时挂账，待以后解决”。这一约定是双方当事人的真实意思表示，是有效的，但只是双方对暂时挂账的理解不一：洛轴科技公司认为关于暂时挂账的费用是不明确的，不确定以后会进入什么科目，“挂账”具有不确定性，不能由作账单位来承担这笔费用，但洛轴科技公司认可暂时挂账的费用是挂账单位暂时垫付的费用；而李金利、李晓霞则认为专利年费应由洛轴科技公司缴纳，且李金利已将缴费通知书交给了洛轴科技公司，由于洛轴科技公司不缴纳专利年费造成专利权被终止，洛轴科技公司负有责任。二审法院对洛轴科技公司财务科在一审期间曾出具的一份对“暂时挂账”的解释证明予以认定，由于该证明中说明这笔费用应由洛轴科技公司暂时垫付，而且2002年的专利年费双方也均认可是洛轴科技公司先行缴纳的，双方还认可李金利在收到2003年的缴费通知书后又将该缴费通知书交给了洛轴科技公司。根据以上事实，洛轴科技公司仍有先为李金利、李晓霞缴纳2003年专利年费的义务，但是洛轴科技公司并未履行缴纳年费的义务，也未向专利权人李金利、李晓霞告知，依照《民法通则》第一百零六条第一款的规定，洛轴科技公司对引起的后果应承担相应的民事责任。
另一方面，李金利、李晓霞作为专利权人对缴纳专利年费也应当始终负有注意的义务。国家知识产权局是向李金利发出的缴费通知书，后李金利又将缴费通知书交给了洛轴科技公司，在这种情况下，李金利应当提醒洛轴科技公司缴纳2003年专利费，或在其未缴纳的情况下自己先将专利年费缴纳，但李金利对洛轴科技公司未缴纳专利年费的行为未采取积极措施加以防止，依照《合同法》第一百一十九条第一款规定“当事人一方违约后，对方应当采取措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿”，该项专利权被终止，李金利、李晓霞也负有不可推卸的责任。依照《合同法》第一百二十条“当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任”的规定，二审法院最终认定专利权被终止的责任应由李金利、李晓霞与洛轴科技公司共同承担。鉴于李金利、李晓霞与洛轴科技公司对专利权被终止致使合同不能履行均有过错，且对于如不能生产损失如何承担双方并无明确约定，二审法院根据案件实际情况，结合李金利、李晓霞的诉讼请求，考虑其专利权被终止后确有损失的事实，依据相关法律酌情认定洛轴科技公司赔偿李金利、李晓霞专利损失赔偿金1.5万元是正确的。
