对商标正当使用的判断

【最高人民法院司法政策】

 未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，除构成正当合理使用的情形外，认定侵权行为时不需要考虑混淆因素。

——《最高人民法院印发〈关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见〉的通知》（2009年4月21日，法发〔2009〕23号）

【最高人民法院裁判文书】

申请再审人漳州市宏宁家化有限公司与被申请人漳州片仔癀药业股份有限公司侵犯商标专用权纠纷案［最高人民法院（2009）民申字第1310号驳回再审申请裁定书］

 最高人民法院认为，当注册商标具有描述性时，其他生产者出于说明或客观描述商品特点的目的，以善意方式在必要的范围内予以标注，不会导致相关公众将其视为商标而导致来源混淆的，构成正当使用；判断是否属于善意，是否必要，可以参考商业惯例等因素。

 最高人民法院审查认为，片仔癀是一种药品的名称，如果被控产品中含有片仔癀成分，生产者出于说明或客观描述商品特点的目的，以善意方式在必要的范围内予以标注，不会导致相关公众将其视为商标而导致来源混淆的，可以认定为正当使用。判断是否属于善意，是否必要，可以参考商业惯例等因素。宏宁公司如果是为了说明其产品中含有片仔癀成分，应当按照商业惯例以适当的方式予以标注，但是本案中，宏宁公司却是在其生产、销售商品的包装装潢的显著位置突出标明“片仔癀”“PIEN TZE HUANG”字样，该标识明显大于宏宁公司自己的商标及其他标注，并且所采用的字体与片仔癀公司的注册商标基本一致。该种使用方式已经超出说明或客观描述商品而正当使用的界限，其主观上难谓善意，在片仔癀公司注册商标已经具有很高知名度的情况下，客观上可能造成相关公众产生对商品来源的混淆。宏宁公司关于其属于正当使用的主张不能成立。

——《最高人民法院知识产权案件年度报告》（2009）

【链接：最高人民法院法官著述】

 《商标法实施条例》第49条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”本案主要涉及对被告的行为是否属于正当使用的判断。根据本案查明的事实，鲁锦是山东民间手工棉纺织品的通用名称。被告使用“鲁锦”二字，仅是为了表明其产品的面料特点，其生产技艺符合鲁锦的生产特点。根据《商标法实施条例》第49条的规定，属于正当使用的范畴。

——夏君丽：《〈使用他人注册商标中的商品通用名称不构成侵权〉专家点评》，载《人民司法·案例》2011年第10期（总第621期）。

 正当使用是侵犯商标权纠纷中常见的一种抗辩事由，其基本立法基础在于商标权人不能独占垄断某一描述性的短语，进而剥夺他人对其商品进行准确描述的权利。在我国，正当使用抗辩的法律依据主要是《商标法实施条例》第49条。关于什么情况下构成正当使用，说法不一，但一般认为至少应当是描述性、善意、合理地使用。描述性使用是指被告是利用标志本身固有的描述性含义描述自己的产品或者服务，而非商标意义上的使用。因此要构成正当使用，被控标志首先应当具有描述性含义，即被控标志属于《商标法实施条例》第49条所述的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者地名，这是构成正当使用的前提。其次，被告是在这些含义上使用被控标志，而非将其当作区别商品或者服务来源的标志使用。再次，被告对被控标志的使用应当是出于善意并且必须是合理的。善意强调主观无搭车等恶意，由于主观要素无法直接获知，往往通过外化的其他证据予以证明；合理强调行为的妥当性和必要性，是对使用方式的限制。对于是否善意，是否合理，站在不同主体的立场上可能有不同的认知。很多时候，被告会主张是善意且合理的。在这问题上，不能以被告的主观意识为标准，而应当将标准客观化，判断是否属于善意，是否必要，可以参考商业惯例等因素。

 目前实践中，对于正当使用的判断，有将重心多置于被控标志是否属于描述性词汇的审查，而一笔带过甚至忽略是否是善意、合理、描述性使用等要件的判断的倾向。其实，正当使用的核心不在于或不仅在于标志本身的描述性属性，更强调的是使用行为的正当性，包括主观善意和客观合理。标志本身具有描述性的属性仅是构成正当使用的条件之一，是现象。要透过现象看本质，审查其具体使用方式以及通过使用方式体现出来的正当性与否。这也就是为什么同样一个标志，有些使用方式是正当的，有些使用方式就不是正当的。比如本案中，“片仔癀”本身是一种药名，属于描述性词汇，如果仅是为了表示其商品内含有片仔癀成分，完全可以以正常的商业惯例予以标注，从而构成正当使用。但是，宏宁公司却是在其生产、销售商品的包装装潢显著位置突出标明“片仔癀”“PIEN TZEHUANG”字样，该标识明显大于宏宁公司自己的商标及其他标注，并且所采用的字体与片仔癀公司的注册商标基本一致。该种使用方式已非商业惯例做法，已经超出说明或客观描述商品而正当使用的界限，其主观上难谓善意，使用方式上也非合理和必要，故才认定其正当使用抗辩不成立。

——周云川：《漳州片仔癀药业股份有限公司诉漳州市宏宁家化有限公司侵犯商标专用权纠纷案》，载《中国知识产权指导案例评注·下卷》，中国法制出版社2011年版，第886～887页。

来源：《最高人民法院司法观点集成(新编版)·知识产权卷II》618页

观点编号266