笔者在日常接待商家或者当事人咨询的过程中，发现当事人对专利材质问题的疑问会比较多，例如仅改变专利的材质是否可以申请新专利要求保护，亦或是仅仅改变产品的材质是否能够规避侵犯相关专利的合法权利等。笔者通过相关法律规定以及司法判例对涉及材质问题的相关知识产权问题进行简要阐述，以期对商家或者生产厂家能有一定帮助。

一、仅材质改变是否可以进行专利申请要求保护

1、实用新型专利及发明专利

仅材质改变是否可以申请发明专利的问题，中华人民共和国国家知识产权局于2010年2月1日起施行的《专利审查指南》第二部分第四章“对专利创造性实质审查”第４.６.２节“要素替代的发明”中有明确规定：“如果发明是相同功能的已知手段的等效替代，或者是为解决同一技术问题，用已知最新研制出的具有相同功能的材料替代公知产品中的相应材料，或者是用某一公知材料替代公知产品中的某材料，而这种公知材料的类似应用是已知的，且没有产生预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性。”

在第４.5节“已知产品的新用途发明”中也有类似规定：“如果新的用途仅仅是使用了已知材料的已知的性质，则该用途发明不具备创造性。”

由此可知，若新申请中有关材质的改变仅仅只是相同功能或者相同应用的简单替换，没有产生预料不到的技术效果，则该专利申请不具有创造性，无法获得授权。另外，虽然实用新型专利不需要进行实质审查，但是两种专利类型在性质上有所重叠，也应当适用上述结论进行判断。

2、外观设计专利

仅材质改变是否可以申请外观设计专利的问题，中华人民共和国国家知识产权局于2010年2月1日起施行的《专利审查指南》第四部分第五章“无效宣告程序中外观设计专利的审查”第５.１.１节“外观设计相同”中有明确规定：“如果涉案专利与对比设计仅属于常用材料的替换，或者仅存在产品功能、内部结构、技术性能或者尺寸的不同，而未导致产品外观设计的变化，二者仍属于相同的外观设计。”由此可知，若新申请仅仅只是常用材料的简单替换，未导致外观产生实质性差异，则外观设计专利新申请无法获得授权。

二、仅材质改变对专利侵权判定的影响

1、实用新型专利及发明专利

关于仅材质改变是否会对实用新型专利或者发明专利的专利权侵犯。笔者认为需要根据涉案专利的实际保护范围进行认定。

（1）若实用新型专利及发明专利的权利要求中未限定材质要素

  若实用新型专利及发明专利的权利要求中未对材质要素进行限定，则认为该专利涵盖了所有材质，无论材质作了何种改变，都落入涉案专利的保护范围，构成对专利权的侵犯。

（2）若实用新型专利及发明专利的权利要求中限定了材质要素

根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条的规定：“专利法第五十九条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”，是指专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”

当被控侵权技术方案的某技术特征与专利权利要求记载的相应技术特征相比，是以基本相同的手段，实现基本相同的功能，并达到基本相同的效果，且对于本领域技术人员来说，属于在侵权行为发生时通过阅读该专利的说明书、附图和权利要求书，无需经过创造性劳动就能够联想到的技术特征，则认为这两个技术特征是等同特征。而等同特征的表现形式之一就是“已知的常用技术要素的简单替换”，如果被控侵权技术方案用本领域技术人员容易想到的已知的常用技术要素替代专利权利要求中的相应技术特征，同时，替换后其功能和效果也基本相同，则应认定二者为等同特征。

另外需要注意的是，若权利要求中限定的材质要素与替换的材质属于上下位的关系，则新产品仍落入涉案专利的保护范围，两者构成实质相同，无需再适用等同的比对规定。

2、外观设计专利

关于仅材质改变是否会对外观设计专利的专利权造成侵犯，北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第70条对相关问题作了阐述：“对整体视觉效果不产生影响的产品的大小、材料、内部结构，应当排除在外观设计专利权的保护范围之外。”

由此可知，一般情况下，对外观整体视觉效果不产生实质性影响的材质改变，不会对外观设计专利侵权判定造成影响。在无其他权利瑕疵的情况下，应当认定二者相同，构成专利侵权。

然而笔者在实际生活中，还会遇到一些引申出来的问题：

（1）若材质本身的图案引起了外观的改变

    若因为材质本身的特性而导致产品附加有新的图案或者色彩要素，引起了外观的改变，笔者认为可以根据最高人民法院关于“马培德公司与阳江市邦主贸易有限公司、阳江市伊利达刀剪有限公司侵害外观设计专利权纠纷案”（2013）民中字第29号再审申请裁定书：“被诉侵权产品在采用与外观设计专利相同或者相近似的外观设计之余，还附加有其他图案、色彩设计要素的，如果这些附加的设计要素属于额外增加的设计要素，则对侵权判断一般不具有实质性影响。否则，他人即可通过在外观设计专利上简单增加图案、色彩等方式，轻易规避专利侵权。这无疑有悖于专利法鼓励发明创造，促进科技进步和创新的立法本意。涉案专利并未要求保护色彩，刀片上亦无图案设计，区别特征2属于被诉侵权产品上额外增加的设计要素，不应对侵权判断产生实质性影响。”

即：若产品在采用与外观设计专利相同或者相近似的外观设计之余，还附加有仅仅因为材质本身的特性而导致产品附加有新的图案或者色彩要素的，属于额外增加的设计要素，则对侵权判断一般不具有实质性影响。

然而笔者认为，对于平面设计外观专利或者整体形状为公知设计的外观专利而言，图案、色彩往往构成专利的主要保护范围，若材质本身的特性而导致产品具有新的图案或者色彩的，并产生实质性影响的，可以认为产品与专利不相同或相近似。

（2）若材质变为透明

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第91条对相关问题作了阐述：“将不透明材料替换为透明材料，或者将透明材料替换为不透明材料，且仅属于材料特征的变换，未导致产品外观设计发生明显变化的，在判断外观设计的相同相近似时，应不予考虑。但是，如果透明材料使得该产品外观设计的美感发生了变化，导致一般消费者对该产品的整体视觉效果发生变化的，则应当予以考虑。

被诉侵权产品系将不透明材料替换为透明材料，通过透明材料可以观察到的产品内部的形状、图案和色彩，应当视为该产品的外观设计的一部分。”

由此可知，如果透明材料使得该产品外观设计的美感发生了变化，导致一般消费者对该产品的整体视觉效果发生变化的，在判断外观设计的相同相近似时，应当考虑材质对外观产生的影响。