韩春明
服务地区：全国
擅长：婚姻家庭、继承、合同纠纷
韩春明律师亲办案例
通用名称商标认定和该类商标侵权判定规则
来源：韩春明律师
发布时间：2020-01-15
浏览量:1143
一、商标通用名称的定义
定义：通用名称是指某类产品或者服务的名称，包括行业标准内的规范名称和商业实践中约定俗成的别称、简称、俗称、雅称等，一般属于同业竞争者共有。最高院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第7条中规定：“相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。”即由于特定地域、传统工艺、历史传承等自然、人文因素形成的，只在一定地域范围内为相关公众所约定俗成的商品的名称，可以认定为通用名称。
由于通用名称属于共用名称，仅能标示商品或者服务的种类，而无法起到类似商标那样指示商品或者服务来源地的功能。正是由于通用名称这种共有财产的性质，使得消费者仅凭通用名称无法明确商品来源。通用名称如被少数经营者垄断，将大大增加消费者选购商品的搜索成本，因此我国商标法第11条第1款禁止将通用名称以商标注册的形式私有化。
二、商标通用名称判定标准
我国现行法律对通用名称的认定并无明文规定，法律实践中的认定依据主要有：
（1）国家标准和行业标准；
（2）同行业经营者约定俗成、普遍使用的名称和专家意见；
（3）专业工具书、辞典等公开出版物中记载的内容等。
三、商标通用名称注册商标的种类
商标法虽对通用名称在商标注册上作出了限制，但在我国核准注册的商标中仍然存在着大量的通用名称。原因在于：
（一）在此类商品上注册了彼类商品的通用名称作为商标。
由于商标法第11条第1款的中“通用名称”针对的主要是该名称所对应的商品，因此，如果将该通用名称在非对应的商品类别上注册，则不属于商标法禁止的范围。原因在于，通用名称是相对的，当它的使用环境脱离原有的商品类别时就会失去通用性，只要具有足够的显著性，就完全可以注册为其他商品的商标。
（二）在同类商品上已经获得第二含义的通用名称。
第二含义商标，是指商品的通用名称、图形、产地等叙述性文字、图形或其组合经过长期独占使用后，产生了原叙述性含义以外的新含义，从而演变成具有标示商品特定来源地的一种特殊商标。商标法禁止通用名称注册为商标的原因在于其没有特定指向而缺乏商标的显著性，但在经营者长期独占使用的前提下，如果通用名称因此获得了足够的显著性——建立了与自身商品的唯一联系，就获得了受到商标法保护的第二含义。因此我国商标法第11条第1款规定，仅表示本商品通用名称的标志经过使用取得显著特征，便于识别的，可以作为商标注册。与第（一）种情形相比，此类情形商标的显著性属于使用获得，本质上属于通过经营劳动将公共领域的共有资源转化为私有权利，所投入的资本和付出的劳动明显低于凭空创造出的臆造商标，因此在法律保护上也并不完整。这一点在商标法实施条例第四十九条中得到了体现：“注册商标中含有本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”换言之，这条规定为商标上合理使用通用名称提供了一个法定免责理由。
四、通用名称与商标侵权判定
首先，争讼之注册商标是否属于通用名称。判定通用名称时，不仅国家或者行业标准以及专业工具书已经收录或记载的名称可以认定为通用名称，而且已为公众约定俗成、普遍使用的表示某类商品的名称，也可以认定为通用名称。如果以商品的通用名称作为商品的商标，那么商标的识别功能就不可能发挥作用，因此商品通用名称不能由某一企业作为商标注册而专用，否则可能损害公众的利益。
对于涉及通用名称的商标侵权案件，侵权判定规则仍然是商标法第52条第（1）项的规定，即未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，构成对注册商标权的侵犯。可以看出，我国商标法的侵权判定规则包含三个要素：在商品上进行商标意义上的使用；在同一种或者类似商品上使用；使用的商标与注册商标相同或者近似。相应地，对类似案件的裁判也大体考虑以下三个要点：
（一）是否构成商标法意义上的使用
根据商标显著性的强弱，可以将商标分为五类：臆造商标，即杜撰的文字所组成的无特定含义的商标；随意商标，即商标组成词汇与商品无明显联系；暗示商标，指商标组成词汇与商品之间具有某种暗示的联系；描述性商标，即商标组成词汇是对商品质量或特征的直接描述；通用名称商标，即由某类商品通用名称所组成的商标。以上五类商标中，除了臆造商标的词汇是由商标创设者完全独创外，其他商标都是由公有领域的普通词汇甚至描述性词汇构成，这就使得这些商标并不足以使得商标权人彻底垄断该商标词汇，当他人在经营活动中以善意、正当的方式使用这些普通词汇或者描述性词汇时，不视为对商标权的侵犯。一般认为，以下两种情形构成对商标的合理使用而不构成侵权：
（1）指示性使用。指示性使用是指仅为指明产品、服务的种类而使用他人的商标。其主要目的是表明商家的相关服务项目，并非为了搭便车，一般也不会导致相关消费者的混淆和误认，必须指出的是，在此种情形下，对相应商标的使用中应标明自己商店的经营范围与注册商标的关系，应直接使用叙述性文字，且字体应保持一致，不得突出使用商标部分。
（2）描述性使用。描述性使用是指叙述性使用，即仅在一般叙述意义上合理使用他人注册商标，如说明产地、成分和服务的特征等。由于叙述性商标本身属于叙述、说明事物特征或者地理名称的词汇，因此即使他人加以商业化使用，只要具有合理理由，商标权人就无权阻止。在这种情况下，相关公众不会将其当成商标而造成混淆。
商标最本质的功能为识别功能，而识别性的产生又以商标的使用作为基础。其具体逻辑为：商标的三要素标识、产品、出处及商誉通过商标性使用实现了互动，商标性使用使消费者将商标与固定的商品、服务联系起来，附着于商标背后的商誉也逐渐得到消费者的认同，最终形成的这种互动性引导消费者识别和购买，为权利人带来商业利益。因此，商标性使用的核心在于发挥商标的识别功能，并不是所有将商标与产品进行物理性结合的使用方式都归属为商标性使用。商标法实施条例中对于商标使用行为仅作列举，并未触及商标使用的本质。新修订的商标法已经明确将商标使用定义为“用于识别商品来源的行为”，实际上是回归了商标性使用行为的应有之义。商标性使用应具备的条件为：商标必须在商业活动中使用；使用是为了标示商品或服务的来源；通过使用能够使相关公众区分不同商品或服务的提供者。判断被控侵权人的使用方式和目的及使用行为是否会使相关公众对产品或服务的来源产生误认、混淆，一般包括两种情形：一种是相关公众误认为被控侵权商标所标示的商品或服务来源于商标专用权人；另一种是误认为被控侵权商标所标示的商品来源与商标专用权人之间存在特定的联系。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第8条规定：
“商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。”被控侵权人使用他人含有通用名称的商标，若不具有识别功能，则不构成商标标性使用。
（二）是否构成同一种或者类似商品
除了驰名商标以外，构成商标侵权的前提就是要在同一种或者类似商品上使用。类似商品，依据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第11条的规定，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。显然，两类商品（服务）的生产部门各异，销售渠道不同，消费对象有别，并不具有明显的联系，不会造成相关公众对二者来源上的误认，因而不会造成混淆，因此，并不构成相同或者类似商品。
（三）是否构成商标相同或者近似
在商标近似的判定原则中，存在混淆说和近似说。混淆说将混淆可能性作为商标构成近似的判定标准，在各国商标法和国际公约中都有明确规定。从我国现行商标法第五十二条的规定可以看出，我国商标法并未采纳混淆可能性作为商标侵权判定标准，而是在商标侵权标准上主要采用近似说。由于该规定过于偏重对注册商标符号本身的保护，而对商标所代表的商誉关注不足，该商标保护也称为“符号保护”。
要真正制止商标侵权，首先要区分商标法意义上的商标近似和物理符号上的商标近似。商标标识本身的属性，如外观、呼叫、含义等是否构成近似，只是商标作为静态符号本身是否构成相似。但是，商标在商业使用上是动态的，是与消费者的认识以及所代表的商誉相联系的，因此，商标符号意义上的相似性只是为商标法意义上的商标近似提供了一种可能性，当商标在商业使用上不会使消费者产生混淆时，物理符号上的商标近似并不必然导致商标法意义上的商标近似。商标近似首先是一个法律概念即商标法意义上的近似，而不仅仅是一个事实概念，从制止商标侵权的目的是制止市场混淆的前提出发，只有构成混淆的近似，才能构成商标侵权中的近似，而不仅仅是商标各要素在事实上的近似。
为了克服前文所述的单纯的商标近似静态符号保护的局限，最高人民法院将世界通行的混淆可能性作为判断要素引入商标近似的判断，通过混淆可能性来解释商标近似和类似商品，从而将近似说判断标准改造为趋于科学的混淆性近似判断标准。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中规定，商标近似，是“易使相关公众对商品来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系”。这一标准表明，“商标法意义上的商标近似，不仅是指被控侵权商标与他人注册商标在外观方面的相似，还意味着必须易于使相关公众产生混淆。这种特殊的内涵就是商标法意义上的商标近似，即一种混淆性近似”。 因此，是否造成相关公众的混淆、误认是认定商标是否构成近似的前提条件。
五、通用名称使用的正当性
商标注册人无权禁止他人正当使用通用名称
从显著性角度，涉案商标为通用名称，法律针对这类通过获得第二含义取得的商标权做出限制，其他主体可以在原有含义上使用该通用名称进行市场活动，商标权人对此无权干涉。商标法以这种制度设计实现了商标权与公众利益的平衡，防止商标权垄断公众资源，成为阻碍竞争的工具。余如前所述，商标法实施条例虽然规定了其他经营者正当使用这类商标不构成侵权，但是对于正当的内涵并未给出明确的界定，而是否正当恰恰是判定侵权与否的关键。TRIPS 协议第17条规定：“成员可规定商标权的有限例外，诸如对说明性词汇的合理使用之类，只要这种例外顾及了商标所有人及第三方的合法利益。”1946年Lanham Act在第1115节（b）（4）中，全面吸收了普通法上法定正当使用制度。根据该条款，任意第三人善意、合理地使用他人的名称、短语或图案来描述自己的产品或服务，只要该使用是一种描述性而非商标意义上的使用，就不构成商标侵权。
即使一些商标标识被认定为通用名称，也并不意味着他人可以随意使用。这是因为一些标识由于特定的历史起源、发展过程和长期唯一的提供主体及商标权人管理及呵护，建立起较高的知名度，使得通用名称保持着产品和品牌混合属性的商品名称，和商标权人之间已经建立起比较固定的、一一对应的关系，具有清晰的指示商品或服务来源的意义和作用，此时，就不应认定为通用名称或者即使认定为通用名称，在保护上也应当与一般的通用名称有所区别。他人在使用该通用名称时也应当尽量与注册商标划清界限，正当使用。构成正当使用商标标识的行为应当至少具备以下三要件：一是使用出于善意；二是不是作为自己商品的商标使用；三是使用只是为了说明或者描述自己的商品。
美国法院对正当使用总结出了三个构成要素：1.非商标性使用。是指被控侵权人不是将原告的描述性商标作为商标使用，即其使用该标识是为了描述其商品的特征而非指示其商品的来源。从这一点上也可以看出商标法中的正当使用与著作权法中正当使用的区别，它并不像后者那样赋予了一种普遍性的权利来使用他人的描述性商标，而限于在该标识的原始描述性含义上使用。如果使用他人商标是用来指示商标权人或其商品，对于重新包装的商品使用原有商标，或者在比较广告中使用他人商标，则不属于正当使用原则调整的范畴。2.公平、善意的使用。正当使用要保护的是竞争者正当地描述其产品的权利，这种权利不因某描述性标识被他人注册为商标而受到损害。而这个概念本身就要求对他人描述性商标的使用必须是出于对自己产品描述的必要，而且这种使用必须是合理且善意的，即不得不正当地利用他人商标所代表的商誉。公平善意是一种主观上的要求，一般只能从使用者的使用状态等情况来推断。如果使用者仅利用了描述性商标的第一含义，用于表示该类商品的通用名称、主要原料、性能或品质等，就应当认定其主观上存在善意。因为这种使用的目的并非借助商标权人的商誉，制造混淆，误导消费者，而是经营之不可避免。反之，如果使用人原本没有使用某描述性词汇，在他人将其注册为商标之后转而采用该标识，或者是使用了他人商标中与描述意义无关的那些特点，诸如字型、风格、颜色等，则可推定其有恶意。此外，善意要求使用者不得采取突出的方式进行使用。突出使用，将商标设计与周围设计做明显区分，以此来吸引消费的注意力。正当使用必须停留在商标第一含义范围内，不能因此产生识别功能，然而突出性使用已经超越了这个界限，具有了商标性使用的特点，所以，突出性使用可以反映出使用人企图制造混淆、误导消费者的主观恶意，不能认定为正当使用。3.仅仅为了描述自己的商品或服务。即使将他人商标不是作为商标使用，而仅仅是用来描述自己商品的特点。
综上，取得注册商标专用权并不意味着权利人有权禁止他人对其商标的一切使用行为，商标能禁止的只是有可能导致混淆的使用。商标注册人选择其作为自己的商标并不能赋予其对该标识的垄断性权利，而只是在该商标成为其产品来源标志的范围内，才有权受到保护。
定义：通用名称是指某类产品或者服务的名称，包括行业标准内的规范名称和商业实践中约定俗成的别称、简称、俗称、雅称等，一般属于同业竞争者共有。最高院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第7条中规定：“相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。”即由于特定地域、传统工艺、历史传承等自然、人文因素形成的，只在一定地域范围内为相关公众所约定俗成的商品的名称，可以认定为通用名称。
由于通用名称属于共用名称，仅能标示商品或者服务的种类，而无法起到类似商标那样指示商品或者服务来源地的功能。正是由于通用名称这种共有财产的性质，使得消费者仅凭通用名称无法明确商品来源。通用名称如被少数经营者垄断，将大大增加消费者选购商品的搜索成本，因此我国商标法第11条第1款禁止将通用名称以商标注册的形式私有化。
二、商标通用名称判定标准
我国现行法律对通用名称的认定并无明文规定，法律实践中的认定依据主要有：
（1）国家标准和行业标准；
（2）同行业经营者约定俗成、普遍使用的名称和专家意见；
（3）专业工具书、辞典等公开出版物中记载的内容等。
三、商标通用名称注册商标的种类
商标法虽对通用名称在商标注册上作出了限制，但在我国核准注册的商标中仍然存在着大量的通用名称。原因在于：
（一）在此类商品上注册了彼类商品的通用名称作为商标。
由于商标法第11条第1款的中“通用名称”针对的主要是该名称所对应的商品，因此，如果将该通用名称在非对应的商品类别上注册，则不属于商标法禁止的范围。原因在于，通用名称是相对的，当它的使用环境脱离原有的商品类别时就会失去通用性，只要具有足够的显著性，就完全可以注册为其他商品的商标。
（二）在同类商品上已经获得第二含义的通用名称。
第二含义商标，是指商品的通用名称、图形、产地等叙述性文字、图形或其组合经过长期独占使用后，产生了原叙述性含义以外的新含义，从而演变成具有标示商品特定来源地的一种特殊商标。商标法禁止通用名称注册为商标的原因在于其没有特定指向而缺乏商标的显著性，但在经营者长期独占使用的前提下，如果通用名称因此获得了足够的显著性——建立了与自身商品的唯一联系，就获得了受到商标法保护的第二含义。因此我国商标法第11条第1款规定，仅表示本商品通用名称的标志经过使用取得显著特征，便于识别的，可以作为商标注册。与第（一）种情形相比，此类情形商标的显著性属于使用获得，本质上属于通过经营劳动将公共领域的共有资源转化为私有权利，所投入的资本和付出的劳动明显低于凭空创造出的臆造商标，因此在法律保护上也并不完整。这一点在商标法实施条例第四十九条中得到了体现：“注册商标中含有本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”换言之，这条规定为商标上合理使用通用名称提供了一个法定免责理由。
四、通用名称与商标侵权判定
首先，争讼之注册商标是否属于通用名称。判定通用名称时，不仅国家或者行业标准以及专业工具书已经收录或记载的名称可以认定为通用名称，而且已为公众约定俗成、普遍使用的表示某类商品的名称，也可以认定为通用名称。如果以商品的通用名称作为商品的商标，那么商标的识别功能就不可能发挥作用，因此商品通用名称不能由某一企业作为商标注册而专用，否则可能损害公众的利益。
对于涉及通用名称的商标侵权案件，侵权判定规则仍然是商标法第52条第（1）项的规定，即未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，构成对注册商标权的侵犯。可以看出，我国商标法的侵权判定规则包含三个要素：在商品上进行商标意义上的使用；在同一种或者类似商品上使用；使用的商标与注册商标相同或者近似。相应地，对类似案件的裁判也大体考虑以下三个要点：
（一）是否构成商标法意义上的使用
根据商标显著性的强弱，可以将商标分为五类：臆造商标，即杜撰的文字所组成的无特定含义的商标；随意商标，即商标组成词汇与商品无明显联系；暗示商标，指商标组成词汇与商品之间具有某种暗示的联系；描述性商标，即商标组成词汇是对商品质量或特征的直接描述；通用名称商标，即由某类商品通用名称所组成的商标。以上五类商标中，除了臆造商标的词汇是由商标创设者完全独创外，其他商标都是由公有领域的普通词汇甚至描述性词汇构成，这就使得这些商标并不足以使得商标权人彻底垄断该商标词汇，当他人在经营活动中以善意、正当的方式使用这些普通词汇或者描述性词汇时，不视为对商标权的侵犯。一般认为，以下两种情形构成对商标的合理使用而不构成侵权：
（1）指示性使用。指示性使用是指仅为指明产品、服务的种类而使用他人的商标。其主要目的是表明商家的相关服务项目，并非为了搭便车，一般也不会导致相关消费者的混淆和误认，必须指出的是，在此种情形下，对相应商标的使用中应标明自己商店的经营范围与注册商标的关系，应直接使用叙述性文字，且字体应保持一致，不得突出使用商标部分。
（2）描述性使用。描述性使用是指叙述性使用，即仅在一般叙述意义上合理使用他人注册商标，如说明产地、成分和服务的特征等。由于叙述性商标本身属于叙述、说明事物特征或者地理名称的词汇，因此即使他人加以商业化使用，只要具有合理理由，商标权人就无权阻止。在这种情况下，相关公众不会将其当成商标而造成混淆。
商标最本质的功能为识别功能，而识别性的产生又以商标的使用作为基础。其具体逻辑为：商标的三要素标识、产品、出处及商誉通过商标性使用实现了互动，商标性使用使消费者将商标与固定的商品、服务联系起来，附着于商标背后的商誉也逐渐得到消费者的认同，最终形成的这种互动性引导消费者识别和购买，为权利人带来商业利益。因此，商标性使用的核心在于发挥商标的识别功能，并不是所有将商标与产品进行物理性结合的使用方式都归属为商标性使用。商标法实施条例中对于商标使用行为仅作列举，并未触及商标使用的本质。新修订的商标法已经明确将商标使用定义为“用于识别商品来源的行为”，实际上是回归了商标性使用行为的应有之义。商标性使用应具备的条件为：商标必须在商业活动中使用；使用是为了标示商品或服务的来源；通过使用能够使相关公众区分不同商品或服务的提供者。判断被控侵权人的使用方式和目的及使用行为是否会使相关公众对产品或服务的来源产生误认、混淆，一般包括两种情形：一种是相关公众误认为被控侵权商标所标示的商品或服务来源于商标专用权人；另一种是误认为被控侵权商标所标示的商品来源与商标专用权人之间存在特定的联系。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第8条规定：
“商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。”被控侵权人使用他人含有通用名称的商标，若不具有识别功能，则不构成商标标性使用。
（二）是否构成同一种或者类似商品
除了驰名商标以外，构成商标侵权的前提就是要在同一种或者类似商品上使用。类似商品，依据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第11条的规定，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。显然，两类商品（服务）的生产部门各异，销售渠道不同，消费对象有别，并不具有明显的联系，不会造成相关公众对二者来源上的误认，因而不会造成混淆，因此，并不构成相同或者类似商品。
（三）是否构成商标相同或者近似
在商标近似的判定原则中，存在混淆说和近似说。混淆说将混淆可能性作为商标构成近似的判定标准，在各国商标法和国际公约中都有明确规定。从我国现行商标法第五十二条的规定可以看出，我国商标法并未采纳混淆可能性作为商标侵权判定标准，而是在商标侵权标准上主要采用近似说。由于该规定过于偏重对注册商标符号本身的保护，而对商标所代表的商誉关注不足，该商标保护也称为“符号保护”。
要真正制止商标侵权，首先要区分商标法意义上的商标近似和物理符号上的商标近似。商标标识本身的属性，如外观、呼叫、含义等是否构成近似，只是商标作为静态符号本身是否构成相似。但是，商标在商业使用上是动态的，是与消费者的认识以及所代表的商誉相联系的，因此，商标符号意义上的相似性只是为商标法意义上的商标近似提供了一种可能性，当商标在商业使用上不会使消费者产生混淆时，物理符号上的商标近似并不必然导致商标法意义上的商标近似。商标近似首先是一个法律概念即商标法意义上的近似，而不仅仅是一个事实概念，从制止商标侵权的目的是制止市场混淆的前提出发，只有构成混淆的近似，才能构成商标侵权中的近似，而不仅仅是商标各要素在事实上的近似。
为了克服前文所述的单纯的商标近似静态符号保护的局限，最高人民法院将世界通行的混淆可能性作为判断要素引入商标近似的判断，通过混淆可能性来解释商标近似和类似商品，从而将近似说判断标准改造为趋于科学的混淆性近似判断标准。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中规定，商标近似，是“易使相关公众对商品来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系”。这一标准表明，“商标法意义上的商标近似，不仅是指被控侵权商标与他人注册商标在外观方面的相似，还意味着必须易于使相关公众产生混淆。这种特殊的内涵就是商标法意义上的商标近似，即一种混淆性近似”。 因此，是否造成相关公众的混淆、误认是认定商标是否构成近似的前提条件。
五、通用名称使用的正当性
商标注册人无权禁止他人正当使用通用名称
从显著性角度，涉案商标为通用名称，法律针对这类通过获得第二含义取得的商标权做出限制，其他主体可以在原有含义上使用该通用名称进行市场活动，商标权人对此无权干涉。商标法以这种制度设计实现了商标权与公众利益的平衡，防止商标权垄断公众资源，成为阻碍竞争的工具。余如前所述，商标法实施条例虽然规定了其他经营者正当使用这类商标不构成侵权，但是对于正当的内涵并未给出明确的界定，而是否正当恰恰是判定侵权与否的关键。TRIPS 协议第17条规定：“成员可规定商标权的有限例外，诸如对说明性词汇的合理使用之类，只要这种例外顾及了商标所有人及第三方的合法利益。”1946年Lanham Act在第1115节（b）（4）中，全面吸收了普通法上法定正当使用制度。根据该条款，任意第三人善意、合理地使用他人的名称、短语或图案来描述自己的产品或服务，只要该使用是一种描述性而非商标意义上的使用，就不构成商标侵权。
即使一些商标标识被认定为通用名称，也并不意味着他人可以随意使用。这是因为一些标识由于特定的历史起源、发展过程和长期唯一的提供主体及商标权人管理及呵护，建立起较高的知名度，使得通用名称保持着产品和品牌混合属性的商品名称，和商标权人之间已经建立起比较固定的、一一对应的关系，具有清晰的指示商品或服务来源的意义和作用，此时，就不应认定为通用名称或者即使认定为通用名称，在保护上也应当与一般的通用名称有所区别。他人在使用该通用名称时也应当尽量与注册商标划清界限，正当使用。构成正当使用商标标识的行为应当至少具备以下三要件：一是使用出于善意；二是不是作为自己商品的商标使用；三是使用只是为了说明或者描述自己的商品。
美国法院对正当使用总结出了三个构成要素：1.非商标性使用。是指被控侵权人不是将原告的描述性商标作为商标使用，即其使用该标识是为了描述其商品的特征而非指示其商品的来源。从这一点上也可以看出商标法中的正当使用与著作权法中正当使用的区别，它并不像后者那样赋予了一种普遍性的权利来使用他人的描述性商标，而限于在该标识的原始描述性含义上使用。如果使用他人商标是用来指示商标权人或其商品，对于重新包装的商品使用原有商标，或者在比较广告中使用他人商标，则不属于正当使用原则调整的范畴。2.公平、善意的使用。正当使用要保护的是竞争者正当地描述其产品的权利，这种权利不因某描述性标识被他人注册为商标而受到损害。而这个概念本身就要求对他人描述性商标的使用必须是出于对自己产品描述的必要，而且这种使用必须是合理且善意的，即不得不正当地利用他人商标所代表的商誉。公平善意是一种主观上的要求，一般只能从使用者的使用状态等情况来推断。如果使用者仅利用了描述性商标的第一含义，用于表示该类商品的通用名称、主要原料、性能或品质等，就应当认定其主观上存在善意。因为这种使用的目的并非借助商标权人的商誉，制造混淆，误导消费者，而是经营之不可避免。反之，如果使用人原本没有使用某描述性词汇，在他人将其注册为商标之后转而采用该标识，或者是使用了他人商标中与描述意义无关的那些特点，诸如字型、风格、颜色等，则可推定其有恶意。此外，善意要求使用者不得采取突出的方式进行使用。突出使用，将商标设计与周围设计做明显区分，以此来吸引消费的注意力。正当使用必须停留在商标第一含义范围内，不能因此产生识别功能，然而突出性使用已经超越了这个界限，具有了商标性使用的特点，所以，突出性使用可以反映出使用人企图制造混淆、误导消费者的主观恶意，不能认定为正当使用。3.仅仅为了描述自己的商品或服务。即使将他人商标不是作为商标使用，而仅仅是用来描述自己商品的特点。
综上，取得注册商标专用权并不意味着权利人有权禁止他人对其商标的一切使用行为，商标能禁止的只是有可能导致混淆的使用。商标注册人选择其作为自己的商标并不能赋予其对该标识的垄断性权利，而只是在该商标成为其产品来源标志的范围内，才有权受到保护。
以上内容由韩春明律师提供，若您案情紧急，找法网建议您致电韩春明律师咨询。
韩春明律师主办律师
帮助过2498人好评数70
北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层
LAWYER INFORMATION
律师信息
-
律师姓名：韩春明
-
执业律所：北京市中伦文德律师事务所
-
职 务：主办律师
-
执业证号：11101*********947
CONTACT ME
联系本人
-
服务地区：全国
-
地 址：北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层