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商标发声|关于《商标法》第三十二条“恶意抢注”的构成要件的思考
来源:赵虎律师
发布时间:2019-02-22
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《商标法》第三十二条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”

《商标法》第三十二条是对恶意抢注商标的规定,看似简单的“有一定影响”、“不正当手段”,却在实践中很难进行认定。实践当中,有法院在个案中认定“有一定影响”的商标是指在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标。有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的,可以认定其有一定影响。此外,在认定申请人申请注册商标时主观上是否具有以不正当手段抢先注册之恶意时,法院认为,商标申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而申请注册,可以推定其具有利用他人商标商誉获利的意图,并据此认定其采用了不正当手段,主观上具有恶意。如果有证据表明其申请注册或使用诉争商标的相关行为具有仿冒他人商标恶意的,亦可以作为认定具有抢注恶意的依据。

虽然法院在认定《商标法》对第三十二条中“有一定影响的商标”及“抢注商标的恶意”时依据的是上述规范,但是在具体个案中还是规定地不够明确,更有甚者,很多案件仅仅依据“诚实信用原则”进行判断,因此,我认为可以从以下角度理解《商标法》第三十二条规定的构成要件:

1、申请人以外存在第三人在申请人注册前已经使用过注册商标。首先,《商标法》第四十八条规定,本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。其次,时间条件是申请人注册前使用,如果注册后使用,则不包含商标的在先权利的问题。同时,我认为,在先使用应解释为在先持续使用,法律对一个商标进行保护,首先该商标必须具有可保护的利益,如果第三人间歇性地使用,从侧面可以看出其对该商标并没有多么重视,那么对其地保护力度当然不大。

2、第三人在使用该注册商标时具有一定影响。就本案而言,市场占有率、消费者的知悉程度、与相关客户的往来交易的次数及数量、广告投入等均需要考虑到,并且以上因素均需达到一定的标准才能对“影响力”进行认定。

3、申请人申请注册商标存在恶意。在判断申请人的“恶意”时,最主要的是申请人“明知或者应知”在先使用的商标存在,但是就举证责任分配中“明知或者应知”应当是第三人在主张自己的权利过程中需承担的责任,也即,其必须承担“明知或者应知”举证不能的法律后果。“明知或者应知”是申请人的主观方面,第三人若要举证是具有很大的难度的,实践中,证明“明知或者应知”一般是申请人与第三人之间具有合作关系等等,但也有很多案件其申请人与第三人之间不具有合作关系,这就给第三人举证增加了难度,第三人很有可能承担举证不能的法律后果。

4、申请人申请注册商标采用不正当手段。采用不正当手段,一般在实践中从以下角度考虑:申请人的商标注册后未使用在自营的产品上、通过高价转让或高价许可使用了注册商标、大量注册商标、囤积注册商标、在商标注册申请书和提供的相关材料中不真实地填报了有关事项、申请人注册了商标后未予以保护等等。相反,如果没有以上“侵害”注册商标的行为,那么即可认为申请人申请注册商标未采用不正当手段。

我认为,只有同时考虑了以上条件,才能认定为《商标法》第三十二条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。

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