【转载】电子商务环境下商标指示性合理使用的界限

【裁判要旨】

一、行为人销售正品时，在淘宝宝贝信息以及淘宝宝贝销售排行信息中使用商标权人的注册商标，系指示其所销售商品的相关信息，不会导致相关公众的混淆误认，属于商标指示性合理使用，不构成侵权。

二、行为人在淘宝网店首页上的店招处醒目、突出使用注册商标的，即使其所售商品系正品，也容易使相关公众误认为该店与商标权人之间存在特定商业关系，已超出商标指示性合理使用的界限，构成对注册商标专用权的侵害。

【案例索引】

一审：浙江省台州市中级人民法院（2014）浙台知民初字第108号（2014年8月22日）。

【案情】

原告：郭某某。

被告：徐某某。

原告郭某某系“以纯”和“YISHion以纯”商标的商标权人，两商标核定使用商品均为第25类，且两注册商标目前均在注册有效期内。

2013年5月23日，原告郭某某向广东省东莞市南华公证处申请保全证据。在该公证处公证员陈胜民、公证人员杜肖雯监督下，原告的委托代理人王弯于2013年5月23日操作该处的计算机，对被告徐某某在淘宝网上开设的名称为“小波的梦”的网店中的内容进行了公证保全，该公证处于2013年6月6日出具（2013）粤莞南华第004376号公证书。公证书中所附网页打印件载明，该淘宝店铺首页店招标有“以纯男装”字样，店内销售的淘宝宝贝图片下方的文字信息以及销售排行榜中的宝贝信息中均带有“以纯正品”或“YISHion以纯正品”字样。

另查明，被告徐某某在淘宝网上经实名认证，以“小波的梦”为用户名开设商铺，以卖家身份发布商品交易信息，店铺介绍内容显示该店主营以纯polo衫、T恤等。

【审判】

台州市中级人民法院一审认为，原告郭某某经国家商标局核准受让取得了“以纯”注册商标专用权，及注册取得了“YISHion以纯”注册商标专用权，且上述两个注册商标均在注册有效期内，因此，原告对上述两个注册商标所享有的商标专用权应受到法律保护。被告徐某某作为淘宝店经营者，为了指明其所售商品的基本信息，应允许其在经营活动中善意、合理地使用所售产品的注册商标，比如被告可以用叙述性语言或指示性语言表明其店内销售“以纯”或“YISHion以纯”品牌的产品，但该使用方式不能超出合理使用的界限，即对原告注册商标的使用不会引起相关公众对商品来源的混淆或误认，也不会使相关公众产生原告与被告之间存在某种特定商业关系的联想。本案中，被告徐某某在其经营的网店上以“以纯”服装作为主营商品，同时在其网店首页上的店招处醒目地使用了“以纯男装”的字样，除此以外，再无任何其他说明性文字，该种使用方式容易使进网店购买的相关公众误认为该店与商标权人即原告系同一的销售服务市场主体或者两者之间存在特定商业关系，已超出合理使用的界限，在未经原告许可的情况下，该行为构成对原告注册商标专用权的侵害。至于徐某某在各淘宝宝贝信息以及宝贝销售排行信息中使用“以纯正品”或“YISHion以纯正品”等字样，根据商业惯例，是为指示其所销售商品的品牌信息，在商品名称中标明商品品牌应属于商标指示性使用，在原告郭某某未提供证据证明该些宝贝是侵权商品的情况下，无法认定被告徐某某的该行为侵害了原告郭某某的商标专用权。

综上，被告徐某某未经原告郭某某的许可，擅自在其经营的网店上使用与原告“以纯”注册商标相同、“YISHion以纯”注册商标相似的商标的行为，构成对原告注册商标专用权的侵害，依法应承担停止侵害、赔偿损失的法律责任。对于原告郭某某要求被告徐某某赔偿经济损失521003元（含维权费用）的主张，鉴于原告未举证证明其因被侵权所受到的损失以及被告因侵权所获得的利益，故应依据原告的请求，综合考虑原告商标的声誉、被告实施侵权行为的过错程度、涉案商品的销售价格、同行业利润水平、被告的经营规模等因素，酌情确定被告应当承担的赔偿数额。

综上，依照《中华人民共和国商标法》（2001年修正）第五十二条第（一）项、第（二）项、第五十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第二款、第十七条第一款、第二十一条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决：被告徐某某立即停止侵犯原告郭某某对“以纯”注册商标（商标注册证第1293407号）、“以纯YISHion”（商标注册证第4118079号）所享有的注册商标专用权及赔偿原告郭某某经济损失（包括原告为制止侵权行为所支付的合理开支）人民币10000元。

一审法院判决后，原、被告双方均未上诉，判决现已生效。

【评析】

一、商标指示性合理使用的理论基础

商标指示性合理使用，是指经营者在商业活动中善意合理地使用他人的注册商标，客观地说明自己商品或者服务源于他人，或者客观地指示自己商品的用途、服务对象以及其他特性与他人的商品或服务有关。它是为了使社会主体间的利益达成平衡而设计的一种制度。指示性合理使用通常表现为直接使用他人商标，并且该商标亦直接指向商标所有人的商品或服务，而非使用者自己的商品或服务。从目前司法实践来看，指示性合理使用主要涉及两种类型：一种是为了说明商品或服务的特点或用途而使用他人商标，尤其表现为对商品零部件或配件用途的说明、服务对象的说明等，如在手机外壳上标注iPhone（4/4S或5/5S）专用，这里就善意合理使用了苹果公司的iPhone商标；另一种则针对商标权利用尽而言，经商标权人许可或以其他合法方式投放市场的商品，他人购买后可以加以转卖，也可以在广告中推销该商品进而对商标进行使用。比如销售苹果iPad产品的销售商，只有使用iPad商标才能合理地向消费者传达所销售的产品的信息，如果不允许这样做，IPad的销售商只能将其商品描述为“一家总部位于加利福尼亚库比蒂诺的计算机和电脑公司设计的较大尺寸的平板触屏装置”，这将会让所有人大跌眼镜。

二、商标指示性合理使用的界限

正如上文所述，经营者可以合理地使用他人的注册商标，但使用时也有一定的边界，即使用须基于诚信善意，并且使用商标的具体形式、程度也应保持在合理范畴之内，不会对商标权人的合法权益造成损害。如果对他人商标进行指示性使用的方式不当，可能会向消费者传达错误或虚假的信息，并且对商标权人的利益造成损害，这种情况下，“合理”即转化为“不合理”。

对于商标指示性合理使用的边界，一直以来都颇具争议。如2002年的“TOTO”商标侵权案，河南高院认为被告在经营场所外悬挂“TOTO”商标未侵犯“TOTO”注册商标专用权，而同年的“dunhill”案件，成都中院则认为不能将“dunhill”、“登喜路”的商标独立用在店招上。再如案情类似的2012年上海一中院的“立邦漆”案件与2014年的河北保定中院的“Zippo”案件也有着截然不同的结果。

可见，对于商标指示性合理使用问题，法院态度不一，司法结果各异，而电子商务时代层出不穷的新技术和花样翻新的营销手段使得这一问题变得愈加复杂。

笔者以为，应尽可能地在激励商标权人和维护自由市场竞争秩序之间取得平衡，对于商标指示性合理使用，可以从两方面进行判断：第一，对经营者而言，其使用不属于商标法意义上的使用，即使用目的不是标识商品或服务来源，而只是为了说明或者描述自己的商品；第二，未对商标权人造成商标利益上的损害，即不会令相关公众对商品的来源发生混淆，不会不合理地攫取商标权人的市场份额。

三、对本案结论的分析

本案中，被告人徐某某在其淘宝网络店铺中使用了“以纯”和“YISHion以纯”商标，其中涉及两种不同的情形。

（一）关于在淘宝店内销售的淘宝宝贝图片下方的文字信息以及销售排行榜中的宝贝信息中使用“以纯正品”或“YISHion以纯正品”字样的情形。由于电子商务环境的特殊性，经营者在网络上销售产品时不像传统实体店可以让消费者直接接触产品，更多的是靠图片、文字描述来传达产品上的各种信息，从而向消费者呈现其所售产品基本面貌，商标作为表明产品来源、承载产品商誉的最主要识别标识，往往无任何悬念地会被经营者作为产品关键信息使用。另外，在点击量和流量为王的网络世界，不管网站设计得如何标新立异或者美轮美奂，首要的一点都是如何让网络用户在海量信息中寻找到，而将产品的商标作为关键信息也对指引网络消费者通过搜索访问网店发挥着至关重要的作用。本案被告徐某某在其网店的淘宝宝贝信息以及宝贝销售排行信息中使用“以纯正品”或“YISHion以纯正品”等字样，符合电子商务环境下为指示其所销售产品的信息而在产品名称中使用商标的商业惯例，应属于商标指示性合理使用，不构成侵权。

（二）关于在淘宝店铺首页店招标有“以纯男装”字样的情形。将他人商标作为店铺名称，此种情况下，更容易被相关消费者视作与品牌权利人有较密切联系，而且使用人完全可以通过其他手段表示其销售某品牌产品，在店铺名称中使用他人商标的必要性不强。因此，一般推定此种使用方式为不合理使用，除非使用人能够提供证据证明该使用行为不会使相关公众认为其与商标权人有授权、合作等联系。本案中，被告徐某某在其网店首页店招突出使用“以纯男装”字样，而其网店中也只销售以纯品牌的服装，这实际上有使消费者误认为其与以纯品牌存在特许经营、加盟、专卖等特定商业关系的效果，也起到了借助涉案以纯商标商誉的作用，属于对合理指示商品来源的权利的不当扩张，已经超出了商标指示性使用的合理范畴，在未经商标权人许可的情况下，该行为构成对注册商标专用权的侵害。