论专利先用权适用

摘要：先申请制度虽然能鼓励发明人积极进行发明创造，但同时也会产生一些弊端，专利先用权制度是对先申请制度弊端的弥补与利益再平衡。我国也规定了专利法的先用权制度，契合了世界专利法立法的潮流，但我国现行专利法及其司法解释对先用权制度规定较为笼统，在司法实践中可操作性差。笔者试图努力在先用权制度的适用方面做浅薄的分析，以期自己达到对先用权制度的深入理解。

关键词：发明创造；专利权；先用权

作者：山东宏易律师事务所   王建锋律师

我国在1985年制定第一部《专利法》中，采用了先申请制度而没有采用先发明制度，先申请制度一直得以沿用至今。我国实行先申请制度，其目的是鼓励发明人公开其发明创造，使得社会公众能够从其公开的技术中收益，以避免重复研发。然而，在有些情况下先申请专利的人并不一定是首先做出该发明创造的人，也不一定是首先开始实施该发明创造的人。在专利申请日之前可能有人就已经制造该专利产品或者实施该专利方法，或者已经做好制造专利产品、实施专利方法的必要准备。如果在授予专利权之后，禁止先用者继续实施其行为，则显示公平。为了避免这种不合理性，我国专利法规定了先用权制度。但要想深入理解先用权制度，还需要从以下几个方面对先用权制度进行探讨。

一、先用权的性质

我国《专利法》第六十九条规定，有下列情形之一的，不视为侵犯专利权，其中第（二）项规定为：在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的。从此法律条文可以看出，先用权仅仅是对抗专利权人的抗辩权，不是一种独立存在的权利，不能主张他人实施相同的发明创造侵犯了其先用权。先用权是依附于在后申请的专利权利才会产生，如果没有在后申请的专利权利，也没有先用权存在的必要。

二、适用先用权的前提条件

先用权作为对抗专利权人的抗辩权，在满足以下条件时，才有必要考虑先用权的问题：

1、某人（自然人、法人）已经申请并获得了一项专利权；2、他人在上述专利权的申请日前已经开始实施该发明创造或者为实施该发明创造做好了必要准备；3、先用者在授予专利权后或者发明专利申请公布后继续其实施行为；4、专利权人认为先用权人侵犯了其专利权，向法院起诉或者请求专利行政部门进行处理；5、在先实施行为并未构成能够使该专利权丧失新颖性、创造性的现有技术和现有设计。

三、先用权在司法实践中的具体适用范围

我国《专利法》第六十九条及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释［2009］21号）第十五条对先用权的适用做了规定，但在司法实践中，仅仅靠着两个条文很难把握先用权的具体适用问题，需要做进一步的阐述和分析。

1、先用权发明创造的来源

法释［2009］21号提到被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不支持。从何种途径获得的发明创造为非法或者合法,我国法律并没有给出明确的界定，需要从发明创造的来源做进一步的分类探讨。发明创造的来源不同，是否获得先用权也不应相同。

第一种情形是先用者利用自己的物质和技术条件原始取得的发明创造，并且在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备。发明创造来源的这种方式，先用者被诉侵权时无疑可以获得先用权。

第二种情形是先用者从专利权人那里合法的获得的专利技术或者专利方法。在《专利法》第二十四条规定的新颖性宽限期六个月内，发明创造在中国政府主办或者承认的国际展览会上展出，或者在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的，先用者直接或者间接的获知该发明创造的内容，进而予以实施或者为实施做好了必要准备。这种情形下先用者是否应该获得先用权有争议。一种观点认为，只要先用者实施的发明创造直接或者间接的从专利权人那里获得的，均不能获得先用权。例如日本专利法第79条的规定，只有在申请日之前独立的做出发明创造的人，或者独立的做出发明的他人那里合法的获知发明创造内容的人，才能享受先用权。第二种观点是凡是发明创造是通过合法途径获知的，即使直接或间接从专利权人那里获得的发明创造，这种情形也可以获得先用权。笔者同意第二种观点，专利法的立法目的就是平衡专利权人和社会公众的利益。在专利权人在中国政府主办或者承认的国际展览会上展出，或者在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的，就应该视为被公众所知的状态，进而言之该专利产品或者方法变成了现有技术或者现有设计，现有技术或者现有设计是允许社会公众自由实施的。法律只是给了专利权人六个月的宽限期，从法律上拟制为并没有丧失新颖性，但这并不能改变专利技术或方法被公众知悉的事实。此种情形下如果反过来又允许专利权人起诉先用者的侵权责任，将不符合专利法的立法精神。

第三种情形是先用者用剽窃等非法手段取得专利技术或者方法，既包括通过非法途径从后来申请专利的人那里获得的专利技术或者方法，也包括通过非法途径从他人那里获得的有关专利技术或者方法。这种情形下，先用者违反民法的诚实信用原则，没有付出任何智力劳动，当然不能获得先用权。

2、对“原有范围”的不同意见

我国《专利法》第六十九条第一款第（二）项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的。可见，我国立法并未对“原有范围”究竟是对数量上的限制还是先用者经营范围的限制进行澄清，导致在司法实践中难以把握。我国学者汤宗舜的观点为：继续使用只限于在原有范围内。条文中说“仅在原有范围内继续制造、使用”，是指其产量一般不高于专利申请提出时的产量。不过按照通常的解释，应当包括专利申请提出时原有设备可以达到的生产能力，或者根据原先的准备可以达到的生产能力。这样解释是符合本项规定目的的[1]。目前，日本、德国、英国、法国等国家的专利法关于先用权的规定没有对先用者的实施规模做出限制。日本采用“事业目的的范围”对先用者的后继实施行为也会产生限制。例如，获得专利权的发明是一种焊接方法，在申请日前，先用者仅仅以造船事业为目的（公司章程规定），在船舶制造过程中实施该焊接方法。在此情况下，即使先用者修改其公司章程，将飞机制造业也作为其事业目的，也不得在飞机制造过程中实施该焊接技术。日本对“事业目的的范围”的解释没有从数量上对实施规模作出限制。日本有关著作指出：“只要是在其事业目的的范围之内，实施规模不一定非要同申请时的规模一样，可以随意扩大[2]。”

我国现行专利法规定，“仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权”。有人理解为应当对先用者的生产产品的数量、生产线的条数、生产厂家的规模等作为限制范围的标准与尺度。比如，在专利申请日前，先用者的生产数量为年产量100万吨，在专利申请日后的产量就不能超过100万吨；在申请日前有10条生产线，在申请日后就不能超过10条生产线的水平。这种对立法的理解虽然容易，但在司法实践中却操作性不强。专利权人起诉先用权人的生产规模超出原有范围时，很难举证证明先用权人原有的规模是多少，申请日后的规模又是多少。鉴于此，笔者不建议对先用权人做数量的限制。

3、对“继续制造、使用”的理解

有观点认为对《专利法》第六十九条第一款第（二）项规定中的继续制造、使用的行为，只能继续进行制造相同产品、使用相同方法，而不能进行其他行为，包括使用、许诺销售、销售期制造的专利产品或者依照相同方法所直接获得的产品。这种观点对先用权理解的未免过于狭隘。试想，如果不允许先用权人使用、许诺销售、销售其制造的产品或者使用相同方法制造的产品，其产品只能存放在仓库，那就失去了保留先用权制度的意义。

四、先用权与新颖性、现有技术、现有设计抗辩的关系

在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，该法条的规定赋予了先用权人在专利权人申请日后继续实施行为的权利，并且该继续实施专利产品或方法的行为不视为侵权。显然，先用者既然已经在专利权人申请日前实施该专利产品或者专利方法，那么该实施行为就有导致在后申请的专利丧失新颖性，特别是我国实用新型和外观设计专利审查不像发明专利那样，要经过新颖性、创造性、实用性审查。在实用新型、外观设计专利权人向法院起诉或向专利部门调处专利侵权时，其专利有可能因为丧失新颖性而无效；同时，先用权人如果对其在先实施专利的产品进行不特定的销售、许诺销售等公开实施行为，则该专利产品有可能进入公众领域而成为使用公开，即该专利有可能变为现有技术或现有设计。

在专利权人对先用者继续进行的实施行为提出专利侵权指控的情况下，先用者可以有三种选择：一是依据《专利法》第二十二条关于新颖性的规定，以该发明创造在申请日之前已经为公众所知为理由，请求宣告该专利权无效；二是依据《专利法》第六十二条的规定，以其实施的发明创造属于现有技术或者现有设计为理由，进行现有技术抗辩或现有设计抗辩；三是依据《专利法》第六十九条第（二）项的规定，以在申请日前已经实施该发明创造为理由，进行先用权抗辩。

五、结语

我国专利法兼顾专利权人的利益与社会公众利益，先用权是专利法赋予在先实施人在被控侵权时的抗辩权利，先用者究竟采用先用权抗辩、专利无效抗辩，还是选择现有技术、现有设计抗辩，需要视自己掌握的证据情况而定。如果先用者独自研发该涉案专利产品或方法，并且掌握该技术或方法的图纸或方案，可以以先用权进行抗辩；如果先用者有证据证明该专利有丧失新颖性的情形，亦可提出专利权无效或者现有技术、现有设计抗辩。当然，在一案中也可以同时提出以上抗辩。

参考文献

〔1〕 尹新天·中国专利法详解，知识产权出版社，2012年9月第2版

〔2〕 文希凯·专利法教程第三版，知识产权出版社，2013年1月第3版

〔3〕 温旭·知识产权业务律师基础实务，中国人民大学出版社