国浩律师集团(北京)事务所知识产权部律师 任虎成 在产品侵权案件中，将销售者与制造者列为共同被告而在销售地起诉，从而规避制造地法院的管辖，或者达到诉讼经济的目的，是原告及其律师常用的诉讼策略。但是，在专利侵权案件中，在制造者直接异地销售侵权产品的情况下，原告能否在销售地起诉，销售地法院有无管辖权？本文将结合案例作出回答。 案情简介 阎某是“莫来石铸口砖制造方法、莫来石铸口砖及其用途”发明专利（以下简称“莫来石专利”）的专利权人。2002年5月，阎某将莫来石专利独家许可给某东风耐火材料有限公司（以下简称“东风公司”），产品主要销售给首钢公司等钢铁企业。2006年后，某连铸耐火材料有限公司（以下简称“连铸公司”）也开始向首钢公司销售莫来石铸口砖。东风公司遂于2008年8月以侵犯专利权为由，将连铸公司起诉到北京市第一中级人民法院（以下简称“莫来石案”）。连铸公司随即提出管辖异议，以被告住所地和侵权产品莫来石铸口砖的制造地均在江苏省宜兴市为由，要求将该案移送江苏省无锡市中级人民法院审理。2008年11月10日，北京市第一中级人民法院以原告指控被告的侵权行为实施地位于北京市石景山区，属于本院的辖区范围，故本院对本案有管辖权为由，裁定驳回了连铸公司的管辖异议请求。连铸公司不服，又向北京市高级人民法院提起上诉。2009年3月20日，北京市高级人民法院作出终审裁定，驳回了连铸公司的上诉请求，维持了一审法院的原裁定。 莫来石案管辖争议的焦点是：在制造者直接销售侵权产品而制造地与销售地不一致的情况下，销售地人民法院对该案件有无管辖权？ 有关专利侵权纠纷地域管辖的相关规定 《中华人民共和国民事诉讼法》第二十九条规定：“因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。” 最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第28条规定：“民事诉讼法第二十九条规定的侵权行为地，包括侵权行为实施地、侵权结果发生地。” 新修订实施的《中华人民共和国专利法》第十一条规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。” 最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释【2000】21号，以下简称《若干规定》）第五条规定：“因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括：被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；外观设计专利产品的制造、销售、进口等行为的实施地；假冒他人专利的行为实施地。上述侵权行为的侵权结果发生地。” 上述规定至少明确了以下问题：1、侵犯专利权的行为包括实施他人专利的行为和假冒他人专利的行为；2、因侵犯专利权行为提起的诉讼，侵权行为实施地、侵权结果发生地和被告住所地人民法院都有管辖权；3、侵权行为实施地包括以下行为的实施地：（1）就产品发明专利和实用新型专利而言，包括产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；（2）就方法发明专利而言，包括专利方法使用行为的实施地和依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；（3）就外观设计专利而言，侵权行为实施地包括外观设计专利产品的制造、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；4、侵权结果发生地包括上述侵权行为的结果发生地。 从上述规定可以看出，因侵犯专利权行为提起的诉讼，享有管辖权的法院是很多的。因此，原告具有较大地选择权，可以在上述任何一种侵权行为的实施地或结果发生地以及被告住所地提起诉讼。 错误认识的根源 既然专利侵权案件的地域管辖问题是明确的，那么，在莫来石案中连铸公司为什么还会反复提起管辖异议呢？这恐怕还要从1987年6月29日最高人民法院《关于专利侵权纠纷案件地域管辖问题的通知》说起。 专利法实施前夕，为了对全国法院审理专利案件工作进行指导，最高人民法院于1985年2月16日下发了《关于开展专利审判工作的几个问题的通知》。1987年6月29日，最高人民法院又下发《关于专利侵权纠纷案件地域管辖问题的通知》（以下简称《管辖通知》），针对专利侵权纠纷案件的地域管辖问题进行了补充规定。《管辖通知》第一条规定：“未经专利权人许可，为了生产经营目的而制造、使用、销售发明或者实用新型专利产品以及制造、销售外观设计专利产品的，由该产品制造地的人民法院管辖；制造地不明时，由该产品的使用地或者销售地的人民法院受理。”按照该规定，使用、销售行为被制造行为所吸收是原则，作为该原则的例外，只有在制造地不明时使用地或者销售地法院才有受理权。《管辖通知》的这一规定至少存在以下问题：一、与《民事诉讼法》的规定相冲突。《民事诉讼法》规定，因侵权行为引起的诉讼由侵权行为地和被告所在地人民法院管辖。按照法理，侵权行为地通常包括侵权行为实施地和侵权结果发生地。而按照《管辖通知》的规定，使用行为和销售行为被制造行为所吸收，不能作为确定案件管辖的根据，这显然与民事诉讼法的规定相冲突，同时也造成有关法院在按照《管辖通知》对有关案件不予受理时感到法律依据不足的困境；二、不利于案件公正及时解决。制造地通常就是被告所在地，但权利人往往顾虑地方保护主义而不愿到产品制造地或被告所在地起诉，《管辖通知》限制了权利人对管辖地的选择权，不利于案件的公正、及时解决。 《管辖通知》的错误在1994年初得到纠正。1994年1月4日，当时的北京市中级人民法院和北京市高级人民法院就专利侵权案件中如何确定地域管辖问题向最高人民法院进行了请示，最高人民法院在1994年3月8日的复函中称：“经我们研究认为：未经专利权人许可，以生产经营为目的生产制造和经营销售专利产品的行为，是经常发生的两种专利侵权行为。根据民事诉讼法关于侵权行为提起诉讼人民法院管辖的有关规定，专利权人或者利害关系人就销售行为提起的专利侵权诉讼案件，销售地人民法院有管辖权。”应当说，该复函的发布具有正本清源的作用，标志着我国法院系统在专利侵权案件的地域管辖问题上所走的弯路已经得到纠正。但是，1987年《管辖通知》所造成的错误影响却并未就此彻底消除，一些法官和律师仍然错误地认为在销售地不能直接起诉制造者。 《若干规定》第六条与第五条的关系 虽然《若干规定》第五条赋予原告较大的选择权，但是，原告的这种选择权也是有条件的，即当各种侵权行为的实施者均为同一主体（即制造者）时，原告才能在这些侵权行为实施地和侵权结果发生地范围内自由选择；如果制造、使用、许诺销售、销售、进口等侵权行为的实施地不一致而实施者也是不同主体时，原告的选择权就受到很大限制，即只能将制造行为之外的某一行为的实施者作为制造者的共同被告，在该行为的实施地一并起诉，而不能在该行为的实施地单独起诉制造者，该行为实施地的人民法院也无权受理。《若干规定》的第六条正是为了明确这一问题而存在的。 《若干规定》第六条规定：“原告仅对侵权产品制造者提起诉讼，未起诉销售者，侵权产品制造地与销售地不一致的，制造地人民法院有管辖权；以制造者与销售者为共同被告起诉的，销售地人民法院有管辖权。销售者是制造者分支机构，原告在销售地起诉侵权产品制造者制造、销售行为的，销售地人民法院有管辖权。”就是说，在制造者和销售者不是同一主体且制造地与销售地也不一致的情况下，原告不能在销售地只起诉制造者而不起诉销售者，必须把二者作为共同被告一并起诉，否则销售地人民法院没有管辖权。至于销售者是制造者的分支机构而销售地与制造地不一致的情形，由于分支机构不具有独立主体资格，其行为的法律责任应由其设立单位承担，也就是说分支机构的销售行为即是其设立单位的直接销售行为，因此，原告可以选择在销售地起诉侵权产品制造者的制造、销售行为，而销售地人民法院有管辖权。 正是依据上述规定，在莫来石案中一审法院和二审法院均认为，连铸公司与首钢公司签订的《北京首钢工业品买卖合同》中记载的合同签订地是北京市石景山区，合同约定的交货地点是首钢公司仓库，连铸公司的被控侵权行为实施地位于北京市石景山区，属于一审法院的管辖区域，因此，一审法院对该案有管辖权，依法驳回了连铸公司的管辖权异议。 专利法第三次修改后地域管辖问题上的新变化 2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过了专利法第三次修正案，随之而来的是原专利法实施细则、相关司法解释也将发生变化。就现有资料来看，已经和将要发生的变化有以下两个方面：一是专利侵权行为中增加了许诺销售外观设计专利侵权产品的行为。专利法第十一条第二款已经修正为：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”即在侵犯外观设计专利权的行为中增加了许诺销售行为。这就是说，自2009年10月1日起，侵权行为实施地和侵权结果发生地将增加许诺销售外观设计专利产品的侵权行为实施地和该行为的侵权结果发生地。二是专利法实施条例明确了假冒专利行为的种类。《中华人民共和国专利法实施条例修订草案（送审稿）》（以下简称《实施条例》）第一百零九条规定：“下列行为属于专利法第六十三条规定的假冒专利的行为：（一）在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识，专利权被宣告无效后或者终止后继续在产品或者其包装上标注专利标识，或者未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号；（二）销售本条第（一）项所述产品；（三）在广告或者其他宣传材料中，将未被授予专利权的技术或者设计称为专利技术或者专利设计，将专利申请称为专利，或者未经许可使用他人的专利号，使公众将所涉及的技术或者设计误认为是他人的专利技术或者专利设计；（四）伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件；（五）专利权人制造的专利产品投放市场后，未经专利权人许可，故意制造、销售与该专利产品相同的产品，使公众误认为是该专利产品；（六）其他使公众将未被授予专利权的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计，将所涉及的技术或者设计误认为是他人的专利技术或者专利设计的行为。”《实施条例》第一百一十条规定：“专利权人依照专利法第十七条的规定，在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识的，应当按照国务院专利行政部门规定的方式予以标明。专利标识不符合前款规定的，由专利管理部门责令限期改正；期满未改正的，可以按假冒专利行为论处。”这就是说，在该《实施条例》修正案通过之后，专利侵权行为实施地和侵权结果发生地将增加以下几类：非法标注专利标识行为的行为实施地和结果发生地；销售非法标注专利标识产品行为的行为实施地和结果发生地；在广告或者其他宣传材料中误导公众行为的行为实施地和结果发生地；伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件行为的行为实施地和结果发生地；非法制造、销售相同专利产品行为的行为实施地和结果发生地；专利权人违规标注专利标识行为的行为实施地和结果发生地。