国浩律师集团（北京）事务所知识产权部律师　任虎成 根据创造性判断的三步法，在确定要求保护的发明与最接近的现有技术的区别技术特征之后，需要考察区别技术特征所能达到的技术效果，从而确定出发明实际解决的技术问题，即进行“技术问题”的构建。技术问题构建得正确与否将直接影响创造性判断的结果。笔者不久前代理结束的98250258.3号实用新型专利无效行政诉讼案，就是这方面的一个例证。 案情简介 李澍霖于1997年1月14日申请了一项名称为“三相互不相扰配电变压器、开关组合装置”的实用新型专利，于1998年4月29日获得授权，专利号为97200554.4。李淑芹于1998年12月18日申请了一项名称为“四柱铁芯三相互不干扰的组合变压器”的实用新型专利，于2000年2月9日获得授权，专利号为98250258.3（以下简称本专利）。李澍霖于2003年2月28日向复审委提出专利权无效宣告请求，请求宣告本专利全部无效。李澍霖提交了两份证据：1、97200554.4号实用新型专利说明书（即对比文件1）；2、华中工学院出版社1984年6月出版的《电力系统分析》第116-118页（即对比文件2）。对比文件2的第117页有以下记载：“对于由三个单相变压器组成的三相变压器组，每相的零序主磁通与正序主磁通一样，都有独立的铁芯磁路。因此，零序励磁电抗与正序的相等。对于三相四柱式（或五柱式）变压器，零序主磁通也能在铁芯中形成回路，磁阻很小，因而零序励磁电抗的数值很大。以上两种变压器，在短路计算中都可以当作Xmo≈∞，即忽略励磁电流，把励磁支路断开。”2006年1月25日，复审委作出第8042号《无效宣告请求无效决定书》，维持本专利有效。李澍霖不服复审委的无效决定，于2006年4月4日向北京市第一中级人民法院（以下简称一审法院）提起诉讼，请求撤销复审委的8042号无效决定。一审法院于2006年10月30日作出判决，撤销了复审委的8042号无效决定。复审委和第三人李淑芹不服一审判决，向北京市高级人民法院（以下简称二审法院）提起上诉。二审法院于2007年6月20日作出终审判决，维持了一审判决。笔者作为李澍霖的委托代理人，参加了本案一审和二审的诉讼。 《审查指南》的有关规定 《审查指南》第二部分第四章3.2.1节规定了创造性判断的三个步骤：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和其实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。在步骤（2）中，“首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术有哪些区别特征，然后根据这些区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。”“在审查过程中，由于审查员所认定的最接近的现有技术可能不同于申请人在说明书中所描述的现有技术，因此，基于最接近的现有技术重新确定的该发明实际解决的技术问题，可能不同于说明书中所描述的‘技术问题’；在这种情况下，应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定其实际解决的‘技术问题’。”“重新确定的‘技术问题’的范围可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。” 无效决定的错误所在 本专利说明书记载：“本实用新型的目的在于设计一种结构简单，具有四柱铁芯三相互不干扰的组合变压器。”结合本专利说明书的背景技术可以看出，本专利所描述的技术问题是用四柱铁芯实现三相互不干扰。 复审委在无效决定书中认定的基本事实是，本专利权利要求1与对比文件1的区别在于特征（b），即本专利权利要求1为四柱式铁芯，而对比文件1为五柱式铁芯。根据创造性判断三步法，此时需要考察区别技术特征所能达到的技术效果，从而确定出本专利实际解决的技术问题。由于本专利说明书在背景技术中回避了对比文件1，当然也就不会有关于四柱铁芯替换五柱铁芯后所能达到的技术效果的描述。本专利说明书关于发明效果的记载是：“本实用新型与现有技术相比：它结构简单、体积小、重量轻，动热稳定性电流大，而且具有一项故障其余两相照常运行或两相故障另一相照常运行的互不干扰的特点。”从本专利说明书的描述来看，其“结构简单、体积小、重量轻”是就技术方案的整体而言的，并非是指四柱铁芯较五柱铁芯结构简单、体积小、重量轻，并且五柱铁芯较四柱铁芯虽然在宽度上有所增大，但在高度上却有降低因而便于运输，且五柱铁芯比四柱铁芯节材15%。因此“结构简单、体积小、重量轻”不是四柱铁芯所达到的技术效果；由于五柱铁芯的对称性，其动热稳定性均优于四柱铁芯，因此“动热稳定性电流大”也不是四柱铁芯所达到的技术效果；至于三相互不干扰，这是对比文件1所解决的技术问题，当然不是四柱铁芯所达到的技术效果。显然，本专利用四柱铁芯替换对比文件1中的五柱铁芯并未达到任何积极的技术效果，其实际解决的技术问题只是简单的铁芯结构替换，用四柱铁芯实现三相互不干扰只不过是本专利所描述的技术问题而已。但是，复审委在无效决定中却认定，对比文件2没有给出“将三相四柱式变压器结构应用于对比文件1中以解决三相互不干扰这一实际技术问题的启示”。可见，复审委将本专利说明书所描述的技术问题当作了本专利所实际解决的技术问题，这就混淆了两种不同的技术问题，并进而错误地认为对比文件2没有给出本案所需要的技术启示。 对比文件2是否给出了本案所需要的技术启示 由于本专利实际解决的技术问题是用四柱铁芯替换对比文件1中的五柱铁芯，因此，本案所需要的技术启示就是给出四柱铁芯与五柱铁芯可以互换的技术启示。对比文件2给出了这种技术启示。首先，对比文件2在描述变压器铁芯零序主磁通的磁路问题时，使用的是“四柱式（或五柱式）”的描述方式。根据这种描述方式，稍具语文知识的人就会明白四柱铁芯与五柱铁芯具有等同性，是可以互换的，尽管他此时并不一定知道二者可以互换的原理。其次，对比文件2揭示了四柱铁芯与五柱铁芯在零序主磁通的磁路问题上具有相同的原理。对比文件2第117页倒数第7行记载：“对于由三个单相变压器组成的变压器组，每相的零序主磁通与正序主磁通一样，都有独立的铁芯磁路〔图6-8（a）〕。对于三相四柱式（或五柱式）变压器，零序主磁通也能在铁芯中形成回路，磁阻很小，因而零序励磁电抗的数值很大。以上两种变压器，在短路计算中都可以当作Xmo≈∞，即忽略励磁电流，把励磁支路断开。”在这里，“以上两种变压器”指的是由三个单相变压器组成的变压器组和四柱铁芯，而四柱铁芯中又包含了五柱铁芯。这就表明，四柱铁芯和五柱铁芯在零序主磁通的磁路问题上是没有区别的，属于同一种结构类型。 本案带给我们的启示 首先，要重视专利申请文件的撰写问题。专利申请文件的撰写是专利代理人的基本功。专利代理人在撰写权利要求书时，应当在独立权利要求中为申请人确定一个尽可能大的保护范围，同时又在从属权利要求中留好退路，这是权利要求书撰写的常识。在本案中，如果对比文件1在描述技术方案时，在权利要求1中不是直接使用五柱铁芯这一具体概念，而是选择一个抽象的上位概念，例如“能够使零序主磁通在铁芯中形成回路的变压器铁芯”等类似概念，将五柱铁芯、四柱铁芯和三个单相变压器组成的变压器组都包含在内，就可以防止他人利用四柱铁芯替换五柱铁芯再申请专利或者规避其专利进行侵权活动（在本案之前，国家知识产权局曾经于2002年7月12日撤销过一个与本专利相同的实用新型专利；本专利则被国内某变压器公司大肆实施）。由此可见，撰写具有基础作用，申请文件撰写的好不仅可以给专利确定一个尽可能大的保护范围，还可以防止他人钻空子，避免产生纠纷。 其次，要严格“照章办事”。一般认为，在创造性判断的三步法中，难点在第三步，即确定现有技术整体上是否存在某种技术启示。而本案的问题却出在了第二步上。在第二步中，确定发明的区别特征的目的在于进一步确定发明实际解决的技术问题。在本案中，复审委在明确认定区别技术特征就是四柱铁芯与五柱铁芯的区别之后，本应通过考察该区别技术特征所能达到的技术效果，从而确定本专利所实际解决的技术问题。但复审委并未这样做，而是直接把本专利描述的技术问题当作其实际解决的技术问题，开始进行对比文件2是否给出技术启示问题的判断，以致得出了错误的结论。这就提醒我们，如果不按操作规程办事，即使是简单的问题也会出错。其实，《审查指南》对创造性判断三步法有明确、具体的规定，只要“照章办事”，像本案这样的错误是可以避免的。同样的道理，对于反方来说，只要“照章办事”就可以发现问题，并找到抗辩的理由和对策。