自由仿效与立法厘清：欧美商业外观新近判例之思路

[关键词]：商业外观产品构造显著性第二含义功能性

　　[简介]商业外观与商标法的关系，日显重要。本文自商标法根本功能之角度，讨论显著性原则与非功能性原则对于决定商业外观注册之重要性。本文由欧美新近相关判例之思路指出，推动自由竞争是知识产权的总纲，而标示来源，则是商标法内的子纲。换言之，应将商标法放诸自由竞争与反垄断的大背景下考量，此当是近年欧美商业外观判例的主旨。

　　Introduction：ThisEssayjointlyanalysesthelatestAnglo-Americantrademarkcasesof
tradedresswherethestrictcriteriaofdistinctiveness，secondarymeaningandnon-
functionalityareappliedsoastobalancedifferentinterestsintrademarkcontextandto
solvetheproblemofoverlap.ThisEssaysuggeststhattomeetthebalance，theIndication
TheoryandtheCompetitionTheory，ingeneral，havebeenequivalentlyfollowedbythe
courtsinWal-Mart，TraffixandPhillips.ThisEssayalsosuggeststhatcompetitiontheory
shouldbethepremiseofindicationtheorybecausethepromotionoffreecompetitionisthe
generalprincipleofIPlawsandtheindicationofsourcesisatenetoftrademarklaw，a
partofIPlaws.ThislogicmayjustifytherationalityofthethreecasesdecidedbyAnglo-
Americancourts，i.e.limitingtheexclusiverightsoftrademarkownersandpromotingfree
competition.

　　商业外观（TradeDress），依美国判例之释义，系指“产品之整体形象或总体外貌”[1].此种商业外观，可涵括“尺寸、外形、颜色或颜色之组合、构造、图形，乃至特殊的销售技艺”[2].据此文意，商业外观概可视为一种设计（Design）。依欧美立法的思路，专利、商标乃至版权法，均可保护设计；然而，立法理当避免三类保护之相互交迭。自经济学的角度而言，此种立法厘清尤显重要，盖其关涉市场配置的有效性，及自由竞争的根本信条。

　　国内学者，曾有撰文，自专利、版权与商标之角度，论述设计的保护。本文则一自商标法的立场，透过欧美新近案例，述评商业外观执行商标功能的可行性。此实为目前商业外观方面最须解决之问题，因商业与技术的结合发展，俾商业外观执行商标功能（如标示来源，或昭示商誉等）之比例，日益增大。诚如周林先生所言，若消费者由一商业外观而联想至该产品或服务，却于消费时发现，采用同样外观的店铺，是属假冒，全非该消费者所联想之产品或服务，则此对于消费者及诚信商家的伤害，不言而喻[3].是故，商标法宜当禁止此类盗用商业外观、混淆市场之行为；而最适宜的方法，即是赋予商业外观商标权。

　　美国对此关注较早，不过在1960年代之前，美国最高法院，在此问题上曾一度犹豫[4]，因为法院每以知识产权制度，有造成垄断之虞。然而在经济学分析的影响下[5]，立法之进程，最终肯定商业外观在商标法上的合适地位。兰汉姆商标法（LanhamAct）1988年修正案第43条a款，特别加入商业外观的内容。而在欧共体内，商标指令之3（1）（e），及欧共体商标条例CTMR之第4条，均有具体规定。但问题在于，究竟多少商业外观，可以享有商标法的保护，而不致阻碍他人的法益？其尺度的把握甚难。笔者以为，答案惟有在对商标法功能的理解中，乃有望获取。

　　一　商标之功能：标示来源。保护公众。促进竞争

　　知识产权制度产生的要因，在其能激励业者，保障公众权益，维护自由竞争，进而推动经济的有序进步。自经济学角度而言，为达此目的，须将知识产权制度，放诸公平竞争及公众利益的大视野中考量，而不宜仅将其解读为对于独占权利的保护。就商标法而言，则须将商标的功能，合理限诸严格的范围，以防市场之垄断，而收平衡之宏效。

　　据此，简言之，商标最根本的功能，在标示产品来源、防止混淆，昭示商誉，以利消费者遴选甄别。此正如美国Qualitex案指出，商标法的基本功能，在“降低消费者购物及作出消费选择之成本”。而商标法亦须防止搭便车的行为，以保障商标权人获得与其产品及商誉相应之报酬；商标权人唯受有充分之激励，乃能致力研发高品质的外观，从而促进商品的繁荣。此外，自由经济体制赖乎商家品牌间的竞争；商标法则由保障消费者获取真实的商品信息，而鞭策商家提升自我，进以推动此种竞争[6]；而为充分推动此种竞争，商标法必赞同自由仿效（FreeCopying）的宏旨。笔者以为，自由仿效与商标法的平衡点，在商标法禁止因仿效而引起的混淆毁誉，对驰名商标、著名商标而言，亦禁止淡化与联想，除此之外，仿效宜当允许。甚有学者对于仿效寄以最大的重视，谓“竞争即是仿效（CompetitionisCopying）”[7].此句不妨诠释为，仿效对于自由竞争的重要性。当然，该观点的基调，在反对现行的知识产权体系，此非本文立论之所在。

　　为达成上述之目的，商标立法明定，标识应具显著性（Distinctiveness），方能执行标示来源的功能；如无固有显著性（InherentDistinctiveness），则至少应在使用中获得第二含义（SecondaryMeaning）。此外，为促进自由竞争，商标注册不宜影响其他竞争者的法益，故共有资源，不可独占而为商标。就商业外观而言，则惟有非功能性的（Non-functional）外观，始得注册为商标。换言之，如若缺乏标示来源的功能，则商标法不能提供任何保护；举凡创新之物，均由专利或版权法保护，功能性之外观，必不可注册为商标[8].要之，无论自道德主义的立场，抑或从实用主义的角度，商标法均无意授予特定之商家以竞争的特权。商标法与自由竞争的融合点，及与其他知识产立法之界限，即在乎此。

　　传统上，商业外观主要限于产品包装（ProductPackaging）的问题，满足上述要求尚易。然而工商业的发展，俾商业外观逐渐延至产品设计或构造之本身（ProductDesign/ProductConfiguration）[9]，情况愈益复杂，故有必要明确，构造与包装，能否适用同一评判标准？在TwoPesos案中，美国法院虽认为，具有墨西哥风格之餐馆外观，得注册为商标，但法院回避对于包装与构造的术语区分，认为商业外观法对于包装与构造的保护，并无不同。此种观点争议较大，诸多问题随之产生。最根本的论争在于，若云判断产品包装之固有显著性较易，则产品构造是否当然具有固有显著性，而无须证明第二含义，即可享受商标法的保护？

　　此外，在非功能性方面，商标法虽然明定排除对于实用功能性（UtilitarianFunctionality）与美感功能性（AestheticFunctionality）之保护，但具体判定，绝非易事。特别就美感功能性而言，更属困难。此外，就产品构造而言，如若尺度不当，则有可能造成“准专利式（Patent-like）”的过度保护，是则有违商标法的本旨。美国法院曾图以第二含义与混淆理论，来解决商标与专利的交迭，如在Kohler案中，被告即据此而成功获得对其水栓之设计的商标保护。但此种模式并无法完全解决交迭的问题。另有一种情况，即是商标法并无绝对排除对于过期专利的保护，如此，则有商家图以过期专利而续享商标法保护，进而造成事实上之永久保护，显有碍于自由竞争。[page]

　　上述矛盾，在欧美一直激烈争辩未已。新近美国的Wal-Mart和Traffix案，及欧共体之Phillips案，均对此有标志性的梳理。虽然论争并未就此偃息，但笔者以为，有一点可以明确，即欧美判例，均自恪守商标法的本旨出发，来解决知识产权内部的交迭，及与其他诸法的冲突，即商标法仅保护指示来源的标识，并须为公平自由的市场竞争，留下宽松的空间。

　　二　显著性与第二含义：产品构造是否具有固有显著性？

　　前文提到，显著性是判断一种标识是否可注册为商标的关键。在传统商标法中，凡臆造的词汇，显具固有显著性，毋庸置疑；而其他性质之词汇，亦各有标准。在Abercrombie案中，法院曾图以传统商标法关于臆造性、描述性等定义，来研析商业外观的可注册性[10].然而，二维商标的标准，能否全然适用于三维的层面？在美国，早年的商业外观判例，为审慎起见，乃要求原告必须证明第二含义[11].

　　但是，在TwoPesos案中，法院援引Abercrombie案的标准，并回顾Chevron案[12]的判决，称据兰汉姆商标法之43（a），所有标识均一体对待，无须刻意区别；除兰汉姆法第2条所定之“描述性”标识须证明第二含义外，如若外观具有固有显著性，则无须证明第二含义[13].自商业外观日显重要的大背景下审视，此似亦在情理之中，因为建立第二含义，须投入相当的资金（如广告投入），此则有阻遏中小企业进入市场之虞。但是，有观点指出，最高法院在本案中，并未明确定义何为固有显著性[14].此实表明，这种定义，是非常困难的，由下文分析可知，此正是症结之所在。

　　为此，似乎尚须采用其他特定之测试法，来判断固有显著性的存在。美国法院对此曾有先例，如在Seabrook案中，法院提出一些标准，例如，产品设计是否属于普通而基本之范畴；以相关消费群之眼光，是否认为此种设计仅属同类商品之常用装饰，等等[15].

　　而在著名的Duraco案中，第三巡回法院却拒绝采用Abercrombie案之传统分类方法，而图辟他径，研判产品构造显著性的独立标准[16].本案中，法院认识到判断产品构造之固有显著性的难度，但认为构造如能满足左列条件，则得视为具有固有显著性：（1）构造是属不同寻常，或属便于记忆者；（2）概念上易与产品相区分，消费者仅视之为标示来源之符号，而不只是一种装饰性的标记；（3）主要执行指示来源的功能。

　　上述判决，得到一些判例的支持，如Knitwaves案[17].虽然，此案法院并不完全赞同Duraco的观点，但其同样认为，传统的Abercrombie分类法，无法适用于产品构造的场合。然而，Duraco案之标准，亦遇有很大争议，焦点在于，Duraco判决具有要求证明第二含义的倾向，此不仅与最高院在TwoPesos案中之判决相悖，亦有违提供宽松竞争空间的主旨。故在StuartHall案中[18]，法院否定Duraco模式，兼采Seabrook案之尺度，及Abercrombie案之传统标准，上承TwoPesos案，而作判决。最明显者，本案延续TwoPesos案的思路，重申产品构造与产品包装相同，有可能具有固有显著性，实无须证明第二含义之存在。

　　此外，在Kreuger案中[19]，法官亦认为Knitwaves案等所用的新分类法，易致混乱。Landscape案法官赞同Kreuger案法官的看法，仍旧认为，无须为产品构造另立标准[20].由以上可知，对于采用产品构造之独立判断标准，许多法院持谨慎的态度。

　　三　Wal-Mart案：固守商标法的本旨

　　由以上案例之发展脉络可见，法院主要的争议，在于判定产品构造之显著性的标准为何。多数法院力图将产品构造之问题，纳入传统商标法的框架内，一者以防混乱，二者以免遏阻竞争。但是，法院回避了上文所问一个根本的问题，即：产品构造是否当然与其他商业外观（比如产品包装）相同？是否当然具有固有显著性，而根本无须证明第二含义？此种当然的推定，是否亦会妨碍自由市场？Duraco案实则已意识到，认定产品构造之固有显著性，颇具难度。法院判称，消费者之欣赏产品构造，每因其“固有魅力（InherentAppeal）”的吸引，而非因其具有标示来源的功能。不过，一些法院并不否认产品构造“令人愉悦（Pleasing）”的效果，如在Landscape案中，法官认为，判定商家的企图究竟在于标示来源，抑是制造愉悦，对于法院而言，几不可能。据此，法院似乎认同，具有显著性的构造，同时具有一些“愉悦”的效果，并不妨碍一种构造注册为商标，当然，此种愉悦须是非功能性的。可是，此种观点，是否仍对自由竞争造成威胁？

　　在具有标志性的Wal-Mart案中[21]，最高法院面对上述的矛盾，远远跃出一步，干脆否定产品构造具有固有显著性。Wal-Mart案似乎受到Qualitex案[22]的启示（在该案中，原告出售一种金绿色的衬垫，被告则出售颜色相近的衬垫，法院认为，颜色虽得注册为商标，但却无固有显著性，必须证明第二含义），指出，所有的产品构造，依其本性，天生缺乏固有显著性，但却可由第二含义而获得显著性；如果商家欲于建立第二含义之前，而享法律之保护，则得申请版权或专利的保护。

　　在Wal-Mart审理进程中，多方观点认为，Seabrook案的测试法，至少是一个好的开始，提供了一个基本的合理架构，即便其测试法本身，尚不完善。但法院却认为，将产品构造当然推定为与其他商业外观（如产品包装）相同，并当然推定其具有固有显著性，并创设种种测试法来论证之，是一切矛盾的根本。法院判云：“我们认为，消费者明了这样一个事实，即便最不寻常的产品设计，比如企鹅状的鸡尾酒混合器，其目的并不在标示商品之来源，而几乎总是为了装扮产品之本身，俾更为有用，或更具魅力”[23].

　　法院进一步自保护消费者与自由竞争之视角，提出论据：“盖因产品构造每具非标示来源之目的，故其每致‘固有显著性原则’之适用（笔者注：显著性原则适用的前提应当是，一项可注册符号只执行标示来源的功能），有损于消费者的其他权益。消费者不应被剥夺因有关实用与美感目的之竞争而产生的利益。惟产品设计每每服务于实用与美感，如其以固有显著性为由入禀法院，则对于市场新进入者，是一种威胁。在产品构造的场合，我们对于发明一种合理清晰的判断（固有显著性的）方法，几无信心”[24].

　　法院同时申明，Wal-Mart并非推翻TwoPesos的判决，只是区分了包装与构造的不同；构造虽无固有显著性，包装却可具固有显著性（故Seabrook测试法，对包装应将继续适用）。据此，TwoPesos案中的餐馆外观，应视为包装，而非构造。然值得注意者，法院对此并未提供充足的理由。而有趣的是，法院亦举出可口可乐瓶子为例，认为此种容器虽得视为包装，但自器皿收藏者等角度，亦可视为产品之一部分。法院指出，如果难以区分构造与包装时，原告应证明第二含义（笔者注：本句至为重要，不妨简称为“难以区分原则”）。据此，可口可乐瓶子“有望”被要求证明第二含义。此判决或将影响可口可乐外观在中国大陆的命运。中国旧商标法由于缺乏立体商标之规定，此外观未能径获商标注册，实则中国法院自有提防垄断的考虑，故新商标法虽依TRIPs而保护三维商标，然自推动竞争的角度而言，似仍不宜赋予该外观以商标权。[page]

　　Wal-Mart的影响，目前尚不明朗。自消极方面而言，其可能使商标法保护构造变得困难，因为证明第二含义，并非易事，特别易致成本的增加[25]，这对于市场新进入者，似多不利。而“难以区分原则”，则可能导致要求证明第二含义的滥用。值得注意者，欧共体的走势与美国相近。特别地，获取第二含义，或将愈益困难。在BabyDry案中，法院递文欧共体商标局（OHIM）指出，如何才算是足够的使用，以致能够克服天生的无显著性？在英国，法院似乎并不信任社会调查的证据[26]，这或是因为在消费者的眼中，实在难以甄别视觉享受与标示来源之不同。

　　此外，虽然Wal-Mart认为部分外观可由版权或专利而保护，然而此类保护，是属局限，可能致使某些构造，堕入无保护的真空中。另有观点质问，Wal-Mart并未提供足够理由说明，是否所有的产品设计，均绝对缺乏固有显著性，比如，何以认定，螺丝刀柄底端蝶状王冠之饰，天生无法标示来源[27]？该文亦指出，颜色之无固有显著性，并无法当然认定构造亦无，因为颜色往往是局限的[28].不过，该作者似乎忘记了，在Qualitex案中，法院已然否定了种种认定颜色有限的说法。

　　但是，亦有观点指出，Qualitex案从未断言颜色必然不具固有显著性，故Wal-Mart案不应如此断言。该观点援引Qualitex案的段落“有时颜色可以满足平常商标的注册条件”而得出上述结论[29].不过，就截取的区区一句而言，似无法当然作论。

　　笔者认为，Wal-Mart毕竟对多年来困扰的矛盾，提供了新的思路。证明第二含义，并不当然阻遏某一方的利益，因为法院在今後的判例中，自会发展出合理的测试法，以臻公平。自防止垄断之角度，完善第二含义之证明，远较泛滥保护外观安全。进言之，由以上判例发展的脉络可知，美国法院在涉及显著性之问题时，非常注重将法律主体的保护，放诸推动经济的背景下考量。由于公平竞争的支点每有变化，则判例的结果，亦每有不同：TwoPesos旨在为企业广开自由竞争之路，而法院并未料及商家利用商业外观之商标注册，而谋求垄断或不当之利（UnfairAdvantage）的可能性。故在八年之後，当商情大有不同时，Wal-Mart随即收缩商业外观保护的尺度。由此可见，虽商标法律之具体适用，前後可能完全相反，但总须围绕标示来源及公平自由之本旨，乃能在一定时期内，实现知识产权制度促进经济提升及市场有效配置的重要功能。就此精神而言，Wal-Mart并不宜仅仅视为一种“政策性的决定（PolicyDecision）”[30].

　　四　非功能性：标示论与竞争论如何统一？

　　如果商业外观具有功能性，则即便其本具固有显著性，或已获得第二含义，商标法亦必不保护之。欧美判例法表明，如果一项设计，有碍于其他竞争者进入市场[31]，比如“此设计影响物品的成本或质量”[32]，则其属于功能性设计（DeJureFunctional）。可见，非功能性原则根本上是从促进自由竞争的角度而创设的。这似乎亦是防止专利与商标交迭的一道屏障。

　　据此，判断实用功能性时，如果一项设计被商标化後，竞争方将因设计相关的外观而增加成本，则该项设计具有功能性。首先，如果一项设计，攸关一类产品的基本功能[33]，或曰一项设计是属行业内通用的必要方式[34]，则显属功能性者。譬如，在InteractiveNetwork案中，其球赛计分方法被认为具有功能性，因此种方法攸关球赛报道之目的[35].又如，显而易见地，由于圆形是轮胎设计的唯一选择，故圆形外观不可注册为轮胎商标。

　　其次，如果一种设计，属于相关设计中较优的一种（ASuperiorDesign），比如此设计可以降低成本，则仍不可注册为商标[36].而如果仅存在有限数种替代性的设计，则这些设计亦不可作为商标而专有[37].不过，如果一项设计之某些部分具有功能性，只要其整体上是任意的（Arbitrary），则该整体（Combination）应可视为非功能性外观[38].

　　美感功能性的判断较难，标准不一，有些法院甚至采用实用功能性的判断标准。Pagliero案最早定义此一概念，法院认为，如果美感制品之外观，占据该种制品商业成功之重要成分，则其属于美感功能性外观[39].然而，这一标准因有宽乏之嫌，而遭到一些法院的否定。甚至有法官认为，功能性的标准，根本不应适用于装饰（Ornamentation）的场合[40].不过，亦有观点指出，考量目前美国设计专利法及国会对于版权法保护设计的态度，美感功能性原则不啻必要，更须加强[41].较认可的标准是，如果产品构造因其美感价值而在竞争中占据极大之商业利益，则此种美感有碍于竞争，具有功能性。

　　另有观点亦自成本与效益的角度，评判美感功能性。简言之，反垄断的效益，应当高于消费者搜寻商品的成本[42].如果不合理地适用美感功能性的原则，则一公司精心企画的设计，在初投入市场时，即可能遭到仿冒；如此，则企业可能减少相关设计的投资，从而减少商业外观的多元化，并在长远上可能增加消费者搜索的成本[43].不过，此种成本分析，似乎亦应关注反垄断与自由竞争的关系，而不仅是反垄断与消费者的关系。

　　由以上可知，功能性的判断，并无清晰的范式可循。可以说，功能性是最不易理解的知识产权概念[44].有观点认为，应由商标标示来源的特质理解功能性[45]，如一些案例指出，商标之目的无他，惟标示来源而已（[Trademark]servesnopurposeotherthanidentification）[46].据此，如果外观具有标示来源之外的效用，比如吸引消费者购买，则其似应归属功能性的外观[47].

　　但由上述对于功能性标准的简介可知，大多美国法院非依“标示论（TheIdentificationTheory）”，而是依“竞争论（TheCompetitionTheory）”阐演的。後者认为，如果一项外观有碍于竞争市场，则具有功能性，此则远较标示论宽松。

　　标示论的缺点，在其苛刻的要求，有可能漠视应享保护的外观，从而减弱企业自由创意的蓬勃精神。而竞争论的缺点，则在其可能导致商标权人无意提供尽量低廉的价格[48]，从而破坏消费者的权益。笔者认为，两种理论的融合点在于，如果一种美感设计，有碍于自由竞争，则具有功能性（此忠实于知识产权法的基本理念，即：专有权不得妨碍“共有”）；如无碍竞争，则亦须证明有标示来源的能力，方可受商标法保护（此忠实于商标法的本旨，即：商标必须标示来源）。笔者认为，前述的Wal-mart案，可视为两种理论的折衷之法：法院虽然认为无碍竞争（非功能性）之美感设计，亦有可能受商标法之保护，但却强调第二含义原则，要求证明此种设计能执行标示之职责。[page]

　　五　Traffix案与Phillips案：过期专利命运多舛

　　对于非功能性原则的另一个重要考验，是过期专利的问题。由前文可以推断，若一项过期专利具有功能性，则其必不受商标法的保护，斯理甚明。但是，是否存在非功能性之过期专利，而竟可续享商业外观法的保护？盖因商标法上之非功能性原则，如上所述，主要距焦于商业外观不得攫取不当之利[49]；而专利法则仅要求发明具有实用（Useful）、创新（Novel）及不寻常（Non-obvious）的特征，据此，则非功能性的外观，亦可获得专利保护。[50]换言之，产品构造有可能同时具有可专利性及非功能性[51].这样，非功能性的过期专利，便可堂皇而获商标保护。由此看来，非功能性原则，可能并不如McCarthy教授所认为的，能够调节专利法、商标法及自由竞争的关系[52].

　　Vornado案试图解决此一立法交迭的问题[53].法院认为，鉴於原告的螺旋式烤架设计，曾受实用专利之保护，且属于发明的重要方面[54]，则即便其具有商标法上之非功能性，亦不可享有商标法的保护。此项判决的争论较大，关键在于其测试标准是否过于苛刻。有观点指出，“SignificantInventiveAspect”标准的现实操作性太小，或几不可行[55].

　　有观点指出，Vornado回避自标示论的角度立论，亦即回避了一个重要问题：如果非功能性的过期专利能够标示来源，其为何不可受商标法之保护[56]？该观点认为，是否曾由专利保护，并不是问题的关键；关键在于，此过期专利是否属于商标法上之非功能性外观，是否标示来源[57].然而，笔者认为，标示论应以竞争论为前提。这是因为，以上文分析可知，推动自由竞争是知识产权的总纲；而标示来源，则是商标法内的子纲。正如本文第一段所言，应将商标法放诸自由竞争与反垄断的大背景下考量。此亦是何以功能性之外观，即便其能够标示来源，商标法亦不予保护之法理。这样，如果商标法上之功能性理论，不足以防止商标法成为滋生垄断的“後院”时，则商标法有必要为自由竞争，再让一步。进言之，由专利而保护创新，已属强力保护，故专利法亦依“专利过期原则”，而平衡与自由竞争的关系。而就商标法而言，只要商标权人不间断地使用商标，并保持其显著性，则商标可以永续存在。这样，如果商标法保护过期专利，则专利便可享受永久保护，这显悖于公平自由的目标。此一精神，亦可见诸Vornado案之後的ZipDee案的判决[58]，而Vornado至少是想遵循此精神。此外，若是非斤斤于标示论不可，则笔者却认为，本案恰恰符合最苛刻的标示论，即：如果具有标示来源之外的功能，如专利的功能，则不可受有商标法之保护。

　　但Thomas案的思路与Vornado案不同[59].本案法院认为，商标法本身并不当然排除对于过期专利物的保护。法院依旧紧密围绕商标法上之功能性原则，认定原告的椭圆形电缆头具有功能性。但法院同时认为，亦应顾及不具商标权的功能性外观之权益。即：如其具有显著性，则因自由仿效而引起的损失，法律不应漠视，对此，可令仿效者明示来源之不同，以防消费者混淆[60].所以，“被告仿效原告电缆头之唯一责任，在于明示来源，以防公众混淆”。

　　最新的Traffix案有另一番起色[61].本案中，原告欲以商业外观法保护其过期专利（双弹簧设计之路标）。在诉讼中，原告援引传统的功能性定义（如Qualitex案中的定义）辩称，现实中存有许多双弹簧设计的替代品，故商标化其双弹簧设计，并不会置竞争对手于“显然不利的境地（ASignificantDisadvantage）”[62].最高法院首先申明，功能性的确是衡量的标准，但是，Qualitex案的定义，不适用于实用功能性的场合，而只适用于美感功能性的场合。法院偏向于借鉴Inwood案的测试法，认为“如果一项外观攸关物品的使用或效果，或影响物品的成本或品质，则其具有功能性”[63].非常重要地，最高院纠正上诉法院关于“唯有明显妨碍竞争的外观才有功能性”的论点，而认为，有无替代品与功能性测试标准无关。

　　随後，法院特别指出，曾受专利保护的外观，其本身即是“功能性存在之有力的证据推断；专利人应承担责任，证明此一外观并非发明的有用部分”[64].可见，法院籍扩大传统功能性之适用，以解决商标法与专利法的交迭。当然，值得注意的是，法院巧妙地避免直陈过期专利必定属于功能性之物，而仅申明，专利人必须承担重大的举证责任。此种谨慎，在未来的判决中，可能会有更明确的答复。

　　笔者认为，法院似乎折衷于Thomas案与Vornado案的精神，即：并未回避功能性的分析（同Thomas案）；但却申明功能性原则并不足以解决专利法与商标法的冲突（Vornado案）。为此，法院的办法是，采用严格的举证责任。此外，Traffix案似乎并未全然自竞争论角度立论，即：即使过期专利存在许多替代品，无碍于竞争，专利人亦须承担举证责任。对此，有评论指出，这种严格可能致使有些非功能性的过期专利，无法享有商标法的保护[65].因为，要证明过期专利之外观是任意的，是为甚难；而且，专利之所以为专利，几乎均与较低的成本或较优的品质有关，故过期专利在Traffix的逻辑中，几乎均可认定为功能性者。但是，法院的用意甚明：须为其他竞争者参与自由竞争，提供更为广阔的空间。

　　笔者以为，非功能性专利的商标注册问题，虽然未在Traffix案中明确给出，但是，慑于其严格的标准，该种专利，命途多舛。而且，即便该种专利可由商标法保护，则循Wal-Mart的精神，第二含义证明又是一道屏障。法院显然意识到给膨胀中的商业外观保护“降温”之必要性，据此，或可基本杜绝商家以过期专利而谋不当之利的企图。这实是固守并和谐了标示论与竞争论，换言之，如有标示作用之外的用途者，商标注册的可能性应当缩小；竞争主要从自由仿效及维护公众利益出发，而较少从维护私人（Individual）利益出发。

　　进言之，解决商标法与专利法的交迭，亦须由专利法的角度寻求答案。譬如，美国宪法明定：“国会有权……通过对于发明者独占权之时效限制……以推动科学的进程。[66]”由此可见，从充分推动自由竞争的角度而言，时效制度是专利与版权法的关键。而商标法并无时效制度的存在，故无论如何，商标法不应经由保护过期专利，而使过期专利规避时效制度的限制。如果这种规避成功，则无异于破坏了知识产权的根基。

　　不过，设计专利（DesignPatent）的命运，并不清晰，虽然，设计专利和商标法上之商业外观一样，主张非功能性原则[67].或许，Qualitex测试法，今後会更多地运用于此类案件，但是，Wal-Mart案已经给出了一个强烈的信号，即“美感”二字与标示来源之间“和平共处”的可能性，或将向缩小的趋势发展。[page]

　　在欧共体，功能性方面之最新重大判例，莫过于本年六月结案的Phillips案[68].本案中，著名的菲利浦公司，早于1985年（1994年英国商标法生效前），即将其三头旋转式剃刀，在英国注册为商标使用。1995年，Remington亦在英国推出三头旋转式剃刀，Phillips诉以商标侵权。Remington认为，Phillips的剃刀商标，是属无效，因其不仅缺乏显著性，且具有功能性。英国法院判定Remington胜诉，并宣告Phillips剃刀商标无效。同时，英国法院递文欧洲法院，征求意见。

　　欧洲法院（TheECJ）根据EC商标指令而认为，商标最根本之功能，在标示来源，保证提供商品的公司能够为该商品的质量负责。但如果一种外观的功能性特征仅由技术性效果决定，则即便同样的技术效果可由其他外观产生，前种外观亦不可注册为商标[69].法院亦特别指出，创新应由专利保护，商标法无意涉足其间。

　　虽然外形商标（ShapeMarks）之争议，在欧洲不若美国为多，但由以上可以看出，欧共体思路的内核，在一开始时便与美国一致。而由于EC商标指令（以及英国法院1994年商标法）对外形商标的注册有严格的标准，则一些曾在欧共体商标条例（CommunityTradeMarkRegulation）下安然获享商标法保护的外观，在Phillips案之後，也许亦将面对与Phillips一般的命运。有香港律师指出，Phillips案的判决，或将影响香港新商标条例（TradeMarksOrdinance）的施行[70].该条例预计于2003年上半年生效。

　　结语

　　本文由商标之根本功能着眼，在简论商业外观的显著性原则与非功能原则之後，侧重绍介欧美新近的三个案例。虽然，显著性与非功能性，是昭示商标法本旨、防止商标与专利法交迭的基本原则，但由于欧美法院一直以来对此并无统一详细之定义，故多年来商业外观之商标保护，遗有不确定的因素。故此，Wal-Mart试图经由强化显著性之要求，即要求证明第二含义，以固守商标法标示来源的理念；而Traffix案与Phillips案，则自功能性角度，防止商标法成为过期专利规避时效限制的後院。然而，新近的案例只是一个开始，因为法院至今仍无统一的理论定义。这是否将赖乎立法而解决，不得而知。对此，论争仍将继续。然而，有一点可以明确，法院均在推动自由竞争的大视野下，分析商标的功能，为此，必须防止垄断的滋生，且必须厘清商标法与专利法的界限。

　　然而，必须一提的是，虽然欧美法院对于商业外观判决的走向，基本在于缩小保护的范围，从而为自由竞争留下空间，但知识产权制度不可当然被视为竞争的敌人，自由与独占，均须存乎平衡之中。目前国内有一种强烈反对独占权利的情绪，这从软件保护可见一斑。然而，当情绪平稳之後，知识产权制度的设计，仍须兼顾保护独占与促进竞争，两者不可偏失。在此，经济学分析至关重要。

　　各国立法进程，均已加速认可商业外观在商标法上的地位，如澳大利亚1995年商标法及此前的新西兰商标法等。我国现已成为WTO成员国，今後自由经济将愈加繁荣，而外国商业外观亦必将关注中国市场。如何适用新商标法，俾商业外观的保护，既激励商家，促进竞争，又保护消费者，实须因应国情，自利益平衡及经济学分析诸角度，仔细研拟。这对中国企业掌握竞争优势，尤为重要。而系统品评欧美案例的思路，回顾“过来人”的道路，将有事半功倍之效。对此，本文仅作脉络性的梳理，尚有一些细节，囿于篇幅，实无法详论矣。