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试论确定专利保护范围的等同原则

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一 确立和适用等同原则的必要性 对于发明和实用新型专利,根据专利侵权判断的一般准则,只有当权利要求书中各个必要技术特征全部被利用的行为才构成侵权。也即被指控为侵权的产品或方法(以下简称侵权物)的技术特征与专利的技术特征相比,其必要技术特征有一项不同,

  一 确立和适用等同原则的必要性

  对于发明和实用新型专利,根据专利侵权判断的一般准则,只有当权利要求书中各个必要技术特征全部被利用的行为才构成侵权。也即被指控为侵权的产品或方法(以下简称侵权物)的技术特征与专利的技术特征相比,其必要技术特征有一项不同,则不构成侵权。但当侵权物的技术特征表面上虽然与权利要求书所记载的必要技术特征有所不同,却实质上是以相同的方式或手段,替换属于专利的部分必要技术特征,完成同样的功能,产生实质上相同的效果时,应认定侵权物为专利技术的等同物。即侵权物未脱离专利权的保护范围,从而构成侵权。此即为等同原则。

  在专利侵权纠纷中,侵权物是否属于专利保护范围,一般是争论的焦点。我国专利法第59条规定:“专利保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用来解释权利要求。”但是,如果仅仅严格按照专利权利要求中所记载的技术特征来确定保护范围的话,却往往会带来不公平的结果。也就是,专利权人在申请专利之时,要预测所有可能的侵权形态并记载在专利权利要求书中是非常困难的。在某些情况下,甚至是不可能的。比如说,天然橡胶与人工橡胶之间的替换现在看来是很容易的,但是在只有天然橡胶的时代,要在权利要求书中记载人工橡胶是不可能的。

  然而,从另一方面来看,侵权人将权利要求书所记载的技术特征的一部分用其他实质上相同的手段或方法来代替,从而避免字面上直接与权利要求相同,以达到逃避承担侵权责任的目的,但实质上却是在模仿专利技术。因此,仅仅按照权利要求书的记载来确定保护范围的话,会放纵专利侵权行为,影响发明人的创造积极性。由此可见,在专利侵权纠纷中,适用等同原则来确定专利保护范围是有必要的。等同原则实质上是在适当考虑第三者利益的同时,将权利要求的记载一定程度地进行扩张解释,从而达到切实保护专利技术的目的。

  等同原则也广为世界各国所承认,在美国,早在1950年,就有联邦最高法院的判决肯定了等同原则(注:graver tank mfg. co. v.linde air products co.,339uspq328(1950)。)。80年代后, 随着支持发明政策的实行,等同原则受到各方面的关注,学说及判例也随之涌现。美国联邦最高法院1997年3月3日在“warner-jenkinson co.inc.v.hilton davis chemical co.”案(注:117s.ct.1040, 41 uspq 2d1865(1997)。)中,肯定了等同原则,并明确了适用要件。

  在日本,过去曾有一些学者反对应用等同原则,在司法实务中,对等同原则的适用也往往持消极的态度(注:中山信弘:《工业所有权法(上)、特许法〔第2版〕》(日文)第392页,弘文堂、1998年。)。这实际上与时代背景有关。在过去,日本大量地吸引、改良欧美的技术,在技术水准还比较低的阶段,比较窄的专利保护范围对日本是有利的。但随着日本技术水准的大幅度提高,对专利发明的进一步重视与保护就越来越成为时代的要求,学术界肯定等同原则的意见也就成了多数,在此背景下,日本最高裁判所在1998年2月24 日的判决(注:日本《最高裁判所民事判例集》第52卷第113页;判例时报第1630号第32页。 )中,正面肯定了等同原则,并详细地论述了等同原则的适用条件。因此,在日本,等同原则已得到了完全的确立。

  此外,世界知识产权制定的《专利协调协定》第21条第(2)(a)款也正面承认了等同原则。可以说,肯定等同原则的适用是世界性的潮流。

  我国专利法中没有明确规定等同原则,但在司法实践中,常常以是否“实质等同”作为判断标准(注:郑成思主编:《知识产权案例评析》第176页,法律出版社1994年。), 等同说原则的研究似乎还不多见。我国加入世界贸易组织已指日可待,对等同原则进行理论上的总结和探讨是司法实践和对外开放的要求,甚为必要。

  二 等同原则的适用要件

  1.具体适用要件

  要认定侵权物为专利的等同物,应满足以下几个条件:

  (1)实质相同的替换

  侵权物的技术特征虽然与专利权利要求中所记载的技术特征有所不同,但是专利技术中的该不同部分(被代替技术)被侵权物中的相应部分(代替技术)替换后,也能达到同样的目的,起同样的作用,得到与专利技术同样的效果。也即,侵权物与专利的技术思想实质上是同样的,并无二致。例如:仅仅是为了实现机械部件连接的目的,将铆钉换成螺丝钉是实质相同的替换。

  在判断是否是实质相同的替换时,要注意的是:代替技术与被代替技术之间并不一定存在固定的搭配关系或机械的一一对应。此外,所谓的作用、效果的相同,是指在为达到专利技术的目的方面特有的作用、效果的相同,并非要求在其他方面的作用、效果也须完全相同。因此,判断时,应结合专利说明书、附图及所属技术领域等方面客观、综合地进行判断。

  (2)替换的容易想到性

  对于所属技术领域的普通技术人员来说,上述的代替技术与专利的一部分技术特征的替换,在侵害物的生产或使用时,无需特别的努力,无需进行创造性的思考即可得出。通俗地说,亦即该替换是很容易想到的、显而易见的、广而为知的,该要件的判断主体不应是专家或审查员。

  (3)非本质部分的不同

  即侵权物的技术特征虽然与权利要求书中所记载的技术特征有不同之处,但该不同部分并非专利技术的本质部分。因为如果本质部分有不同的话,所谓的侵权物可以说是基于另外的技术思想而产生的产品或方法,已构成另外的技术,而不能认为是专利技术的等同物。此外,如果专利技术的本质部分同一般公知技术简单地进行了替换而能产生同样的目的、效果的话,则说明该专利技术的发明价值非常低,不值得应用等同原则对其进行保护。

  (4)无适用上的除外事项

  该除外事项一般有:

  a.侵害物的全部技术特征为公知技术或由公知技术很容易联想得出的技术。公知技术为谁都可以利用的技术,让权利人进行独占显然是不合适的。在此情况下,不应认定构成等同侵权。

  b.侵害物为专利权人有意或自愿消除的技术。在专利申请或异议的过程中,有意或自愿消除的技术,当然不应纳入专利保护范围内。这实际上也是禁反言原则的要求。比如说,在专利申请开始时,提出的权利上要求为属概念的a产品,而后来改为种概念的b产品,这样除b 产品以外的产品即属于有意消除的权利要求。

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