导语：《专利审查指南》在专利创造性判断相关章节规定了“判断发明创造性时需考虑的其他因素”，其中包括发明取得了预料不到的技术效果。在专利创造性判断过程中，为什么要考虑意料不到的技术效果?什么时候考虑意料不到的技术效果?意料不到的技术效果是不是充分条件?如何认定是否取得意料不到的技术效果?本文拟结合专利授权确权审判实践对上述问题进行简要分析。
一、为什么要考虑意料不到的技术效果
之所以在专利创造性判断过程中考虑是否取得意料不到的技术效果，是因为专利创造性判断应当遵守综合原则。综合原则是指在判断发明和实用新型是否具备创造性时，不仅要考虑技术解决方案本身，而且要考虑要解决的技术问题和所产生的技术效果，将其作为一个整体来看待。按照专利创造性判断综合原则，发明创造的技术问题、技术手段或者技术效果中只要有一项是非显而易见，技术方案整体上都有可能是非显而易见的。按照综合原则，在有的情况下，以本领域技术人员常见的技术手段实现了本领域技术人员意料不到的技术效果，也可能使得发明或实用新型在整体上具备创造性。在专利创造性判断过程中考虑意料不到的技术效果，是符合专利创造性判断的综合原则的。
用途发明的创造性判断很明显地体现了前面所述的综合原则。已知产品的新用途发明，是指将已知产品用于新的目的的发明。在进行已知产品新用途发明的创造性判断时通常需要考虑：新用途与现有用途技术领域的远近、新用途所带来的技术效果等。如果新的用途仅仅是使用了已知材料的已知的性质，则该用途发明不具备创造性，但如果新的用途是利用了已知产品新发现的性质，并且产生了预料不到的技术效果，则按照综合原则来看，这种用途发明在整体上相对于本领域技术人员是非显而易见的，具备创造性。例如，将作为木材杀菌剂的五氯酚制剂用作除草剂而取得了预料不到的技术效果，该用途使得该发明在整体上是非显而易见的，因此具备创造性。在专利创造性判断过程中考虑意料不到的技术效果是很多国家的普遍做法，例如日本和欧洲专利局。
二、什么时候考虑意料不到的技术效果
意料不到的技术效果是在专利创造性判断一开始就考虑，还是在专利创造性判断的常规步骤完成后仍然无法得出结论的情况下予以考虑呢?意料不到的技术效果常常被认为是专利创造性判断的辅助因素之一。在专利创造性判断中，辅助因素实际上有两个方面的作用。辅助因素的第一个作用，是帮助专利创造性判断者获得与发明创造相关的完整的技术信息，帮助判断者更加准确地判断相对于现有技术而言，作出发明创造的难度有多大，发明创造的技术方案相对于现有技术是否显而易见。对于能够提供更加完整的技术信息从而有利于直接判断是否显而易见的辅助因素，应当借鉴美国Graham要素的做法，在专利创造性判断的一开始就予以考虑。辅助因素的第二个作用，是在常规常规方法难以明确地得出是否具备创造性的结论时，成为影响天平倾斜方向的筹码。例如，在常规的创造性判断步骤完成后仍然难以认定是否具备创造性时，商业成功这一辅助因素可以也应当成为判断者是否授予专利权的考虑因素。对于具有第二个作用的辅助因素，应当借鉴欧洲专利局的做法，将其作为补救性的考量因素在专利创造性判断有困难时才予以考虑。很显然，是否取得意料不到的效果，能够帮助判断者更加完整地掌握作出发明创造是否有难度的相关技术信息，能够帮助判断者认定相对于现有技术而言，发明创造的技术方案相对于现有技术是否显而易见。因此，是否取得意料不到的技术效果在专利创造性判断中具有第一种作用，应当在专利创造性判断的一开始就予以考虑。
三、意料不到的技术效果是不是充分条件
是不是只要取得了意料不到的技术效果，就必然认定发明或实用新型具备了创造性呢?我国《专利审查指南》的答案是肯定的。我国《专利审查指南》规定，当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显着的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性。但是，笔者认为，上述规定并不严谨，应当修正。
欧洲专利局上诉委员会在T 21/81案中认为，如果相对于现有技术，发明取得的技术进步是本领域技术人员能够依照技术启示进行改进而自然得出，无论是否获得意外的技术效果，该发明都不具备创造性。欧洲专利局上诉委员会在T 506/92案中还指出，本领域技术人员在现有技术上基础上没有付出任何努力而不可避免地取得的预料不到的技术效果并不能支持具备创造性的认定。在T 154/87案中欧洲专利局上诉委员会认为，预料不到的技术效果并不是创造性的前提条件，必要的条件是确认相关的技术方案不能被本领域技术人员从现有技术中以显而易见的手段获得。日本《专利审查指南》也规定，如果发明申请相对于引证发明具有有益的技术效果，创造性判断应当予以考虑。但是无论有无有益的技术效果，如果本领域技术人员容易做出发明申请，都应当认定其不具备创造性。
欧洲和日本的相关规则是合理的，应当借鉴。笔者认为，取得预料不到的技术效果并不是具备创造性的充分条件，具备创造性的充分条件条件是技术方案在整体上非显而易见。在下列情形中，即使发明取得了意料不到的技术效果，也不能认定其具备创造性：第一，如果技术进步能够依照技术启示进行改进而自然得出，无论是否取得意料不到的技术效果，都不具备创造性。第二，如果缺乏选择而构成一个“单行道”的情形，本领域技术人员在现有技术上基础上没有付出任何努力不可避免地取得了意料不到的技术效果，也不具备创造性。
四、如何认定是否取得意料不到的技术效果
如何在各种千变万化的具体案例中认定是否取得意料不到的技术效果呢?我国《专利审查指南》规定值得借鉴。《专利审查指南》规定，发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能;或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。在上述原则规定基础上，笔者在审理(2013)高行终字第820号“铜合金阻隔防爆材料”发明专利权无效行政纠纷案中，还归纳了两个具体规则。
在该案中，本专利权利要求1为：“1、一种铜合金阻隔防爆材料，其特征是：由铜合金制成，为蜂窝网状结构，所述的铜合金的化学成分质量百分比为：锌28%，铝0.9%，铍0.06%，铅0.15%，镍0.2%，铜为余量。”本专利权利要求1和在案的现有技术相比，本专利权利要求1进一步限定了铜合金的化学成分的质量百分比，现有技术未具体限定各成分的质量百分比。本专利说明书具体地记载了多个元素参数共同产生了不同于现有技术的技术效果，即“本发明的阻隔防爆材料的屈服强度大于130MPa，抗拉强度可以达到300MPa以上，同时，还可以提高延伸率，延伸率可以达到3～12%”，上述具体元素参数组合及相应技术效果参数均没有被在案现有技术公开。
北京市高级人民法院认为，要主张本专利的具体技术效果属于本领域技术人员“意料得到的”，应当对该主张承担举证责任，否则不应当认定上述技术效果是“意料得到的”。笔者认为：如果某个技术手段在本专利中的技术效果不同于其在现有技术中的技术效果，应当在说明书中特别地记载，必要时需要实验数据予以佐证。否则，应当推定该技术手段在本专利中产生的技术效果与现有技术中的相同或者是本领域技术人员“意料得到的”。如果本专利说明书中记载的该技术手段的技术效果在质和量上不同于其在现有技术中的技术效果，则在本专利中采用该技术手段有可能需要本领域技术人员付出创造性劳动。
在该案中，对比文件并没有对各个元素参数在铜合金中的技术效果进行定量描述，只是进行了定性描述，但本专利说明书对这些元素参数组合的技术效果进行了定量描述。因此，二审法院认为，不能认定这些元素参数组合在现有技术中的技术效果与本专利中的相同或“意料得到”。笔者认为：某个技术手段的技术效果与现有技术中的是否相同或类似，是否本领域技术人员“意料得到的”，应分为定性描述和定量描述两种情况进行分析。如果现有技术对该技术手段的技术效果是定性描述，没有定量描述，从现有技术的定性描述中不能推导或预测本专利说明书中记载的定量描述，则这种“量”的变化属于无法预测或推理的，不能认定本专利中的技术效果是“意料得到的”。在该案中，二审判决撤销了一审判决和无效决定。
