上海大华化轻工业公司诉孔德凯未申请专利之前签订的专利申请权转让合同应为非专利技术转让合同纠纷案

「案情」

原告：上海大华化轻工业公司（以下简称大华公司）。

被告：孔德凯，男，50岁，无锡六合微电子技术研究院院长。

1987年6月，大华公司与孔德凯经中介人介绍，双方签订了一份“转让安全节能电镀循环过滤加热器专利申请权合同”。合同约定：孔德凯将自己的非职务发明“安全节能电镀循环过滤加热器”的专利申请权转让给大华公司，由大华公司自主办理专利申请，孔德凯永远放弃本产品实用新型专利申请权，即使大华公司只实施，未申请专利，孔德凯也不提出申请；大华公司同意支付给孔德凯专利申请权转让费10万元，付款方式是：合同签约后预付5万元，合同公证后补付5万元；合同签字生效后，即由大华公司到公证机构办理公证手续。合同还约定，以后不论大华公司在生产中的经济效益如何，孔德凯无权再要求大华公司支付报酬，亦不承担经济退回风险。

合同签订后，大华公司分二次支付给孔德凯转让费6万元（一次1万元，一次5万元），但未按合同规定办理公证手续。孔德凯认为大华公司未按约支付转让费，便于1987年7月23日向中国专利局提出专利申请。1988年6月1日，孔德凯申请的专利经中国专利局公告。据此，大华公司向上海市中级人民法院起诉，要求孔德凯返还转让费6万元，并赔偿违约金1万元。

被告辩称：合同规定合同签字生效后，即由大华公司到公证机构办理公证手续，然而大华公司既未去办理公证手续，也未按照合同约定的方式支付转让费，已构成违约在先。其向专利局申请专利的行为，不影响转让合同的履行。

「审判」

一审法院经审理后认为：原告大华公司与被告孔德凯于1987年6月签订的专利申请权转让合同有效，原、被告双方应恪守履行。被告孔德凯在签约后又自行申请专利，属违约行为。故其根据合同收取的专利申请权转让费应全数退还。合同未规定违约金，故原告起诉要求被告赔偿1万元违约金不予支持。本案系被告违约引起诉讼，诉讼费应由被告负担。根据《中华人民共和国经济合同法》第六条、第三十二条第一款之规定，判决：

一、原、被告1987年6月签订的“转让安全节能电镀循环过滤加热器专利申请权”合同予以解除；

二、被告应返还原告专利申请权转让费6万元。

被告承担本案诉讼费640元。 「案情」

原告：上海大华化轻工业公司（以下简称大华公司）。

被告：孔德凯，男，50岁，无锡六合微电子技术研究院院长。

1987年6月，大华公司与孔德凯经中介人介绍，双方签订了一份“转让安全节能电镀循环过滤加热器专利申请权合同”。合同约定：孔德凯将自己的非职务发明“安全节能电镀循环过滤加热器”的专利申请权转让给大华公司，由大华公司自主办理专利申请，孔德凯永远放弃本产品实用新型专利申请权，即使大华公司只实施，未申请专利，孔德凯也不提出申请；大华公司同意支付给孔德凯专利申请权转让费10万元，付款方式是：合同签约后预付5万元，合同公证后补付5万元；合同签字生效后，即由大华公司到公证机构办理公证手续。合同还约定，以后不论大华公司在生产中的经济效益如何，孔德凯无权再要求大华公司支付报酬，亦不承担经济退回风险。

合同签订后，大华公司分二次支付给孔德凯转让费6万元（一次1万元，一次5万元），但未按合同规定办理公证手续。孔德凯认为大华公司未按约支付转让费，便于1987年7月23日向中国专利局提出专利申请。1988年6月1日，孔德凯申请的专利经中国专利局公告。据此，大华公司向上海市中级人民法院起诉，要求孔德凯返还转让费6万元，并赔偿违约金1万元。

被告辩称：合同规定合同签字生效后，即由大华公司到公证机构办理公证手续，然而大华公司既未去办理公证手续，也未按照合同约定的方式支付转让费，已构成违约在先。其向专利局申请专利的行为，不影响转让合同的履行。

「审判」

一审法院经审理后认为：原告大华公司与被告孔德凯于1987年6月签订的专利申请权转让合同有效，原、被告双方应恪守履行。被告孔德凯在签约后又自行申请专利，属违约行为。故其根据合同收取的专利申请权转让费应全数退还。合同未规定违约金，故原告起诉要求被告赔偿1万元违约金不予支持。本案系被告违约引起诉讼，诉讼费应由被告负担。根据《中华人民共和国经济合同法》第六条、第三十二条第一款之规定，判决：

一、原、被告1987年6月签订的“转让安全节能电镀循环过滤加热器专利申请权”合同予以解除；

二、被告应返还原告专利申请权转让费6万元。

被告承担本案诉讼费640元。

二、原审被上诉人同意不再要求原审上诉人退还有关技术转让费用6万元；

三、原一、二审诉讼费由原审被上诉人与原审上诉人各自承担。

「评析」

一、二审认定本案为专利申请权转让合同纠纷，系定性有误，在此基础上适用法律，便产生了法律适用错误。我国专利法第十条规定：“专利申请权和专利权可以转让”，“转让专利申请权或者专利权的，当事人必须订立书面合同，经专利局登记和公告后生效。”专利法第10条之所以对专利申请权转让和专利权转让作如此严格的形式要件的限制，立法本意是为了加强对已经提出专利申请的专利申请权和已经被授予专利的专利权的管理和保护。而对没有提出专利申请的“专利申请权转让”，则不在该法所调整和保护的范围之内。在实践中，根本没有也不可能将没有提出过专利申请的“专利申请权转让合同”报到中国专利局登记并公告。没有提出过专利申请的“专利申请权转让合同”，实质上不是专利申请权转让合同，而是一次性卖绝的非专利技术转让合同。当事人对法律不了解，将之称作“专利申请权转让合同”，系当事人对法律的误解，不影响合同的性质和实际履行。因此，再审认定该合同系非专利技术转让合同，是正确的。