侵权分析巧避 “地雷阵”主动应诉首获 “马克曼”——莱伏顿公司诉通领科技公司专利侵权案启示 【案情简介】 中国通领科技集团（原浙江东正电器有限公司，以下简称“通领科技公司”）与美国莱伏顿公司（以下简称“莱伏顿公司”）长达3年的海外诉讼，最后以通领科技胜诉而告终。此案作为我国企业参加知识产权国际竞争的一个典型案例，在中美知识产权诉讼历史上树立了第一座里程碑，极大地鼓舞了我国企业海外维权的信心和斗志。一个是成立不过8年的中国民营企业，另一个是接地故障断路器领域的行业领军企业，此案何以出现如此结局？我国中小企业、政府、行业协会可以从这一胜诉案例中得到启示，为我国企业顺利进行海外诉讼提供必要支持。 一、浙江民企专利强，海外市场惹恐慌
通领科技公司创办于2001年，是浙江的一家中小民营企业，也是全球5家生产接地故障断路器（以下简称GFCI）的企业之一。作为一家具有高新技术的外向型企业，通领科技公司依靠自主创新，构建了一条研发、制造、贸易一体化的新兴产业链，其打造的6个系列产品出口美国、加拿大等北美国家。【吴辉，汪玮玮. “坚守希望，我们赢了！”——通领集团胜诉美国巨头专利官司的台前幕后。中国知识产权报， 2007-07-20(2)】通领科技公司拥有在全球独家采用永磁式电磁机构原理的漏电保护技术，此技术符合并超越美国国家安全实验室UL认证机构2006年的最新标准，其多项核心专利技术填补了国内外空白，并获得多项发明、实用新型和外观设计专利。截至2007年7月，通领科技公司已获得中国和美国专利共46项，正在申请的专利共39项。【沈锡权. 3年坚持，蚂蚁终于扳倒大象——“中美知识产权第一案”胜诉后的反思. 经理日报，2007-10-11(1).】 2004年1月，在取得美国律师事务所对其发明专利出具的不侵权意见书（Non?infringement Opinion）后，通领科技公司的产品“登陆”美国本土，凭借较高的性价比在5个月内迅速在市场上打响名声，取得了良好的销售业绩。通领科技公司的出色战绩也引起了4家著名美国企业——莱伏顿、库柏、帕西·西姆和哈卜公司的恐慌。4家美国企业利用其专利技术垄断市场长达20多年，它们生产的GFCI产品在美国每年形成30亿美元的巨大市场，是美国政府为保护公民人身安全而强制推行的安全装置。 产品均采用机电一体化的漏电保护技术。其中，莱伏顿公司是该行业的巨头，该公司已有100年的历史，CFCI是该公司的主导产品之一。
二、醉翁之意不在酒，一纸诉状赶对手 为继续保有在美国的市场份额，并将通领科技公司如同先前其他38位竞争对手一样赶出美国市场，从2004年4月起，莱伏顿公司分别在美国新墨西哥州、佛罗里达州、加利福尼亚州的联邦地区法院以侵犯其第6246558号美国专利权为由起诉通领科技公司的4家重要客户。2005年3月，又用上述母专利中的一项子专利起诉通领科技公司的另一家美国客户。【吴辉，汪玮玮. “坚守希望，我们赢了！”——通领集团胜诉美国巨头专利官司的台前幕后\.中国知识产权报，2007-07-20(2). 】 莱伏顿公司的诉讼举动存在两个令人生疑的地方：其一，是它在提起诉讼之后，马上表示愿意和解，但要通领科技公司书面承认专利侵权事实，并每年缴纳一定的专利使用费。其二，在战术上，莱伏顿公司没有直接起诉通领科技公司本身，而是在不同的州分别起诉通领科技公司在美国的客户，可谓“用心良苦”。因受到诉讼的影响，通领科技公司的客户纷纷订货延期、停购甚至退货，对通领科技公司美国市场拓展造成巨大影响。 三、积极应诉终获胜，扳倒大象书神话 在得知美国客户被莱伏顿公司推上被告席后，通领科技公司董事长陈伍胜专程赴美国商讨，决定以制造商的身份主动介入诉讼，并聘请美国亚特兰大州著名的美瑞律师事务所律师为其进行诉讼代理。2004年10月6日，通领科技公司正式介入新墨西哥州地方法院诉讼，作为被告应诉莱伏顿公司提起的专利侵权案。通领科技公司迅速向法院提出两项动议：一是侵权诉讼案在终审判决之前，莱伏顿公司必须停止其利用同样案由起诉通领科技公司的其他客户；二是将分布在其他3个州联邦地区法院的同样的诉讼案集中到新墨西哥州联邦地区法院统一审理。法院同意了通领科技公司的动议。【盛学友. 企业自主创新与知识产权保护. 人民政协报，2006-03-05(D04). 】 2005年3月28日，新墨西哥州联邦地区法院布朗宁法官主持召开了马克曼听证会。通领科技公司在进入美国市场之前请求美国相关律师事务所进行研究分析，律所的不侵权意见书为最终的胜诉埋下了伏笔。2006年5月，通领科技公司迎来了胜利的曙光：法院下达了对案件结果具有决定性影响的马克曼命令“马克曼命令”是在没有陪审团出席的情况下，由主审法官召集双方当事人对原告所提出的权利要求和专利使用范围作一个全面解释，之后由主审法官组织专家进行分析，最后作出的一个决定。马克曼命令由法官签署后即可生效。到现在为止，没有一例“马克曼命令”被判无效或者终止，从这点来讲，“马克曼命令”相当于法院判决结果。【参见：李岩，黄帅. 在专利面前看好你的腰包\[J\]. 进出口经理人，2007(8).】 采纳了通领科技公司等被告对涉案专利相关权利要求的解释，明确认定通领科技公司的产品不侵权。但此裁决需等待法官下达书面命令才能正式生效。 美国当地时间2008年7月10日，坚持在美国依法维权的通领科技公司终于获得美国新墨西哥州联邦地区法院主审法官布朗宁下达的判决书。判决书认为通领科技公司制造并销往美国的GFCI产品的器件并没有包含莱伏顿公司第6246558号专利权利要求中的相关“复位接触件”和“复位件”等要素，也不是以相同方法完成同样功能的相同或等同结构，不侵犯莱伏顿公司第6246558号美国专利，通领科技公司等被告依法胜诉。【张秋梅. 民企扳倒美电器巨头，我国企业首次赢得专利官司\[N\]. 中国国门时报，2007-08-06(7). 】这是我国企业在中美知识产权海外诉讼中完胜的第一例。 【案例评析】 通领科技公司“蚂蚁扳倒大象”的神话可能并没有行业普遍性，但通领科技公司从产品海外上市到被诉后积极应对，再到最终确立不侵权的法律地位，作为一家中小民营企业，其表现可圈可点。从通领科技公司应诉策略中可以得到两方面的启示和借鉴：企业海外市场拓展的知识产权战略配合以及在企业海外应诉时争取行业和政府支持。 一、海外应诉，策略优化事倍功半 通领科技公司的应诉策略显现于应诉之后的两个动议，这可谓应诉技巧中的亮点。海外诉讼，天时、地利、人和等条件往往都不在被告方，但是，冷静应对可以使局势得到控制，防止损失的扩大。这正是通领科技公司在本案中的做法。面对莱伏顿公司分别在不同州联邦地区法院起诉多个客户的战术，通领科技公司向法院提出的将数起案件集中到新墨西哥州联邦地区法院统一审理和申请禁止用同样的案由起诉其他客户的两个动议，得到了法院的支持。因为不同地区的诉讼战场会加大诉讼成本，这对于通领科技公司这类成立时间较短、资金实力薄弱的中小民营企业异常不利，很可能造成官司没有结束就被高昂的诉讼费拖垮的情况发生。莱伏顿公司恃强凌弱导演知识产权诉讼的主要目的昭然若揭：行业巨头的此次起诉并非为了专利维权，而是把专利诉讼作为商业竞争的工具，希望把性价比高的通领科技公司产品一举赶出美国，继续保持其在美国市场的行业垄断地位。通领科技公司应对策略的高明之处在于：其一，避免莱伏顿公司再次扩大战局，减少因为诉讼的负面新闻给美国市场的业务带来更多影响；其二，尽量减少诉讼费用，在不增加诉讼负担的情况下推动案件进程。 一般情况下，企业在应对诉讼时应当根据以下几个因素来制定策略和诉讼目的底线：一是被诉产品对维持企业的重要性；二是对自己所拥有的相关专利及知识产权了解的准确度；三是良好的后勤支持（包括拥有足够的资金）。【马秀山. 中国企业如何进行海外知识产权维权\[N\]. 中国知识产权报，2006-12-13(8).】 对通领科技公司这类在海外市场扩张中遭到侵权诉讼的企业而言，产品对企业的重要性占有不可动摇的地位；而凭借对自己相关专利及知识产权的了解程度，企业可以选择强硬抗击、确立不侵权地位或协商谈判、寻求许可局面等方式。无论以何种方式结尾，在应对诉讼时，都应做好成本控制。大公司不在乎官司的输赢，只希望通过时间长、跨度大的诉讼让应诉方开拓市场的计划被搁置，而其中运用最多的手法就如本案莱伏顿公司在不同法院同时启动多场同类诉讼。在遇到类似情况时，可以借鉴通领科技公司的诉讼策略，一方面请求禁止原告无限制扩大诉讼规模；一方面将同类案件合并在某一法院，减少诉讼花费的人力、物力和财力。 二、海外拓展，知识产权保驾护航 随着我国企业综合实力的加强，诸多企业向国际市场发起冲击，有许多企业在某些领域成为跨国公司有力的竞争对手。这导致国际竞争异常惨烈，同时也让“走出去”的企业意识到知识产权保驾护航的重要性。在扩张海外市场之前，企业应当从以下几个方面做好准备工作，避免遭到外国公司知识产权的“冷枪”。 （一）海外产品上市之前：熟悉法律环境，进行产权检索 企业在进行海外投资和扩张之前，一定要对该地区的法律环境、政策方针、社会文化、经济结构等诸多因素进行考察，以便制订攻占市场的战略计划。然而，许多企业往往会忽略产品和服务的知识产权问题，以至于当踏上新战场被他人以侵权为由起诉时才发现未做足准备工作。本案中，通领科技公司在进入美国市场之前，特地委托美国的律师事务所对其产品是否侵犯莱伏顿公司专利权进行法律咨询，直到收到其不侵权意见书才真正开始产品出口上市。而正是这一份不侵权法律意见书，对马克曼听证和最后的法院判决起到了支持作用。可见，企业签订出口合同前，事先做好专利检索工作可以让企业的产品更有底气，届时，万一发生诉讼也可以作为相关证据进行提交。当然，专利检索仅仅是行动之前知识产权准备工作的一部分。由于知识产权的地域性特点，企业在进行海外扩张时，最根本的还是应当将其核心技术申请海外专利，获得国外专利保护。专利先行，产品随后，才能减少侵权风险。此后，还需要关注当地的知识产权诉讼制度、法律程序，对商标、版权等各方面的知识产权进行调查，以防触碰了知识产权高压线，使整个市场扩展计划受阻。 （二）企业被控侵权之时：管住自己口袋，积极应诉抗辩 事前准备固然重要，但是也有不太详尽的可能。若在海外市场被诉，企业应冷静面对，在当地律师的建议下，积极应诉抗辩。而目前的情况是，我国企业面对国际诉讼往往采取消极的态度，没有积极应诉的信心，只要对手一诉诸法律就自认侵权。其实，国际上允许的侵权抗辩理由多达30余种，而我国企业常用的仅有8种，分别是不侵权抗辩、诉讼主体资格抗辩、依法免责抗辩（权利用尽、先用权、临时过境、科研目的）、专利无效抗辩、公知技术抗辩、经济合同抗辩、超过诉讼期限抗辩、禁止反悔原则抗辩。这些抗辩仅占全部抗辩理由的25%。除此之外，企业还可以运用第二层或第三层抗辩理由进行抗辩，比如充分公开原则抗辩、证据不可信抗辩、发明实际范围抗辩、侵害公众利益抗辩、专利申请人故意不公开最接近的现有技术以提高取得专利的可能性、用明知已经丧失新颖性的技术申请专利、通过诉讼干扰正常的商业竞争等。【李岩，黄帅. 在专利面前看好你的腰包\[J\]. 进出口经理人，2007(8). 】总之，国内企业应当满怀信心积极应诉，而不是在外国企业稍稍加大攻势之后就认为自己的确侵犯其专利权而乖乖交出侵权赔偿费或专利使用费。 （三）商战诉讼交涉之中：了解对手意图，寻求合理解决 随着商战理性化程度的提高，知识产权作为博弈工具，其诉讼背后反映出的仍然是商业利益之间的平衡。因此，在被诉之后，企业应当冷静思考，了解对手致力于这场诉讼的真正目的。如今的知识产权诉讼已经无法决断出谁是谁非，也不是为了确立专利的“高尚”地位而为之，因此，双方签订和解协议、进行交叉许可、取得双赢的局面往往对双方都更为有利。在海外市场被诉之后，我国企业应当转变观念，若企业真的存在侵权情况，一方面积极准备通过法律程序应诉，另一方面，应当派出代表与对方进行商业谈判，可以通过用其他专利进行交叉许可或者其他优惠条件来换取不被驱逐出市场的底线。英、美法系国家的一次诉讼往往会成为其他许多竞争对手的借鉴，因为法官判决不是根据成文法而是根据以往的判例和经验。因此，在真有侵权情况发生时，和解是风险最小的解决方法。丢失部分利益可以在之后的竞争中补回，但失去市场之后再度打造就困难多了。 三、应对诉讼，政府、行业各司其职 （一）我国企业海外应诉的现状及其原因分析 我国企业在走向国际化的道路上遭遇最多的问题是海外企业的技术壁垒和知识产权诉讼打压。只要我国企业的产品登陆国外市场并取得一定的业绩，对原有市场格局产生一定威胁，那么侵权诉讼就会随之而来。外国企业举起知识产权的大旗，高呼维权的口号，而该行为背后却是急于将我国企业赶出其占据的市场，继续独占优势地位。知识产权“战争”归根结底是经济利益的斗争，然而，我国众多企业在应对海外诉讼时却普遍具有懈怠情绪。 应对海外诉讼，我国企业，尤其是中小企业、民营企业往往显得力不从心。通领科技公司胜诉莱伏顿公司后被广为宣传，让业内感到扬眉吐气、大快人心。知识产权意识的缺乏、进军海外市场没有做好必要准备固然是使企业处于下风的不利因素，但困扰我国企业海外诉讼最主要的两大阻碍是对其法律环境的陌生和高昂的诉讼成本。在资金上，海外诉讼的成本大约在300万美元，这对于我国众多企业而言是天价，我国现阶段的许多中小企业经济实力还没有达到从容自如支付美国官司昂贵费用的程度；在法律意识上，部分企业刚刚接触知识产权制度，对国内诉讼环境刚有所了解，但是面对完全不同的英美法系法律体制，难免茫然无措。 在海外诉讼中，正是这两大问题使许多即使没有侵权的企业也不敢据理力争，只能遗憾地放弃海外市场，主动退出国际竞争环境，望“洋”兴叹。而另一方面，诸多跨国公司正是掐住我国企业资金不足和不熟悉法律体制的软肋，普遍采用自身资本优势的战术，如利用法院立案“门槛”较低的便利，在多个联邦地区法院起诉，人为抬高诉讼成本；极端利用法律体系或司法程序，以种种借口拖延审判期限，“围而不打”。【李岩，黄帅. 在专利面前看好你的腰包\[J\]. 进出口经理人，2007(8). 】其主要目的就是让我国企业慢慢将财力消耗殆尽，自动放弃国外市场而回归本国。 （二）企业海外诉讼需要行业和政府支持 应对诉讼，我国政府和行业协会应当发挥积极作用，在资金和法律上给予应诉企业一定支持（如设立应诉基金和提供法律咨询服务），而不是任由企业处于被动局面。 企业在海外进行知识产权维权时，诉讼成本是必须考虑的前提条件。而海外知识产权纠纷随着国际贸易往来的加速逐渐呈现出数量多、规模大、范围广、手段隐蔽等特点。【刘彬. 海外知识产权诉讼应诉基金设立的思考\[J\]. 百家言，2006(6). 】单靠被告方企业寻找律师单打独斗也无法改变对比悬殊的企业实力。我国政府或者行业协会可以尝试构建自身的知识产权社会保险体系，设立以行业为主体的知识产权诉讼风险基金，通过借贷方式专门给予企业海外诉讼以资金支持。聚沙成塔、形成合力为企业海外诉讼提供长期支持，避免企业因为缺乏资金而白白放弃大片市场；同时行业中某一企业国际地位的提升终将全面拉动行业内部整体国际竞争力，并能为行业中的其他企业走向海外铺路搭桥。 另一方面，针对企业对境外市场法律体系了解不深的问题，行业协会和政府可以在知识产权纠纷易发国家设立知识产权咨询机构，为进行海外应诉的国内企业提供法律咨询服务、在法律程序上给予必要指导，切实维护国内企业在海外的合法权益。有了行业和政府的共同支持，至少在资金和法律上确保我国企业不至于输在起跑线上。(撰稿人/陶 懿 上海大学知识产权学院) 来源：中国企业海外知识产权纠纷典型案例启示录 [page]
